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Vor Markenanmeldung: Check auf absolute Schutzhindernisse

Marke anmelden Anwalt

Die Anmeldung einer Marke setzt voraus, dass keine absoluten Schutzhindernisse entgegenstehen. Wann dies bei deutschen Marken der Fall ist, regelt § 8 MarkenG.

Was ist eine Marke und was kann ich mit ihr schützen?

Grundsätzlich kann jedes Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, als Marke eingetragen und damit rechtlich geschützt werden. Ab dem Zeitpunkt der Eintragung in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) darf nur noch der Markeninhaber das geschützte Zeichen im Geschäftsverkehr verwenden.

Marken können aus Wörtern, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen, dreidimensionalen Gegenständen, akustischen Signalen, aber auch aus den sogenannten sonstigen Markenformen, wie dem Geruch, dem Geschmack oder der Haptik von Dingen bestehen. Je nachdem spricht man dann von Wortmarken, Bildmarken, Dreidimensionalen Marken oder Hörmarken usw.

Was sind absolute Schutzhindernisse?

Bevor das DPMA auf Antrag des Anmelders eine neue Marke einträgt, prüft es stets, ob ein so genanntes absolutes Schutzhindernis vorliegt. Ist dies der Fall, wird die Eintragung der Marke verweigert.

1) Die Marke lässt sich nicht grafisch darstellen (§ 8 Abs. 1 MarkenG)

Das Erfordernis der grafischen Darstellbarkeit einer Marke erscheint zunächst trivial. Da allerdings wie bereits erwähnt auch Hörmarken (= akustische Signale), Farbmarken und die sogenannten sonstigen Markenformen, also zum Beispiel Geruchs-, Geschmacks- oder Tastmarken schutzfähig sind, stellt sich dem Antragsteller hier eventuell bereits ein erstes Problem.

Im Kern kommt es darauf an, dass eine unverwechselbare zweidimensionale Wiedergabe der Marke dadurch möglich ist, dass sie durch ein anerkanntes System von Schriftzeichen darstellbar ist. Dazu gehören zum Beispiel mathematische Funktionen, chemische Formeln, Notenbilder, Sonagramme, Farbmuster oder ein Farbklassifikationssystem.

Einzelheiten hinsichtlich der grafischen Darstellung regelt die Markenverordnung.

Beispiel für eine Hörmarke:

Markenrecht Hörmarke

DE 30004649: Erkennungsmelodie eines deutschen TV-Senders

2) Der Marke fehlt es an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)

Eine der wichtigsten Funktionen von Marken ist es, dass der angesprochene Personenkreis einen Rückschluss auf die Herkunft der betreffenden Ware oder Dienstleistung ziehen kann, wenn er die Marke sinnlich wahrnimmt (so genannte „Ursprungsidentität“). Der Verkehr soll gerade aufgrund der Marke in der Lage sein, die Waren und Dienstleistungen des Markenverwenders von denen anderer Anbieter zu unterscheiden.

Der Bundesgerichtshof beschreibt die Anforderungen wie folgt:

„Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und sie damit von den jenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden.“ (BGH, Beschluss vom 17.10.2013, Az. I ZB 11/13grill meister).

Beurteilung der Marke als Gesamtheit ohne analysierende Betrachtung

Der Verkehr wird die Marke so wahrnehmen, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtung zu unterziehen (BGH, Beschluss vom 21.12.2011, Az. I ZB 56/09Link economy). Besteht eine Marke aus mehreren Elementen, ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von der Gesamtheit der Marke auszugehen (vgl. EuGH, Urteil vom 16.09.2004, Az. C-329/02).

Bei der Beurteilung des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG bestehen keine unterschiedlichen Maßstäbe für Waren- und Dienstleistungsmarken (BGH, Beschluss vom 15.05.2014, Az. I ZB 29/13DüsseldorfCongress).

Unterscheidungskraft ist für jede Ware und Dienstleistung gesondert zu beurteilen

Die Unterscheidungskraft ist im Hinblick auf jede der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke Schutz beansprucht, gesondert zu beurteilen. Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Verkehrs. Der Maßstab, der an Mainstreamverbrauchsgüter angelegt wird, ist deshalb ein anderer als der für Spezialprodukte, die sich besipielsweise nur an Fachkunden aus einem bestimmten Industriezweig richten. Abzustellen ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen.

„Trotz des anzuwendenden großzügigen Maßstabs fehlt den Wortbestandteilen einer Marke jegliche Unterscheidungskraft, wenn sie einen beschreibenden Begriffsinhalt enthalten, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird. Bei derartigen beschreibenden Angaben gibt es keinen tatsächlichen Anhaltspunkt, dass der Verkehr sie als Unterscheidungsmittel versteht. Auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, fehlt die Unterscheidungskraft, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohneUnklarheiten erfasst und in der Wortkombination kein Unterscheidungsmittel für die Herkunft der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen sieht.“ (vgl. BGH, Beschluss vom 22.01.2009, Az. I ZB 52/08DeutschlandCard)

Beispiel für fehlende Unterscheidungskraft: BGH, 08.12.1999 I ZB 25/97 (BPatG) – „St. Pauli Girl“

Ein Unternehmen beantragte die Registrierung der folgenden Bildmarke für „Bier, alkoholfreies Bier, alkoholarmes Bier“. Es handelt sich um die Übertragung der Worte „St. Pauli Girl“ in chinesische Schriftzeichen.
Bildmarke St. Pauli Girl

Das DPMA verweigerte die Eintragung wegen fehlender Unterscheidungskraft, was vom BGH bestätigt wurde. Eine Marke sei nur dann dazu geeignet, die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen ihrer betrieblichen Herkunft nach zu unterscheiden, wenn sich der Adressat das Zeichen einigermaßen gut merken könne. Dies setze ein Mindestmaß an Einprägsamkeit voraus, die ein unverzichtbarer Bestandteil der Unterscheidungskraft sei. Da in Deutschland kaum jemand chinesische Schriftzeichen lesen könne, falle es den Adressaten umso schwerer, sich eine solche Zeichenabfolge einzuprägen, je umfangreicher diese ist. Für Deutsche werde vorliegend einfach die Assoziation „fernöstliche Schrift“ geweckt. Für fremde Symbole und Schriftzeichen bedeutet dies, dass sie möglichst kurz gehalten werden sollten, damit es Verbrauchern leichter fällt, eine gedankliche Verknüpfung zwischen Bildmarke und Produkt herzustellen.

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3) Die Marke muss für jedermann freigehalten werden (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)

In der Praxis scheitern Markenanmeldungen häufig wegen einem entgegenstehenden Freihaltungsbedürfnis der Allgemeinheit. Alles, was zur Beschreibung wesentlicher Eigenschaften der beanspruchten Waren und Dienstleistungen dienen kann, wird vom DPMA besonders kritisch geprüft. Dazu zählen beispielsweise Bezeichnungen der Art, Beschaffenheit oder Menge, ebenso wie zu Zeit, Ort oder Methode der Herstellung.

Das Bedürfnis der Allgemeinheit an der freien Verwendung von beschreibenden Angaben hat grundsätzlich Vorrang vor den wirtschaftlichen Interessen des Einzelnen. Gestritten wird dabei stets um einen vernünftigen Ausgleich zwischen der unternehmerischen Freiheit des Einzelnen, ein bestimmtes Zeichen exklusiv seinem Produkt zuweisen zu lassen, und der Freiheit aller Übrigen, dieses Zeichen weiter benutzen zu dürfen.

Beispiel:

Man stelle sich vor, eine Molkerei hätte sich die Wortmarken „fettarm“ und „entrahmt“ schützen lassen. Für sämtliche Konkurrenten der Molkerei wäre es in der Folge kaum mehr möglich, Produkte dieser Kategorie sinnvoll zu bezeichnen und erfolgreich zu vermarkten. Die Konsequenz wäre eine monopolartige Stellung. Besonders offenkundig wird die Problematik, wenn man sich einen Bereich vorstellt, der naturgemäß nur eine begrenzte Zahl von Alternativen zur Verfügung hat, etwa Farbmarken.

Ein Freihaltebedürfnis besteht nicht erst dann, wenn die beschreibende Verwendung einer Herkunftsangabe bereits feststellbar ist, sondern schon dann, wenn diese Angabe für eine solche Verwendung nur geeignet ist. Geschützt wird also auch die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung. Das DPMA und die Gerichte treffen insofern stets auch eine Prognoseentscheidung.

Das Freihaltebedürfnis an einer beschreibenden Marke muss für die konkreten Waren oder Dienstleistungen bestehen, für die die Eintragung beantragt wird. Es ist also denkbar, dass eine Wortmarke für ein Produkt A freigehalten werden muss, für ein Produkt B aber zulässig und registrierbar ist.

Marken, die aus beschreibenden Angaben bestehen, sind nur unter engen Grenzen schutzfähig:

a) Bekanntheitsgrad

Nach § 8 Abs. 3 MarkenG kann ein absolutes Schutzhindernis überwunden werden, wenn eine Bezeichnung in den beteiligten Verkehrskreisen eine Verkehrsdurchsetzung als Marke erlangt hat („secondary meaning“). Der Bekanntheitsgrad muss bei den Nachfragern so hoch sein, dass er den Bekanntheitsgrad der eigentlichen Bedeutung übersteigt (z.B. den einer geografischen Bezeichnung, vgl. „Selters“).

b) Abwandlung

Als Abwandlung kommen Marken in Frage, die an beschreibende Angaben angelehnt sind (z. B. „Polyestra“ statt „Polyester“, „Schorli“ statt „Schorle“).

Entscheidend ist, ob es sich um eine schutzfähige Abwandlung handelt. Das Zeichen muss sich durch die Abwandlung weit genug von einem rein beschreibenden Charakter entfernen. Naturgemäß gibt es für die rechtliche Beurteilung keine festen Grenzen.

Bereits der Austausch oder das Hinzufügen eines einzigen Buchstabens kann den Wortcharakter eines Zeichens so entscheidend verändern, dass nicht mehr von einer ohne weiteres erkennbaren, eng angelehnten Abwandlung einer freizuhaltenden Angabe gesprochen werden kann. Die Wortmarke „Swensor“ ist z.B. für Druckmesszellen (Sensoren) eintragungsfähig (BPatG Mitt 1987, 220 – Swensor).

Sehr beliebt sind auch fremdsprachige Angaben. Hier ergibt sich ein weiterer Spielraum, da der jeweils angesprochene Verkehrskreis maßgeblich ist. Fremdsprachige Begriffe, die nach ihrer originären Bedeutung beschreibenden Charakter haben, können trotzdem eintragungsfähig sein, wenn sie im inländischen Verkehr als ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen beurteilt werden. Als eintragungsfähig beurteilt wurde beispielsweise die Wortmarke „SNUGGLEDOWN“ (aus dem Englischen: „to snuggle down in sth.“ – „sich in etwas kuscheln“) für „Möbel, Kopfkissen, Kissen“ (BPatGE 31, 188).

c) Kombination

Marken, die aus unterscheidungskräftigen und rein beschreibenden Angaben zusammengesetzt sind, (z. B. „Ratiopharm-direkt-Heparin“ für heparinhaltige Salben oder „Beck’s Light“ für Bier).

Ebenso wie bei der Abwandlung kommt es auch bei der Kombination entscheidend darauf an, dass sich die Marke durch die Kombination insgesamt weit genug von dem Produkt oder der Dienstleistung entfernt, mit der sie verknüpft ist.

4) Sonstige absolute Schutzhindernisse

Als absolute Schutzhindernisse gelten ferner reine Gattungsbezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG). Dahinter stehen im Grundsatz dieselben Überlegungen wie bei rein beschreibenden Bezeichnungen (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Selbstverständlich ist darüber hinaus der freie und faire Wettbewerb auch vor missbräuchlichen Formen des Gebrauchs von Marken geschützt. Nicht eintragbar sind danach:

  • Täuschende Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 4)
  • Ordnungswidrige und sittenwidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 5)
  • Staatliche Hoheitszeichen und kommunale Wappen (§ 8 Abs. 2 Nr. 6)
  • Amtliche Prüf- oder Gewährzeichen (§ 8 Abs. 2 Nr. 7)
  • Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (§ 8 Abs. 2 Nr. 8)
  • Gesetzwidrige Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 9)
  • Bösgläubig angemeldete Marken (§ 8 Abs. 2 Nr. 10)

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Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres Referendars Benjamin Schaum erstellt.

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ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

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