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Markenlizenz: 19 Klauseln & Tipps zur Fehlervermeidung

Marke anmelden Anwalt

Wir erklären den Aufbau und Inhalt eines Markenlizenzvertrags anhand von 19 Vertragsklauseln und geben Tipps, wie man typische Fehler bei Erstellung des Vertrags vermeidet. Ziel ist es, Unternehmern einen Überblick zu verschaffen, worauf es bei Einräumung einer Markenlizenz rechtlich ankommt.

Was ist eine Marke?

Marken sind rechtlich geschützte Zeichen, die dazu dienen, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Markenarten. In der Praxis entfallen die meisten Markenanmeldungen auf Wortmarken, Wort/Bildmarken und Bildmarken. Exotischer sind z.B. dreidimensionale Marken (3D-Marken), Hörmarken oder Farbmarken.

Wichtig: Der Schutzumfang einer Marke leitet sich nicht allein aus dem Markenzeichen ab, sondern aus einer Zusammenschau des Markenzeichens mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke registriert ist. Bei Anmeldung einer Marke müssen daher immer auch die gewünschten Waren oder Dienstleistungen angegeben werden.

Beispiel: Anmeldung der Wortes „Plutte“ zum Schutz als Wortmarke für „Dienstleistungen eines Rechtsanwalts“.

Möchten Sie eine Marke anmelden? Im verlinkten Artikel finden Sie ausführliche Informationen rund um eine Markenanmeldung. Auf Wunsch können Sie uns online einen Auftrag zur Anmeldung Ihrer Marke erteilen.

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Was ist eine Lizenz?

Mit dem Begriff Lizenz ist die Einräumung eines Nutzungsrechts gemeint. Bei einer Markenlizenz wird dem Lizenznehmer also das Recht eingeräumt, die Marke im vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen. Anders als bei Marken ist die Eintragung einer Lizenz in ein Register in Deutschland nicht möglich. Die Einräumung oder Übertragung einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke (Marke für das gesamte Gebiet der Europäischen Union) oder einer internationalen Marke kann dagegen auf Antrag im Register eingetragen und veröffentlicht werden. Unmittelbare rechtliche Auswirkungen hat die Eintragung einer Lizenz zwar nicht. Sie ist jedoch ein Anhaltspunkt dafür, ob die Marke benutzt wird. Das ist insofern wichtig, als dass man bei Nichtbenutzung der Marke nach fünf Jahren den Markenschutz verlieren kann.

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Was ist ein Markenlizenzvertrag?

Ein Markenlizenzvertrag ist ein Vertrag, durch den der Markeninhaber einem Dritten die Erlaubnis erteilt, seine Marke in einem bestimmten Umfang nutzen zu dürfen. Den Markeninhaber nennt man Lizenzgeber, den Dritten Lizenznehmer.

Von einer Markenlizenz zu unterscheiden ist die Übertragung einer Marke auf einen neuen Markeninhaber. Bei einem Markenlizenzvertrag werden dem Lizenznehmer vom Markeninhaber mehr oder weniger viele Nutzungsrechte am Schutzrecht eingeräumt. Inhaber bleibt der Lizenzgeber. Anders bei der Markenübertragung: Hier wird der Erwerber der neue Markeninhaber, während der alte Markeninhaber seine Rechte an der Marke verliert. Bei Übertragung einer Marke bleiben bereits eingeräumte Lizenzen bestehen mit der Folge, dass sie auch dem neuen Markeninhaber entgegengehalten werden können.

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Die typischen Regelungen eines Markenlizenzvertrags

Ein Markenlizenzvertrag enthält typischerweise die folgende Regelungen:

1. Bestimmung der Vertragsparteien

Am Anfang des Markenlizenzvertrages steht immer, wer die Vertragsparteien sind.

2. Präambel

In der Präambel wird typischerweise die Geschäftsbeziehung der Vertragsparteien erläutert, vor deren Hintergrund die Markenlizenzierung stattfindet. Eine gute Präambel gibt außerdem einen Aufschluss darüber, aus welchem Grund und zu welchem Zweck der Vertrag abgeschlossen wird.

3. Definition der Marke und sonstiger im Vertrag verwendeter Begriffe

Unter der Überschrift „Definitionen“ sollten die Vertragsparteien komplexere Begriffe näher erläutern, die häufiger im Vertragstext auftauchen. So ist es z.B. nicht sinnvoll, immer den Markennamen oder das Markenzeichen samt Waren- und Dienstleistungen im Vertragstext auszuschreiben oder abzubilden, sondern sich auf die definierte „Marke“ oder „Lizenzmarke“ zu beziehen. Das gleiche gilt für Regelungsgegenstände wie z.B. das Vertragsgebiet oder die Vertragsprodukte. Dies steigert die Lesbarkeit eines Markenlizenzvertrags erheblich.

4. Rechtsstand der Marke

Unter dem Punkt des Rechtsstandes sollte beschrieben werden, inwieweit die Lizenzmarke geschützt ist. Diese Informationen dienen gleichzeitig der genauen Identifizierung der Marke. Angegeben werden sollte

  • das zuständige Markenamt (z.B. das DPMA),
  • die Registernummer der Marke,
  • die Markenart (Wortmarke, Bildmarke…),
  • das Anmeldedatum,
  • das Datum der Markeneintragung (soweit die Marken schon eingetragen wurden) sowie
  • die geschützten Waren- und Dienstleistungen samt Klassen.

5. Lizenzarten

Der Umfang der Lizenzeinräumung gehört zu den Kernpunkten eines Markenlizenzvertrags. Hier wird geregelt, inwieweit der Markeninhaber dem Lizenznehmer Nutzungsrechte an seiner Marke einräumt. Das Gesetz unterscheidet bei der Rechtseinräumung zwischen ausschließlichen Nutzungsrechten und einfachen Nutzungsrechten. Synonym werden oft – obgleich nicht empfehlenswert – die Begriffe exklusive Markenlizenz bzw. nicht-exklusive Markenlizenz verwendet.

Durch ein ausschließliches Nutzungsrecht werden wesentliche Teile des Markenrechts abgespalten und an den Lizenznehmer übertragen. Falls keine besonderen Absprachen getroffen wurden, gilt die Exklusivität in zwei Richtungen: zum einen erhält allein der Lizenznehmer und keine weiteren Dritten das Nutzungsrecht an der Marke (sole-license clause). Zum anderen schließt sich der Markenrechtsinhaber selbst von der Nutzung aus (single-use clause). Gerade die zweitgenannte Wirkung wird bei der Vertragsgestaltung mitunter übersehen. Will der Markeninhaber seine Marke neben dem Lizenznehmer weiter nutzen, muss ein Selbstnutzungsvorbehalt in die Vereinbarung aufgenommen werden. Man spricht in diesem Fall auch von einer Alleinlizenzierungsvereinbarung mit Selbstnutzungsvorbehalt.

Erhält der Lizenznehmer durch den Markenlizenzvertrag nur ein einfaches Nutzungsrecht, darf er die Marke auf die im Vertrag erlaubte Weise benutzen. Der Markeninhaber kann aber beliebig vielen anderen Personen die gleichen Nutzungsrechte einräumen.

Fehlerquelle: Eine einfache Lizenz birgt für den Lizenznehmer die Gefahr, dass andere einfache Lizenznehmer geringere Lizenzgebühren oder sogar Freilizenzen mit dem Markeninhaber vereinbaren, was zu Wettbewerbsnachteilen führen kann. Hier hilft eine Meistbegünstigungsklausel, die eine Anpassung der Lizenzgebühren ermöglicht.

Sowohl beim ausschließlichen als auch dem einfachen Nutzungsrecht besteht die Möglichkeit, dieses entweder unbeschränkt oder räumlich, zeitlich und inhaltlich beschränkt einzuräumen:

  • räumliche Lizenz (Gebietslizenz) bedeutet, dass die Marke nur in einem bestimmten Gebiet benutzt werden darf.
  • zeitliche Lizenz bedeutet, dass die Marke nur im vertraglich vereinbartet Zeitraum benutzt werden darf.
  • inhaltliche Lizenz kann eine bestimmte Menge, Quotierung oder eine bestimmte Art der Markennutzung bedeuten. Die Vertragsparteien sind in der Gestaltung weitgehend frei.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beschriebenen Lizenzarten besteht im Recht, Unterlassungsansprüche wegen Markenverletzungen gegen Dritte geltend machen zu dürfen. Dieses Recht steht ursprünglich dem Markeninhaber zu. Bei Einräumung einer Exklusivlizenz wird das Klagerecht an den Lizenznehmer übertragen, der die Ansprüche ab Inkrafttreten des Markenlizenzvertrags allein durchsetzen darf. Wer nur einfache Nutzungsrechte besitzt, kann Dritten die Nutzung der Marke dagegen nicht verbieten.

Tipp: Auch bei einfachen Lizenzen kann der Markeninhaber den Lizenznehmer durch Regelung im Markenlizenzvertrag dazu ermächtigen, Markenverletzungen selbstständig zu verfolgen.

6. Unterlizenz und Verpfändung

Mit dem Begriff Unterlizenz ist eine weitere Einräumung von Nutzungsrechten durch den Lizenznehmer gegenüber Dritten gemeint. Im Markenlizenzvertrag sollte festgehalten werden, dass solche Unterlizenzierungen nur mit Zustimmung des Markeninhabers zulässig sind.

Fehlerquelle: Falls keine anderweitige Regelung besteht, wird bei ausschließlichen Nutzungsrechten von einem Recht des Lizenznehmers zur Vergabe von Unterlizenzen ausgegangen. Dies kann dazu führen, dass dem Markeninhaber unliebsame Dritte eine Lizenz zur Nutzung der Marke erhalten.

Auch der einfache Lizenznehmer muss aufpassen. Er hat per se kein Recht zur Unterlizenzierung. Bei einer unberechtigten Unterlizenzierung macht er sich gegenüber dem Lizenzgeber schadenersatzpflichtig. Auch der Unterlizenznehmer kann Anspruch auf Schadensersatz haben, da eine Unterlizenzierung ohne nachträgliche Genehmigung des Markeninhabers unwirksam ist.

Der Markeninhaber sollte außerdem darauf achten, dass eine Verpfändungen des Lizenzrechtes ausgeschlossen wird. Sonst bestünde die Möglichkeit, das sich Dritte das Lizenzrecht als Sicherung aneignen.

7. Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer

Aus Sicht des Markeninhabers ist es ratsam, die Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer genau zu regeln. Denn allein mit der Lizenzierung einer Marke geht keine Benutzungspflicht für den Lizenznehmer einher.

Fehlerquelle: Wird bei Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts keine Regelung über die Art und Weise der Markennutzung getroffen, besteht die Gefahr, dass die Marke auf eine dem Markeninhaber ungewollte Weise bzw. überhaupt nicht benutzt wird. Eine Marke kann nämlich auf Antrag wegen Verfalls gelöscht, wenn sie nach der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht im Inland ernsthaft benutzt wurde (§§ 49, 26 MarkenG).

In solchen Fällen kommt eine außerordentliche Kündigung des Markenlizenzvertrags aus wichtigem Grund in Betracht. Falls dazu keine Regelung im Lizenzvertrag existiert, lässt sich der Vertrag kündigen, wenn unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht zumutbar ist. Der verbleibende Interpretationsspielraum lässt durch eine ausdrückliche Regelung vermeiden, wonach bei Nichtnutzung der Marke ein fristloses Kündigungsrecht des Markeninhabers bestehen soll.

8. Kontrolle und Qualitätssicherung durch Lizenzgeber

Marken können einen hohen wirtschaftlichen Wert haben. Nicht selten tragen sie das Geschäftsmodell des Lizenzgebers. Um den aufgebauten Markenwert zu erhalten, muss der Lizenzgeber Möglichkeiten zur Kontrolle der Waren- bzw. Dienstleistungsqualität des Lizenznehmers haben. Deshalb sollte in die Lizenzvereinbarung für den Lizenzgeber ein Kontroll- und Qualitätssicherungsrecht aufgenommen werden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass ein Lizenznehmer die Marke ausbeutet oder herunterwirtschaftet.

Besonders in Franchise-Systemen, die auf einen einheitlichen Außenauftritt setzen, intern aber vor allem über Lizenzierungen arbeiten, zeigt sich der Wert von Kontroll- und Qualitätssicherungsrechten. Wie wichtig die Wahrnehmung solcher Rechte durch den Markeninhaber ist, zeigte kürzlich ein Fall, indem ein bekanntes US-Franchiseunternehmen aus der Fastfoodbranche diese Kontrollmechanismen offenbar nicht voll anwendete. Die Marke hat in diesem Fall Schaden genommen.

9. Gewährleistung

Bei Gewährleistungsrechten im Rahmen von Markenlizenzverträgen geht es vor allem um die Frage, inwieweit der Lizenzgeber für den Bestand der Marke einzustehen hat.

Der Lizenzgeber sollte darauf achten,

  • keine Haftung für den Bestand der Marken einzugehen,
  • keine Gewährleistung für die Freiheit der Marke von Rechten Dritter zu übernehmen,
  • die Kenntnis älterer Rechte Dritter an der Marke zu verneinen und auch diesbezüglich keine Gewährleistung zu übernehmen.
Fehlerquelle: Werden vom Lizenzgeber vorformulierte Markenlizenzverträge benutzt, die für eine mehrfache Verwendung vorgesehen sind, gilt AGB-Recht. Ein vollständiger Gewährleistungsausschluss kann in diesem Fall eine unangemessene Benachteiligung des Lizenznehmers darstellen, was zu Folge hat, dass eine solche Regelung unwirksam ist. Eine rechtliche Einzelfallberatung ist hier unumgänglich.

Ein Lizenznehmer sollte hingegen darauf achten, dass Rechte und Pflichten im Kollisionsfall mit Drittrechten genau geregelt sind. Vor allem das wirtschaftliche Risiko, die Marke aufgrund von Drittrechten nicht nutzen zu können, stellt für ihn eine Gefahr dar, die vorab geklärt werden sollte.

Fehlerquelle: Enthält der Lizenzvertrag keine Regelungen zur Gewährleistung und kommt es zu Beeinträchtigungen der Marke durch Rechte Dritter oder geht der Markenschutz infolge einer Nichtigkeitsklage unter, hat der Lizenznehmer gegen den Lizenzgeber regelmäßig einen Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie weiterer Schäden, wenn diese auf der Nichtbenutzbarkeit der Marke beruhen.

10. Lizenzgebühren

Hauptleistungspflicht des Lizenznehmers ist die Zahlung der Lizenzgebühren. Wie die Lizenzgebühren berechnet werden, können die Vertragsparteien frei entscheiden. Gängige Gebührenmodelle sind:

  • Einmalzahlungen (typisch für exklusive Lizenzen)
  • Stücklizenzen
  • Umsatzlizenzen
  • Mindestlizenzgebühren
  • Kombinationen der vorstehenden Gebührenmodelle
Tipp: Richtig gewählt können die Lizenzgebühren für den Lizenzgeber ein zusätzliches Mittel sein, den Lizenznehmer zur Nutzung der Marke zu motivieren, z.B. durch eine Mindestlizenzgebühr für bestimmte Zeiträume. Möglich ist auch eine Stücklizenz in Kombination mit der Vereinbarung, dass die Zahlungspflichten enden, sobald ein bestimmter absoluter Gebührenbetrag erreicht ist.

Weiterhin sollte der Lizenznehmer verpflichtet werden, zu bestimmten Zeitpunkten eine genaue Abrechnung vorzulegen, damit Stück- und Umsatzlizenzen bestimmt werden können. Nötig sind außerdem Regelungen, wann die Lizenzzahlungen fällig sein sollen. Dafür bieten sich feste Abrechnungszyklen wie z.B. eine monatliche oder quartalsweise Zahlung an. Dies ist auch wichtig, um eventuelle Verjährungsfristen bestimmen zu können, die in der Regel drei Jahre nach Ende des Jahres enden, in dem die Ansprüche auf die Lizenzgebühren entstanden sind.

11. Kosten durch die Nutzung der Marke

Klarstellend sollte vereinbart werden, dass der Lizenznehmer sämtliche Kosten für die Nutzung der Marke trägt.

12. Verteidigung der Marke

Zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer sollte vereinbart werden, wer gegen Verletzungen der Marke vorgehen darf, sei es initiativ durch Unterlassungsaufforderungen, Widersprüche oder Löschungsanträge gegen Marken mit jüngerem Zeitrang oder reaktiv durch die Verteidigung der Marke gegen ältere Rechte Dritter. Im Regelfall ist nur der Markeninhaber dazu berechtigt, wobei den Lizenznehmer Mitteilungs- und Unterstützungspflichten treffen.

Ist nichts vereinbart, gilt die gesetzliche Regelung, wonach der Lizenznehmer Klage wegen Verletzung einer von ihm benutzten Marke nur mit Zustimmung des Markeninhabers erheben kann. Wenn wiederum der Markeninhaber wegen Verletzung seiner Marke klagt, kann jeder Lizenznehmer dieser Klage beitreten, um den Ersatz seines Schadens geltend zu machen.

Fehlerquelle: Problematisch wird es, wenn die Marke durch Handlungen Dritter verletzt wird und der Markeninhaber nichts dagegen unternimmt. Der einfache Lizenznehmer kann (anders als der ausschließliche Lizenznehmer) in diesem Fall weder gegen den Markeninhaber noch gegen den Verletzer vorgehen. Für diesen Fall sollte der Lizenznehmer deshalb auf eine Ermächtigungsklausel drängen, die es ihm erlaubt, Schritte zum Schutz der Marke einzuleiten.

13. Aufrechterhaltung der Marke durch den Lizenzgeber

Der Lizenzgeber muss die Marke aufrechterhalten, indem er insbesondere rechtzeitig die fälligen Verlängerungsgebühren beim Markenamt einzahlt. Tut er dies nicht, verliert er das Recht an der Marke und kann seine Verpflichtungen gegenüber dem Lizenznehmer nicht mehr erfüllen. Deshalb sollte eine diesbezüglich klarstellende Regelung in den Vertrag mit aufgenommen werden. Für den Fall, dass der Markeninhaber die Marke aufgeben oder nicht verlängern will, können die Parteien die Übernahme der Marke durch den Lizenznehmer regeln.

14. Nichtangriffsklausel für den Lizenznehmer

Weiterhin sollte vereinbart werden, dass der Lizenznehmer nicht aus seinem Lizenzrecht oder sonstigen Rechten gegen die Marke des Lizenzgebers vorgeht. Vor allem ist klarzustellen, dass der Lizenznehmer keine Markeneintragungen in anderen Ländern vornehmen wird, um dort selbst Inhaber einer identischen Marke zu werden. Für den Fall der Zuwiderhandlung durch den Lizenznehmer sollte als Sanktionsmöglichkeit eine fristlose Kündigungsmöglichkeit aus wichtigem Grund für den Lizenzgeber in den Vertrag aufgenommen werden.

15. Vertragsdauer

Die Vertragsdauer kann den individuellen Interessen der Vertragsparteien angepasst und auf unbestimmte Zeit vereinbart werden. Meist empfiehlt es sich, die erste Laufzeit auf 2-3 Jahre zu beschränken, um einerseits dem Lizenznehmer eine Anlaufphase zu ermöglichen und andererseits dem Lizenzgeber bei wirtschaftlicher Schwäche des Lizenznehmers einen Ausstieg aus der Zusammenarbeit nach überschaubarem Zeitraum zu ermöglichen.

16. Vertragsbeendigung

Der Markenlizenzvertrag sollte mit einer Kündigungsfrist zwischen 6-12 Monaten jederzeit kündbar sein. Dies ermöglicht es den Parteien, sich bei mangelnder Rentabilität der Markenlizenz wieder vom Vertrag zu lösen. Zusätzlich sollten die wichtigen Gründe aufgelistet werden, die ohne Frist sofort zur Kündigung des Vertrages berechtigen. Ein wichtiger Grund kann z.B. die Nichtnutzung der Marke oder ein Angriff auf die Markenrechte durch den Lizenznehmer sein. Für den einfachen Lizenznehmer kann ein wichtiger Grund zur Kündigung darin bestehen, dass der Markeninhaber die Marke nicht gegen Markenverletzungen verteidigt und die Marke deshalb nicht nutzbar ist oder verwässert.

Da ein Lizenznehmer nach der Kündigung durch den Lizenzgeber häufig noch mit der Marke gekennzeichnete Waren in seinem Bestand hat, für die er zuvor Investitionen getroffen hat, sollte ihm das Recht zum Abverkauf von Lagerware eingeräumt werden. Oft wird vereinbart, dass derartige Waren für einen bestimmten Zeitraum (z.B. 12 Monate) nach Beendigung des Vertrages abverkauft oder zu einem festgelegten Preis vom Markeninhaber erworben werden dürfen.

17. Verhältnis zu anderen Verträgen zwischen den Parteien

Bestehen weitere Verträge zwischen den Parteien wie z.B. Kaufverträge oder Abnahmeverträge für bestimmte Waren, sollte das Verhältnis dieser Verträge zum Markenlizenzvertrag geklärt werden. Insbesondere entstehen durch den Markenlizenzvertrag per se keine Kauf- oder sonstigen Vertragsabschlusspflichten. Es sollte klargestellt werden, ob die Parteien dies trotzdem wünschen oder nicht.

18. Geheimhaltungsklauseln

Geheimhaltungsvereinbarungen wegen der im Markenlizenzvertrag vereinbarten Regelungen sind sinnvoll, damit keine Geschäftsinterna nach außen dringen.

Fehlerquelle: Beim Abschluss von Meistbegünstigungsklauseln ist zu beachten, dass sich die Geheimhaltung nicht auf die Lizenzgebühren beziehen darf, da die Gebührenhöhen anderer Lizenznehmer anderenfalls nicht in Erfahrung zu bringen wären. Ein Austausch darüber muss zumindest zwischen den Lizenznehmern möglich sein.

19. Schlussbestimmungen

Am Ende des Markenlizenzvertrages werden der Gerichtsstand und das anzuwendende Recht geregelt. Des Weiteren ist eine Regelung für den Fall der Unwirksamkeit einer Vertragsklausel sinnvoll. Der Vertrag sollte in diesem Fall nicht als Ganzes unwirksam werden.

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Die Rahmenbedingungen einer Markenlizenz sind oft sehr individuell. Nehmen bei Fragen zu Markenlizenzverträgen unsere kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung in Anspruch. Wir beraten Sie gerne bei der Prüfung und Erstellung des Lizenzvertrags.

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ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

1 Kommentar Schreibe einen Kommentar

  1. Avatar for Niklas Plutte

    Guten Tag,

    ich möchte anfragen, ob Sie einen Lizenzvertrag für ein Gastronomiekonzept aus rechtlicher Perspektive bearbeiten? Wie hoch sind die Kosten hierfür ?

    Vielen Dank.

    Viele Grüße,

    Yilmaz(B.A.)

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