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Verwechslungsgefahr im Markenrecht: Große Übersicht & Beispiele

markenrecht anwalt

Bei Markenstreitigkeiten geht es im Kern häufig darum, ob zwischen den Marken Verwechslungsgefahr besteht. Dieser ausführliche Beitrag soll einen verständlichen Überblick zu den wichtigsten Aspekten dieser komplexen Thematik geben.

I. Grundlagen

Wenn eine Marke in Deutschland oder Europa angemeldet wird, prüft das zuständige Markenamt (DPMA, EUIPO) vor der Eintragung automatisch von Amts wegen, ob der Markenanmeldung absolute Schutzhindernisse entgegenstehen. Das Markenamt prüft dagegen nicht, ob relative Schutzhindernisse bestehen.

Neben „Doppelidentität“ und „Rufausbeutung“, die nicht Gegenstand dieses Artikels sind, handelt es sich bei Verwechslungsgefahr mit älteren, bereits eingetragenen Marken um das in der Praxis häufigste relative Schutzhindernis. Liegt Verwechslungsgefahr vor, drohen gravierende Konsequenzen für den Anmelder der neuen Marke.

  • Inhaber älterer Marken können Löschung der zeitlich später angemeldeten Marke verlangen, z.B. indem sie innerhalb von drei Monaten nach der Markenanmeldung Widerspruch gegen die neu angemeldete Marke erheben (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 MarkenG). Was vielen Markenanmeldern nicht bewusst ist: Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist können Markeninhaber noch Löschungsklage vor den Zivilgerichten erheben.
  • Nach § 14 MarkenG können den Inhabern älterer Marke Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und  Schadensersatz zustehen. Typischerweise erhält der Markenanmelder im ersten Schritt eine Abmahnung. Selbst bei geringfügigen Markenverletzungen werden häufig Streitwerte ab 50.000 Euro angesetzt, was bereits in Bezug auf den Gegenanwalt zu ersatzpflichtigen Abmahnkosten in Höhe von mindestens 1.822,96 Euro führt. In gerichtlichen Verfahren wird es erheblich teurer, von zusätzlichen Schadensersatzansprüchen ganz zu schweigen.

Tipp: Aufgrund dieser Risiken empfiehlt es sich, vor einer Markenanmeldung stets eine professionelle Markenrecherche durchführen zu lassen, bei der die relevanten Markenregister nach identischen und ähnlichen Marken durchsucht und das Risiko von Verwechslungsgefahr mit Drittmarken rechtlich bewertet wird.

Der praktisch relevanteste Fall einer markenrechtlichen Kollision ist unmittelbare Verwechslungsgefahr (II.). Einen Sonderfall stellt die Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung dar (III.).

II. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Die Beurteilung, ob zwischen zwei Marken unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, erfolgt anhand der nachfolgend beschriebenen Kriterien, deren Prüfung wiederum durch eine Vielzahl an Erfahrungssätzen der Rechtsprechung geprägt ist. Die Kriterien stehen nicht getrennt nebeneinander, sondern in Wechselwirkung.

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1. Allgemeine Kriterien zur Bestimmung von Verwechslungsgefahr

Verwechslungsgefahr bedeutet, dass der Verkehr die Herkunft der betroffenen Produkte verwechseln könnte, das heißt aufgrund der Marken davon ausgehen könnte, dass die gekennzeichneten Produkte aus dem gleichen oder verbundenen Unternehmen stammen.

Bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr sind folgende Grundsätze zu beachten:

  • Eine streng schematische Betrachtung ist nicht möglich. Stattdessen müssen alle relevanten Umstände des Einzelfalls Beachtung finden (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Dies ermöglicht ausgewogene Einzelfallergebnisse, hat aber auch zu umfangreicher und unübersichtlicher Rechtsprechung geführt.
  • Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff und keine Tatsache: Verwechslungsgefahr lässt sich nicht durch empirische Umfragen oder Sachverständigengutachten beweisen, sondern muss in einem Gerichtsverfahren vom Richter anhand bestimmter Kriterien festgestellt werden. Ergibt beispielsweise eine Studie, dass ein Großteil der Verbraucher zwei Marken verwechselt, liegt damit nicht automatisch Verwechslungsgefahr im juristischen Sinne vor. Empirische Befunde können allerdings Indizien für Verwechslungsgefahr bzw. das Vorliegen einiger Kriterien sein. Sie finden also durchaus Beachtung, sind aber nicht allein entscheidend.
  • Richtlinienkonforme Auslegung: Das Markenrecht ist in weiten Teilen durch das Recht der Europäischen Union geprägt. Nach dem Grundsatz des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts müssen bei der Anwendung des deutschen Markengesetzes die europäischen Richtlinien und die Rechtsprechung der europäischen Gerichtsbarkeit beachtet werden.
  • Prognoseentscheidung: Die rechtliche Bewertung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist eine Prognoseentscheidung. Daher ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob anhand der festgestellten Tatsachen objektiv die Gefahr einer (zukünftigen) Verwechslung der betreffenden Marken gegeben ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Nicht erforderlich ist, dass es tatsächlich schon zu Verwechslungen gekommen ist.
  • Perspektive eines Durchschnittsverbrauchers: Ob bei zwei Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist aus der Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu beurteilen. Der durchschnittliche Verbraucher ist nach der Rechtsprechung des EuGH „normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig, wobei seine Aufmerksamkeit jedoch je nach Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann“ (EuGH, Urteil vom 03.09.2009, Az. C-498/07Carbonell). Bei der rechtlichen Bewertung wäre daher beispielsweise zu berücksichtigen, dass der Käufer eines Autos mehr auf das Produkt und die Marke achtet als der Käufer einer Mehlpackung. Auch haben Zwischenhändler in der Regel größeren Sachverstand als Endverbraucher.
  • Kein direkter Vergleich, sondern Erinnerungsbild: Beim Markenvergleich ist zu beachten, dass der Durchschnittsverbraucher oft nicht beide Marken vor sich hat, sondern nur eine, die er mit seiner unvollkommenen Erinnerung von der anderen Marke vergleicht (EuG, Urteil vom 11.12.2014, Az. T-10/09RENV – F1Live).
  • Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich bestimmter Produkte: Verwechslungsgefahr kann (und wird in der Regel) nur für einige Produkte bestehen, für die eine Marke eingetragen ist, nämlich diejenigen, die denen der älteren Marke ähneln. Die jüngere Marke wird dann im Ergebnis auch nur für diese Produktklassen gelöscht, kann im Übrigen aber bestehen bleiben (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 167/06METROBUS).

Diese Prinzipien sind bei allen Prüfungsschritten zu beachten und bilden den Prüfungsrahmen.

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2. EuGH-Kriterien zur Bestimmung von Verwechslungsgefahr

In der Entscheidung „Springende Raubkatze“ vom 11.11.1997 (Az. C-251/95) hat der EuGH festgestellt,

„daß das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist also unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.“

Auf dieser Basis entscheiden nach ständiger Rechtsprechung die folgenden drei Kriterien darüber, ob Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bzw. Art. 9 Abs. 1 Nr. 2 Unionsmarkenverordnung (UMV) gegeben ist:

Diese Kriterien stehen in Wechselwirkung zueinander.

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a) Zeichenähnlichkeit: Wann sind Markenzeichen ähnlich?

Das komplexeste Kriterium im Rahmen des Markenvergleichs ist die Zeichenähnlichkeit. Da gesetzliche Erläuterungen fehlen, hat die Rechtsprechung eine Vielzahl von Beurteilungsgrundsätzen und hilfsweisen Erfahrungssätzen entwickelt. Zusätzlich gelten Besonderheiten für die verschiedenen Markenarten und Kollisionsfälle. In der Rechtsprechung hat sich dazu ein Geflecht von Richtlinien herausgebildet, wie ein Ähnlichkeitsvergleich zwischen Marken vorzunehmen ist.

Um die komplexe Thematik möglichst verständlich darzustellen, gehen wir zunächst auf die allgemeingültigen Grundsätze zum Ähnlichkeitsvergleich von Marken ein. Anschließend zeigen wir anhand von Beispielen, welche Besonderheiten bei den unterschiedlichen Markenarten zu berücksichtigen sind.

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aa) Grundsätze zur Zeichenähnlichkeit

Zusätzlich zu den allgemeinen Grundsätzen für die Bewertung von Verwechslungsgefahr gibt es auf der Ebene der Zeichenähnlichkeit übergeordnete Grundsätze, die unabhängig von der Art der Marke (Wortmarke, Bildmarke etc.) gelten.

(1) Zeichenähnlichkeit kann unter drei Gesichtspunkten bestehen

Die Ähnlichkeit von Markenzeichen ist anhand von drei Aspekten zu überprüfen, den sog. Wahrnehmungsbereichen einer Marke.

  • Klangliche Ähnlichkeit,
  • (Schrift-)Bildliche, also visuelle Ähnlichkeit,
  • Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt

Im Rahmen des Zeichenvergleichs ist nicht nur pauschal „Ähnlichkeit“ festzustellen, sondern ein bestimmter Ähnlichkeitsgrad anzugeben. Ergibt sich bei der Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Markenzeichen eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Zeichen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11Culinaria/Villa Culinaria).

In der Rechtsprechung ist nicht eindeutig geklärt, in welchem Verhältnis die drei Wahrnehmungsbereiche zueinander stehen.

Um insgesamt Zeichenähnlichkeit feststellen zu können, genügt es den deutschen Gerichten in der Regel bereits, dass sich die Marken in nur einem der drei Aspekte ähneln. In diesem Fall ist es dann grundsätzlich egal, wenn unter den anderen beiden Aspekten keinerlei Ähnlichkeit besteht (vgl. BGH, Beschluss vom 14.01.2016, Az. I ZB 56/14BioGourmet). Die europäischen Gerichte tendieren hingegen dazu, zwischen den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen eine Wechselwirkung anzunehmen, wonach hohe Ähnlichkeit in einem Bereich durch geringe Ähnlichkeit in einem anderen ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007, Az. C-234/06 PBAINBRIDGE). Diese Sichtweise wird in der deutschen Praxis kritisch gesehen (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az. I ZR 31/09Kappa), teilweise aber dennoch anerkannt (so z.B. BPatG, Beschluss vom 11.07.2006, Az. 27 W (pat) 208/05Chrisma/Charisma). Auch haben deutsche Gerichte teilweise Zeichenähnlichkeit bejaht, wenn unter allen Aspekten eine gewisse Ähnlichkeit bestand, bei der jede für sich genommen nicht ausgereicht hätte, die aber zusammen eine „komplexe Ähnlichkeit“ begründeten (vgl. z.B. BPatG, Urteil vom 16.12.2015, Az. 29 W (pat) 59/13Örtliches Telefonbuch/DasÖrtliche).

Diese Unschärfe eröffnet in Rechtsstreitigkeiten ggf. Argumentationsspielraum, führt aber gleichzeitig zu Rechtsunsicherheit, was die Prognose von Gerichtsentscheidungen erschwert.

(2) Prägetheorie: Der Gesamteindruck zählt

Bei der Ähnlichkeitsbeurteilung sind die sich gegenüberstehenden Markenzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11Culinaria/Villa Culinaria), wobei auf das Erinnerungsbild eines durchschnittlichen Verbrauchers abzustellen ist. Der Gesamteindruck kann sich zum einen aus der Gesamtheit der Elemente einer Marke, aber auch aus einzelnen, besonders prägenden Elementen ergeben. Ob ein Element als besonders prägend anzusehen ist, muss immer einzelfallbezogen beurteilt werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Praxis im jeweiligen Verkehrskreis (vgl. BGH, Beschluss vom 01.06.2011, Az. I ZB 52/09Maalox/Melox-GRY):

Grundsätze der Prägetheorie (nach Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 80 ff.)

Bedeutung der Prägetheorie: Nach den Grundsätzen der Prägetheorie wird geprüft, ob und welche Bestandteile einer Marke prägend für deren Gesamteindruck sind. Das hat vor allem Bedeutung für den Vergleich kombinierter und komplexer Marken. Denn sind ein oder mehrere Elemente für den Gesamteindruck prägend, reicht es für die Ähnlichkeit der Marken insgesamt, dass sich nur die prägenden Elemente ähneln. Die Prüfung der Zeichenähnlichkeit wird so auf das Entscheidende beschränkt.

Rechtsgrundsätze der Prägetheorie: Für die Anwendung der Prägetheorie gelten einige Grundsätze, die stets zu beachten sind und die grobe Fahrtrichtung vorgeben:

  • Die Prägetheorie findet nur Anwendung auf mehrgliedrige Marken. Mehrgliedrige Marken bestehen aus mehreren getrennten bzw. trennbaren Elementen, z.B. mehreren Wörtern, Wort und Bild oder mehreren Bildern.
  • Ein Element kann für einen der drei maßgeblichen Wahrnehmungsbereiche prägend sein, für die anderen aber nicht. Daher muss für jeden Wahrnehmungsbereich eine eigenständige Prüfung stattfinden.
  • Die Prägung des Gesamteindrucks durch einzelne Elemente ist die Ausnahme und muss stets begründet werden.
  • Es gibt keine genaue Formel, wann ein Element eine Marke prägt. Deshalb wird eine Prägung oft negativ festgestellt. Das Gericht prüft, welche Elemente in den Hintergrund treten und für den Gesamteindruck vernachlässigt werden können. Die übrig bleibenden Elemente sind diejenigen, die den Gesamteindruck der Marke prägen.

Erfahrungssätze zur Erleichterung der Anwendung: Die vorstehenden Grundsätze sind zwar verbindlich, aber nicht besonders konkret, so dass viel Interpretationsspielraum verbleibt. Die Rechtsprechung hat daher zusätzlich Erfahrungssätze entwickelt, die als Richtschnur für die Anwendung der Prägetheorie fungieren. Problematisch ist, dass die Anwendung der Erfahrungssätze im Einzelfall zu widersprüchlichen Ergebnissen führen kann. Die Erfahrungssätze müssen dann in einen Ausgleich gebracht. Dies ist eine Auswahl der wichtigsten Erfahrungssätze:

  • Der Verkehr neigt zu Verkürzungen. Vor allem bei der mündlichen Nennung von längeren Markenbezeichnungen werden oft nur prägnante Bestandteile oder eine Abkürzung genannt (Beispiel: Verwendung der Abkürzung „OKV“ statt „Ostdeutsche Kommunalversicherung“, vgl. BGH, Urteil vom 08.05.2002, Az. I ZB 4/00DKV/OKV). Eine Verkürzung betrifft also vor allem den klanglichen Wahrnehmungsbereich.
  • Besonders kennzeichnungsstarke Elemente sind eher geeignet, eine Marke zu prägen. Besonders kennzeichnungsstark ist ein Element, das in der jeweiligen Branche selten und originell ist und nicht bloß das Produkt beschreibt.
  • Absolut schutzunfähige Elemente einer Marke können in aller Regel nicht prägend für den Gesamteindruck der Marke sein. Das gilt insbesondere für Markenelemente, welche die angebotene Ware bzw. Dienstleistung bloß beschreiben oder sehr häufig im Verkehr verwendet werden.
  • Bei Marken, die aus einem Vor- und Familiennamen bestehen, sind grundsätzlich Vor- als auch Familienname gemeinsam entscheidend für den Gesamteindruck. Im Einzelfall kann aber dem Nachnamen eine prägende Wirkung zukommen.

Für einzelne Markenarten existieren zusätzlich spezielle Erfahrungssätze, die wir unten bei den entsprechenden Kollisionssituationen vorstellen.

Erweiterung der Prägetheorie: Lange Zeit galt der Grundsatz, dass für eine prägende Wirkung die Gegenmarke unbeachtlich ist. Seit dem „City-Plus„-Urteil des BGH (Urteil vom 13.03.2003, Az. I ZR 122/00) ist aber anerkannt, dass sich eine ähnlichkeitsbegründende prägende Wirkung auch daraus ergeben kann, dass eine besonders kennzeichnungskräftige ältere Marke vollständig in eine neue Marke übernommen wird, unabhängig davon, ob das übernommene Element bei isolierter Betrachtung der neuen Marke als prägend eingestuft worden wäre. So wurde beispielsweise eine prägende Wirkung des Wortes „Telekom“ in der Wortmarke „Euro Telekom“ angenommen, obwohl „Euro“ und „Telekom“ bei isolierter Betrachtung gleichsam prägend sind, weil in „Telekom“ eine sehr bekannte ältere Marke vollständig übernommen wurde (vgl. BGH, Urteil vom 19.07.2007, Az. I ZR 137/04Euro Telekom). Diese „erweiterte Prägetheorie“ weist in ihren Anwendungsfällen eine hohe Überschneidung mit der Fallgruppe der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung auf, wobei eine große Unsicherheit über die Abgrenzung der beiden Fallgruppen besteht.

Beispiel für die Anwendung der Prägetheorie: Der BGH nahm bei der Biermarke „American Bud“ an, der Gesamteindruck werde durch das Wort „Bud“ geprägt – bei der Biermarke „Anheuser Busch Bud“ sei dies dagegen nicht der Fall. Als Grund gab der BGH an, dass die Wortfolge „Anheuser Busch“ vom durchschnittlichen Bierkäufer als Herkunftsangabe (= Brauerei) gewertet werde. Da gerade beim Bier die Brauerei oft als Bezeichnung für das Bier und Unterscheidungsmerkmal gewählt werde, träte „Anheuser Busch“ nicht hinter den Markenbestandteil „Bud“ zurück. Der Gesamteindruck der Marke sei also die vollständige Bezeichnung „Anheuser Busch Bud“. Anders liege es bei „American Bud“. Der Zusatz „American“ werde vom Verkehr nur als Sachhinweis zur Herkunft und nicht als Herstellerangabe verstanden. Prägend sei in dem Fall daher der zweite Markenbestandteil „Bud“ (BGH, Urteil vom 26.04.2001, Az. I ZR 212/98Bit/Bud).

(3) Entscheidend ist, wie die Marke im Register eingetragen wurde

Der rechtlichen Beurteilung sind die zu vergleichenden Marken so zugrunde zu legen, wie sie im Register eingetragen wurden und nicht, wie sie tatsächlich verwendet werden (vgl. BGH, Urteil vom 01.06.2011, Az. I ZB 52/09Maalox/Melox-GRY).

Beispiel: Hat ein Unternehmen eine Marke in den Farben rot-grün eintragen lassen, verwendet es die Marke tatsächlich aber auch in den Farben schwarz-gelb, ist für den Vergleich nur die im Register eingetragene Farbkombination rot-grün maßgeblich.

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bb) Wortmarke vs. Wortmarke

Zu den häufigsten Fällen in der Praxis gehört die Kollision von Wortmarken. Ähnlichkeit ergibt sich hier in der Regel aus den Wahrnehmungsbereichen Klang und Schriftbild. Für die Bewertung der Ähnlichkeit von Wortmarken hat die Rechtsprechung unter anderem die folgenden Richtlinien herausgebildet:

1. Besondere Beachtung der Wortanfänge: Bei Wortmarken finden die Anfänge des Wortes beim Verbraucher in der Regel stärkere Beachtung als die Wortenden, welche wiederum mehr Beachtung finden als das Wortinnere (vgl. BGH, Urteil vom 06.05.2004, Az. I ZR 223/01NEURO-VOBOLEY/NEURO-FIBRAFLEX). Das muss aber nicht in jedem Fall gelten. Insbesondere bei kennzeichnungsschwachen Wortanfängen kann ausnahmsweise auch dem Wortende oder der Wortmitte eine höhere Kennzeichnungskraft zukommen. Es handelt sich also nur um eine Faustregel, von der im Einzelfall Abweichungen denkbar sind.

Beispiel: Zwischen den Medikamentenmarken „Neuro-Vibolex“ und „Neuro-Fibraflex“ wurde vom BGH Verwechslungsgefahr insbesondere deswegen angenommen, weil sowohl das Schriftbild als auch der Klang der beiden Marken von dem Wortanfang „Neuro“ und dem Wortende „-lex“ geprägt und sich somit sehr ähnlich seien. Den abweichenden Wortmitten käme wegen der gleichen Silbenzahl, Silbengliederung und Betonung keine maßgebliche Bedeutung für die Bestimmung des Gesamteindrucks zu (vgl. BGH, Urteil vom 06.05.2004, Az. I ZR 223/01NEURO-VOBOLEY/NEURO-FIBRAFLEX).

2. Je länger das Wort, umso weniger fallen Abweichungen auf: Je länger ein Wort ist, umso weniger beeinträchtigen kleine Abweichungen die Zeichenähnlichkeit. Diese Faustregel gilt auch umgekehrt. Bei kurzen Wörtern können geringe Abweichungen die Ähnlichkeit bereits erheblich senken (vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2001, Az. I ZR 212/98Bit/Bud). Auch hierbei handelt es sich aber nur um eine Faustregel, im Einzelfall kann immer etwas anderes gelten.

Beispiele: Zwischen den Biermarken „Bit“ und „Bud“ besteht trotz gleichem Anfang und Ende nur eine durchschnittliche klangliche Ähnlichkeit, weil wegen der Kürze der Wörter die unterschiedlichen Vokale erheblich ins Gewicht fallen (BGH, Urteil vom 26.04.2001, Az. I ZR 212/98 – Bit/Bud). Dagegen wurde bei den Medikamentenmarken „Neuro-Vibolex“ und „Neuro-Fibraflex“ trotz vier bzw. sechs anderer Buchstaben „erhebliche Ähnlichkeit“ angenommen (vgl. BGH, Urteil vom 06.05.2004, Az. I ZR 223/01NEURO-VOBOLEY/NEURO-FIBRAFLEX).

3. Klangliche Ähnlichkeit: Ausgangspunkt für die Frage, ob klangliche Ähnlichkeit zwischen zwei Marken besteht, sind alle Aussprachevarianten, die vom Durchschnittsverbraucher unter realitätsnahen Bedingungen und der Beachtung allgemeiner Ausspracheregelungen zu erwarten sind. Gerade bei Fremdwörtern ist oft auch die (fehlerhafte) deutsche Aussprache zu berücksichtigen. Bei Buchstabenzeichen (z.B. UPS) kommt sowohl eine Aussprache der einzelnen Buchstaben („U-PE-ES“) als auch als Wort („Ups“) in Betracht. Die Ähnlichkeit von Wortmarken bemisst sich dann vor allem nach der Betonung, Silbenzahl und Vokalfolge.

Beispiel 1IPS vs. ISP“: Das Gericht ging davon aus, dass die Buchstaben einzeln ausgesprochen würden (also i-pe-es und i-es-pe). Es stellte fest, dass die Marken beide die Vokalfolge „i-e-e“, aus den gleichen Buchstaben bestehen und die gleiche Silbenzahl haben. Es bejahte eine „klangliche Ähnlichkeit“, wobei es hiermit wohl zumindest eine erhöhte Ähnlichkeit meinte (vgl. BGH, Urteil vom 05.03.2015, Az. I ZR 161/13IPS/ISP).

Beispiel 2 Xxero vs. Zero„: Das Gericht stellte fest, dass für die Marke Xxero sowohl mit der Aussprache „Icksksero“ als auch „ksero“ zu rechnen sei, für die Marke Zero sowohl mit „tsero“ als auch „siro“. Die Aussprachen „ksero“ und „tsero“ seien sich schließlich so nahe, dass eine hochgradige Ähnlichkeit bestehe (vgl. BPatG, Beschluss vom 21.04.2009, Az. 24 W (pat) 37/08).

Beispiel 3 „LAVERA vs. VERA GREEN“: Zwischen den Wortmarken LAVERA und VERA GREEN besteht wegen fehlender Zeichenähnlichkeit selbst bei unterstellter erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke und Waren- und Dienstleistungsidentität keine Verwechslungsgefahr (EuG, Urteil vom 07.03.‌2019, Az. T-151/17).

4. Schriftbildliche Ähnlichkeit: Für eine Ähnlichkeit im Schriftbild gelten höhere Voraussetzungen als für eine solche im Klang, weil der Durchschnittsverbraucher mit der optischen Erscheinung in der Regel länger konfrontiert ist als dem ausgesprochenen Wort. Zu berücksichtigen ist, dass ein Wort groß- oder kleingeschrieben werden kann. Die Ähnlichkeit im Schriftbild wird vor allem nach Wortlänge, übereinstimmenden Buchstaben und Position der Buchstaben bestimmt.

Beispiel 1 Tango vs. Tengo„: Wegen der fast identischen Buchstaben, der gleichen Länge und der Ähnlichkeit eines kleingeschriebenen „e“ mit einem kleingeschriebenen „a“ wurde hier eine hochgradige Ähnlichkeit im Schriftbild angenommen (BPat G, Beschluss vom 22.02.2010, Az. 26 W (pat) 39/09TANGO/TENGO).

Beispiel 2 Panero vs. Panerie„: Zwischen den Endsilben „-o“ und „-ie“ bestünden wegen der unterschiedlichen Länge und der verschiedenen Umrisscharakteristik ein hoher Unterschied. Weil dem Wortanfang „Pane-„ (italienisch für Brot) wegen seiner Häufigkeit im Backsektor eine nur geringe Kennzeichnungskraft zukomme, käme es besonders auf die Endsilben an. Deshalb sei das Schriftbild beider Marken „deutlich entfernt“, es besteht also nur eine geringe Ähnlichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 25.03.2010, Az. 25 W (pat) 46/09Panero/Panerie).

5. Begriffliche Ähnlichkeit: Eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt von Wortmarken kommt nur selten und praktisch nur bei Synonymen in Betracht. Unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt wird nur sehr selten bejaht. Durchaus in Betracht kommt aber Verwechslungsgefahr wegen gedanklicher Verbindung.

Beispiel: Bei den Weinmarken „Rebenfreund“ und „Traubenfreund“ sah das BPatG wegen der oft synonymen Verwendung von „Rebe“ und „Traube“ (als Beispiel nannte es die Bezeichnung von Wein als Rebensaft) eine so hohe begriffliche Ähnlichkeit, dass es im Ergebnis Verwechslungsgefahr bejahte (vgl. BPatG, Beschluss vom 19.11.1997, Az. 26 W (pat) 4/96Rebenfreund, Traubenfreund).

6. Neutralisierungstheorie: Der Bedeutungsgehalt einer Marke kann eine klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit ausgleichen, weil bei erheblichen Unterschieden im Bedeutungsgehalt zweier Marken eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit nicht mehr so leicht zu Verwechslungen führt. Kommt dem fraglichen (Gesamt-)Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung zu, die der maßgebliche Verkehrskreis ohne weiteres erfassen kann, werden etwaige klangliche oder optische Ähnlichkeiten durch die vorhandenen Bedeutungsunterschiede „neutralisiert“ (OLG Hamburg, Urteil vom 26.07.2018, Az. 3 U 79/15 mit Verweis auf: EuGH, Urteil vom 12.01.2006, Az. C-361/04 PPICASSO/PICARO).

Beispiel 1: Die Wortmarken „ZIRH“ und „SIR“ weisen zwar eine hohe klangliche Ähnlichkeit auf. Wegen der Bedeutungsgehalts des Wortes Sir („Herr“ auf Englisch) wird aber die daraus entstehende Verwechslungsgefahr neutralisiert (vgl. EuGH, Urteil vom 23.03.2006, Az. C-206/04 P).

Beispiel 2: Die nachfolgenden Zeichen stufte das OLG Hamburg  als unähnlich ein, weil sich für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht die Bildmarke „ELLE“ und der Markenbestandteil „elle“, sondern die Bezeichnungen „ELLE“ und „CellePhone“ gegenüberstehen.

EuGH Markenrecht Neutralisierung EuGH Markenrecht Neutralisierungstheorie

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cc) Wort-/Bildmarke vs. Wort-/Bildmarke

Auch die Kollision von Wort-/Bildmarken kommt in der Praxis häufig vor. Regelmäßig kommt es dabei zur Anwendung der Prägetheorie unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten für die Kollisionssituation Wort-/Bildmarke vs. Wort-/Bildmarke. Ansonsten gelten je nachdem, welche Elemente prägend sind und daher verglichen werden müssen, für den Vergleich von Wortelementen die Grundsätze zur Kollisionslage Wortmarke vs. Wortmarke entsprechend, für den Vergleich von Bildelementen die Grundsätze zur Kollisionslage Bildmarke vs. Bildmarke und für den Vergleich eines Wortelements mit einem Bildelement die Grundsätze zur Kollisionslage Wortmarke vs. Bildmarke entsprechend.

1. „Wort vor Bild“ beim klanglichen Eindruck: Bei Wort-/Bildmarken gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht am Wortbestandteil der Marke prägt (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2016, Az. 25 W (pat) 53/14TAO NOETIC/TAO COSMETICS). Dies gilt insbesondere für Wort-/Bildmarken, die lediglich das Wort in besonderer Weise grafisch darstellen. Ausnahmen sind nur in ganz seltenen Fällen denkbar, wenn das Bildelement wegen seiner Größe oder sonstiger lebhafter Wirkung so hervortritt, dass die Beschriftung kaum mehr beachtet wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.08.1993, Az. 27 W (pat) 325/91Billy the kid).

Beispiel 1: Bei der Wort-/Bildmarke „Tao Cosmetics“ ist für die (klangliche) Bezeichnung allein der Wortbestandteil „Tao Cosmetics“ entscheidend, weil der Verkehr nicht zusätzlich von „Tao Cosmetics mit dem Baum“ o.ä. sprechen wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2016, Az. 25 W (pat) 53/14TAO NOETIC/TAO COSMETICS).

Bundespatentgericht Tao Cosmetics

Beispiel 2: Eine seltene Ausnahme wurde bei der Wort-/Bildmarke „Billy“ angenommen. Wegen der Größe des Bildbestandteils tritt der Wortbestandteil „Billy“ hier so in den Hintergrund, dass er auch für die klangliche Bezeichnung nicht mehr als prägend angesehen werden kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.08.1993, Az. 27 W (pat) 325/91Billy the kid).

Bundespatentgericht Billy the Kid

2. Gleichwertigkeit von Wort und Bild hinsichtlich der visuellen Ähnlichkeit: Im Gegensatz zur klanglichen Dimension ist die visuelle Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in der Regel von Wort- und Bildelement gleichermaßen bestimmt (vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 231/06airdsl). Von diesem Grundsatz sind aber im Einzelfall Ausnahmen gut denkbar, wenn entweder der Wort- bzw. der Bildbestandteil besonders kennzeichnungsschwach sind, so dass das andere Element den Gesamteindruck prägt (vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 167/06METROBUS).

Beispiel 1: Die nebenstehende Wort-/Bildmarke wird gleichermaßen von Bild- und Wortelement geprägt (vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 231/06airdsl).

BGH AIRDSL

Beispiel 2: Die Wort-/Bildmarke „Metro“ wird entgegen des Erfahrungssatzes durch den Wortbestandteil geprägt, weil die grafische Gestaltung nicht ins Gewicht fällt, sondern nur einfache dekorative Elemente darstellen (vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 167/06METROBUS).

BGH METROBUS

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dd) Bildmarke vs. Bildmarke

Obwohl Kollisionen von reinen Bildmarken in der Praxis deutlich seltener zu Rechtsstreitigkeiten führen, sind die hier geltenden Kollisionsgrundsätze bedeutsam, da sie auch für den (häufigeren) Vergleich von prägenden Bildelementen in Wort-/Bildmarken gelten.

1. Erinnerung maßgeblich: Noch stärker als bei anderen Markenarten ist bei Bildmarken zu berücksichtigen, dass beim Verkehr häufig nur ein grobes Bild im Gedächtnis bleibt (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.03.2011, Az. 30 W (pat) 105/09Rinderkopf im wappenartigen Rahmen).

2. Ähnlichkeit nur in Wahrnehmungsbereichen Bild und Bedeutungsgehalt möglich: Bei reinen Bildmarken kann sich eine Ähnlichkeit nur aus visuellen Gesichtspunkten (hinreichende Gemeinsamkeiten bei der konkreten bildlichen Ausgestaltung) oder dem Sinngehalt der Bilder (identische Aussage der Bilder, die zur gleichen Benennung im Rechtsverkehr führt). Hinsichtlich des Bedeutungsgehalts gilt, dass sich Bildmarken umso weniger ähnlich sind, je allgemeiner ein gemeinsamer Sinngehalt gefasst werden müsste, um eine Gleichheit des Motivs zu begründen (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.09.2014, Az. 28 W (pat) 102/12).

3. Verbrauchte Motive schon bei geringer Abweichung nicht mehr ähnlich: Bestimmte Motive, die sehr häufig in Bildmarken Verwendung finden (z.B. Sterne, Dreiecke, Herzen) sorgen schon bei geringer Abweichung nicht mehr für eine Ähnlichkeit. Grund dafür ist die rechtliche Wertung, dass kennzeichnungsschwache Elemente einer Marke nur schwerer rechtlich erheblichen Auswirkungen (wie die Annahme einer verwechslungsgefahrbegründenden Ähnlichkeit) haben sollen (vgl. Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 76).

4. Kein Motivschutz: Die bloße Tatsache, dass zwei Marken das gleiche Motiv haben (z.B. einen Stern) reicht nicht allein zur Begründung einer (begrifflichen) Ähnlichkeit aus, weil dem Markenrecht ein bloßer Motivschutz fremd ist. Es kommt daher immer auf die konkrete Darstellung des Motivs an (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.04.2005, Az. 28 W (pat) 91/03Öl-Flämmchen).

5. Ähnlichkeit im Sinngehalt allein nicht ausreichend für Verwechslungsgefahr: Sollte eine erhöhte Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt zweier Marken festgestellt werden, reicht dies allein nicht zur Begründung einer Verwechslungsgefahr aus. Hinzutreten muss vielmehr noch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke (vgl. EuGH, Urteil vom 11.11.1997, Az. C-251/95Springende Raubkatze).

Beispiel 1: Zwischen den folgenden beiden Bildmarken (für tiermedizinische Produkte) besteht aufgrund der hohen optischen Ähnlichkeit (Tierkopf, gleiche Anordnung der Werkzeuge) sowie dem parallelen Sinngehalt (Rinderkopf mit Werkzeugen zur Klauenpflege) eine erhebliche, also hochgradige Ähnlichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.03.2011, Az. 30 W (pat) 105/09Rinderkopf im wappenartigen Rahmen).

Bundespatentgericht Rinderkopf im wappenartigen Rahmen

Beispiel 2: Anders lag es bei den folgenden beiden Bildmarken. Zwar stellen sie grundsätzlich ein ähnliches Motiv dar, allerdings der Bedeutungsgehalt „Sterndarstellung“ zu weit gefasst, um eine begriffliche Ähnlichkeit zu begründen. Auch weicht die bildliche Gestaltung in zu vielen Punkten (z.B. das +-Zeichen in der Mitte, die unterschiedliche Größe des Sterns, der Fokus auf Lichtschein) voneinander ab (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.09.2014, Az. 28 W (pat) 102/12).

BPatG, 28 W (pat) 102/12

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ee) Wortmarke vs. Bildmarke / Wortmarke vs. 3D-Marke

Die Ähnlichkeit einer Wortmarke mit einer reinen Bildmarke kann sich – genau wie im Falle einer Kollision von Wortmarke und 3D-Marke – nur aus dem Aspekt des Bedeutungsgehalts ergeben. Erforderlich ist, dass die Wortmarke die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes bzw. des dreidimensionalen Zeichens ist. Es gelten sehr hohe Anforderungen, die nur in seltensten Fällen erreicht werden.

Beispiel: Zwischen der Wortmarke „Goldbär“ von Haribo und einem in Goldfolie verpackten Schokobären von Lindt besteht nach Ansicht des BGH keine Ähnlichkeit. Der Schokobär müsse nicht zwangsläufig vom Publikum als „Goldbär“ bezeichnet werden. Ebenso kämen Bezeichnungen wie „Teddy“ oder „Schokoladen-Teddy“ in Betracht (vgl. BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az. I ZR 105/14Goldbären).

BGH Goldbären

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ff) Wortmarke vs. Wort-/Bildmarke

Die Kollision einer Wortmarke mit einer Wort-/Bildmarke kommt in der Praxis wiederum häufig vor. Welche Grundsätze gelten, richtet sich danach, welche Elemente der Wort-/Bildmarke für den Gesamteindruck prägend sind:

  • Ist lediglich der Wortbestandteil prägend (Regelfall beim klanglichen Aspekt), gelten die Grundsätze für den Vergleich von Wortmarken mit Wortmarken entsprechend.
  • Ist nur der Bildbestandteil prägend, gelten die Grundsätze für den Vergleich von Wortmarken mit Bildmarken entsprechend.
  • Prägen Bild- und Wortelement den Gesamteindruck gleichermaßen, wird sich in visueller Hinsicht in aller Regel keine Ähnlichkeit ergeben, weil die Wort-/Bildmarke sich bereits wegen ihres Bildelements von der reinen Wortmarke unterscheidet (vgl. EuG, Urteil vom 22.06.2005, Az. T-34/04; BPatG München, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Für die Beurteilung von Bedeutungsgehalt und Klang ist auf die allgemeinen Grundsätze zurückzugreifen.

Beispiel: Bei der Prüfung der Ähnlichkeit der Wortmarke „RÖSTA“ mit der folgende Wort-/Bildmarke verneinte das BPatG zunächst eine (schrift-)bildliche Ähnlichkeit, weil der Zusatz „Kaffeebar“ sowie die grafische Gestaltung einen erheblichen Unterschied zum Wort „RÖSTA“ bewirkten.

Bundespatentgericht Barösta

Auf klanglicher Ebene wurde der Wortbestandteil „barösta“ als prägend eingestuft, weil der Zusatz „Kaffeebar“ rein beschreibend und deswegen zu vernachlässigen sei. Aber obwohl das Wort „RÖSTA“ vollständig in „barösta“ enthalten sei, bestünden am wichtigeren Wortanfang sowie im Sprachrhythmus erhebliche Unterschiede, so dass im Ergebnis auch hier keine Ähnlichkeit angenommen wurde. Schließlich genüge die von beiden Marken verursachte Assoziation mit Kaffee nicht für die Annahme von begrifflicher Ähnlichkeit. Die beiden Marken seien sich deshalb nicht ähnlich (BPatG München, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16).

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b) Produktähnlichkeit: Wann sind Waren bzw. Dienstleistungen ähnlich?

Neben der Ähnlichkeit der Markenzeichen ist die Ähnlichkeit der Produkte zu prüfen, für welche die Marken Schutz beanspruchen.

Am Markt angebotene Produkte lassen sich in Waren (körperlich) und Dienstleistungen (nicht körperlich) unterteilen. Für deren Vergleich gelten (wie bei der Ähnlichkeitsprüfung der Marken) allgemeine Grundsätze.

Unter Beachtung dieser Grundsätze erfolgt anhand in der Rechtsprechung festgelegter Faktoren eine Bewertung der Ähnlichkeit. Diese Faktoren wurden zum Großteil für den Vergleich von Waren mit anderen Waren entwickelt. Mit Ausnahme geringer Besonderheiten gelten sie auch für den Vergleich von Waren mit Dienstleistungen sowie von Dienstleistungen mit Dienstleistungen.

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aa) Grundsätze zum Ähnlichkeitsvergleich von Produkten

Unabhängig davon, ob Waren oder Dienstleistungen verglichen werden, gelten die folgenden Grundsätze:

  • Ausgangspunkt sind die im Register eingetragenen Produkte: Verglichen werden diejenigen Produkte, für welche die Marken im Register eingetragen sind. Ob die eingetragenen Produkte tatsächlich unter der Marke vertrieben werden, ist egal.
  • Auslegung der eingetragenen Produkte nach Wortlaut: Die Einträge für die Produkte im Register umfassen alle Waren/Dienstleistungen, die wörtlich darunter fallen. Diese etwas banal anmutende Regel hat vor allem Konsequenzen, wenn eine Marke für einen Oberbegriff von Produkten angemeldet wurde (z.B. „Lebensmittel“). Hier ist die Wahrscheinlichkeit einer zumindest teilweisen Ähnlichkeit wesentlich höher als bei konkreteren Einträgen (z.B. „Milchprodukte“), was die Chancen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erhöht. Das wiederum kann, wenn man Besitzer einer älteren Marke ist, ein Vorteil sein; hat man seine Marke neu eingetragen, kann sich dies gleichwohl nachteilig auswirken.
  • Ähnlichkeit ist für jedes Produkt gesondert festzustellen: Verglichen werden nicht alle für die eine Marke eingetragenen Produkte insgesamt mit allen für die andere Marke eingetragenen Produkte insgesamt, sondern jedes einzelne Produkt einer Marke für sich mit jedem einzelnen Produkt der anderen Marke. Im Ergebnis kann daher eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken in der Regel nur für bestimmte Produkte bejaht werden. Die jüngere Marke kann dann auch nur für diese Produkte gelöscht werden, jedoch nicht insgesamt.

Beispiel: Gehen wir einmal davon aus, dass die Markenzeichen A und B durchschnittlich ähnlich sind, wobei A die ältere Marke ist. Wurde Marke A für „Schokolade“ und „Wollsocken“ eingetragen, die jüngere Marke B hingegen für „Zahnprothesen“ und „Wollsocken“, besteht nur hinsichtlich „Wollsocken“ Produktidentität . Marke A kann in einer solchen Lage voraussichtlich nur in Bezug auf „Wollsocken“ eine Teillöschung von Marke B erreichen, während Marke B für „Zahnprothesen“ weiter bestehen bleiben darf.

  • Ähnlichkeit setzt sich überschneidende Verkehrskreise voraus: Waren/Dienstleistungen können nur ähnlich sein, wenn sich die Kreise ihrer Abnehmer zumindest in einem geringen Maße überschneiden. Das ist insbesondere dann relevant, wenn Produkte zwar grundsätzlich dem gleichen Sektor zuzuordnen sind, aber sich das eine nur an Fachleute/Zwischenhändler, das andere hingegen nur an Endkunden/Verbraucher richtet. Zwischen diesen Produkten kann daher keine hinreichende Ähnlichkeit bestehen.
  • Grad der Ähnlichkeit ist festzustellen: Bei der Produktähnlichkeit ist als Ergebnis der Prüfung eine Gradierung der Ähnlichkeit anzugeben. Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren oder Dienstleistungen eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11Culinaria/Villa Culinaria).

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bb) Faktoren der Produktähnlichkeit

Es ist ständige Rechtsprechung,

„dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.“ (BGH, Urteil vom 06.11.2013, Az. I ZB 63/12 – DESPERADOS/DESPERADO; EuGH, Urteil vom 07.05.2009, Az. C-398/07)

Ob Waren/Dienstleistungen ähnlich sind, ist danach anhand folgender Kriterien zu ermitteln. Diese Kriterien bilden allerdings keinen abschließenden Prüfungskatalog, sondern nur Anhaltspunkte. Es ist immer eine auf den Einzelfall bezogene Gesamtbetrachtung der notwendig, die lebensnah die Ähnlichkeit der Produkte aus Sicht der einzelnen Kreise bestimmt.

  • Beschaffenheit: Sind die Waren aus ähnlichen Zutaten hergestellt? Haben sie ein ähnliches Aussehen oder sonstige ähnliche Eigenschaften?
  • Regelmäßige betriebliche Herkunft: Bei diesem Kriterium ist zu berücksichtigen, ob die beiden zu vergleichenden Waren regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt werden oder dieselben Unternehmen für die Qualität der Waren die Verantwortung tragen bzw. ob Dienstleistungen in der Regel von denselben Unternehmen erbracht werden. Nicht ausreichend ist aber, wenn Riesenkonzerne wie Nestlé oder Unilever beide Produkte herstellen (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.05.2012, Az. 25 W (pat) 550/11CLIOVELL/CLIOVELLE). Das Vorliegen einer regelmäßig gleichen betrieblichen Herkunft ist das stärkste Indiz für eine Ähnlichkeit der Produkte.
  • Regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart: Hier geht es darum, ob die verglichenen Waren in der Regel in den gleichen (Fach-)Geschäften bzw. in der gleichen Abteilung verkauft werden. Nicht ausreichend ist hier, dass Kaufhäuser oder andere Großmärkte beide Waren führen, weil diese Läden beinahe Produkte aller Art vertreiben (vgl. BGH, Beschluss vom 16.07.1998, Az. I ZB 5/96John Lobb).
  • Verwendungszweck und Nutzung: Hier geht es darum, zu welchem Zweck die betreffenden Waren/Dienstleistungen erworben werden, also welche Bedürfnisse damit befriedigt werden.
  • Funktionelle Zusammenhänge: Wenn Waren miteinander in Konkurrenz stehen, also austauschbar sind oder sich gegenseitig ergänzen, spricht das auch dafür, dass sie sich ähneln (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.03.2016, Az. 28 W (pat) 537/13NURMIE/nur die).

Achtung: Neben diesen Hauptkriterien können auch andere Gesichtspunkte für eine Ähnlichkeit sprechen. Die Rechtsprechung hat allerdings auch eine Reihe von Aspekten als bedeutungslos für die Ähnlichkeit angesehen. Folgendes ist also kein Indiz für eine Ähnlichkeit der Waren (vgl. Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 38):

  • Zugehörigkeit zu derselben Nizza-Klasse
  • Ähnlichkeit beider Waren zu einer dritten Ware
  • übereinstimmende Assoziationen zu den beiden Produkten (z.B. gehobene Lebensart)
  • branchenübergreifendes Merchandising, also Fälle, in denen eine Marke für eine ganz andere Art von Ware lizensiert wird (z.B. Automarke für Parfum)

Beispiel 1: „Zigarren“ ähneln „Fruchtsäfte und Bier“ nicht, weil sie aus völlig unterschiedlichen Stoffen bestehen und völlig unterschiedlich hergestellt werden (vgl. BGH, Beschluss vom 28.09.2006, Az. I ZB 100/05COHIBA).

Beispiel 2: Zeitschriften und Datenträger sind sich erheblich ähnlich, weil Zeitschriften oft auch digital auf Datenträgern angeboten werden und Zeitschriften häufig Datenträger beigefügt werden (funktioneller Zusammenhang) (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.06.2016, Az. 30 W (pat) 561/13Praxisvital/Vital).

Beispiel 3: Wein und Weingläser hingegen sind unähnlich, der bloße funktionelle Zusammenhang, dass Wein aus Weingläsern getrunken wird, kann nicht ausgleichen, dass die Waren unterschiedliche Zwecke erfüllen, regelmäßig in unterschiedlichen Geschäften verkauft werden und nach Verkehrsansicht nicht von denselben Firmen hergestellt werden (vgl. EuGH, Urteil vom 07.05.2009, Az. C-398/07).

Beispiel 4: Zwischen Olivenöl und Tomatenprodukten besteht zumindest eine durchschnittliche Ähnlichkeit, weil sie im Verkauf oft räumlich eng beieinander stehen, einander in der Verwendung ergänzen und oftmals von denselben Firmen hergestellt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 17.05.2000, Az. 28 W (pat) 131/99).

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cc) Besonderheiten beim Vergleich von Dienstleistungen oder Waren mit Dienstleistungen

Die oben genannten Grundsätze wurden überwiegend für den Vergleich von Waren festgelegt, sind aber prinzipiell auch auf Dienstleistungen zu übertragen (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007, Az. I ZB 39/05idw Informationsdienst Wissenschaft).

Beispiele zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen

Beispiel 1: Finanzwesen und Immobilienwesen sind hochgradig ähnlich, insbesondere weil sie oft von denselben Unternehmen (nämlich Banken) angeboten werden, aber auch, weil sich die Erbringung (Tätigwerden auf einem Markt, Anlage von Geld) ihrer Art nach ähnelt (vgl. BPatG, Beschluss vom 28.09.2004, Az. 33 W (pat) 56/03).

Beispiel 2: Die Veranstaltung einer Fernsehsendung sowie die Verleihung eines Kunstpreises sind sich nicht ähnlich, insbesondere weil sie in der Regel von unterschiedlichen Unternehmen erbracht werden. Dass beide Dienstleistungen ggf. bei einer Übertragung in Kontakt kommen, begründet keine Ähnlichkeit (vgl. BPatG, Beschluss vom 07.06.2010, Az. 27 W (pat) 138/09Phönix).

Beispiel 3: Versicherungswesen und Steuerberatungsdienstleistungen weisen nur eine geringe Ähnlichkeit auf, weil sie in der Regel von anderen Unternehmen erbracht werden und sich in der Art unterscheiden. Der geringe Grad der Ähnlichkeit ergibt sich nur daraus, dass beide Bereiche sich in einem gewissen Maße überschneiden (vgl. BPatG, Beschluss vom 24.09.2015, Az. 25 W (pat) 513/14adcuri/ADCURA).

Weiterhin ist ebenfalls denkbar, dass eine Ware einer Dienstleistung ähnelt. Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann zum Beispiel gegeben sein, wenn die Dienstleistungen typischerweise nur im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren erbracht werden (vgl. EuG, Urteil vom 24.01.2019, Az. T-800/17). Nicht ausreichend ist, dass ein Produkt bloße Nebenleistung ist, sowohl Dienstleistung als auch Ware müssen auch selbständig Gegenstand des Geschäftsbetriebs sein (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10Pelikan).

Beispiele zur Ähnlichkeit von Dienstleistungen und Waren

Beispiel 1: Die Ware „Zigarren“ und die Dienstleistung „Verpflegung“ sind einander nicht ähnlich, weil nach Verkehrsanschauung Zigarrenhersteller regelmäßig keine Hotels und Restaurants betreiben und umgekehrt die Gastronomie keine Zigarren herstellt. Besondere Gastronomieformen wie Raucherklubs waren ihrer Seltenheit wegen nicht zu berücksichtigen, weil diese wegen ihrer Exklusivität keinen Einfluss auf das Verkehrsverständnis haben (vgl. BGH, Beschluss vom 28.09.2006, Az. I ZB 100/05COHIBA).

Beispiel 2: Musikunterricht und entsprechende Lehrmittel ähneln sich. Der BGH stellte hier insbesondere auf den funktionellen Zusammenhang ab und implizierte, dass er regelmäßig eine gleiche betriebliche Herkunft von Musikunterricht und entsprechenden Lehrmitteln als gegeben ansah (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10Pelikan).

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c) Kennzeichungskraft der älteren Marke

Das letzte Kriterium ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Je größer die Bekanntheit beim Publikum, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Publikum eine jüngere Marke mit ihr verwechselt.

Die Feststellung Kennzeichnungskraft ähnelt der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  (bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV). Der Unterschied ist, dass die Unterscheidungskraft rein abstrakt nach ihrer potentiellen Fähigkeit, eine Unterscheidung der Herkunft von Waren zu ermöglichen bestimmt wird, die Kennzeichnungskraft hingegen zusätzlich durch tatsächliche Umstände (Dauer und Intensität der Nutzung, Werbeaufwand, Marktanteil) beeinflusst wird (vgl. EuGH, Urteil vom 20.09.2007, Az. C-193/06).

Die Kennzeichnungskraft setzt sich zusammen aus der originären Kennzeichnungskraft, die weitgehend der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  (bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV) entspricht und der erworbenen Kennzeichnungskraft, die durch die oben genannten Faktoren Dauer und Intensität der Nutzung, Werbeaufwand und Marktanteil beeinflusst wird. Sie ist für jedes Produkt, für das die Marke eingetragen ist, unterschiedlich zu beurteilen.

Auch hinsichtlich der Kennzeichnungskraft stellt die Rechtsprechung ihre Ergebnisse in einer Gradierung dar, die der zur Markenähnlichkeit ähnelt:

  • Durchschnittliche Kennzeichnungskraft haben alle Marken, die originär zur herkunftsweisenden Unterscheidung von Produkten dienen können. Dies ist nicht automatisch der Fall, weil die Marke eingetragen wurde, weil hierzu schon geringste Unterscheidungskraft genügt (vgl. BGH, Urteil vom 22.04.2010, Az. I ZR 17/05). Es handelt sich somit sozusagen um den „Standardfall“, von dem im Zweifel auszugehen ist.
  • Hohe Kennzeichnungskraft kann nur durch besondere Aspekte der erworbenen Kennzeichnungskraft entstehen, also tatsächliche Umstände, die zu hoher Bekanntheit im Verkehr geführt haben. Diese sind vom Inhaber der älteren Marke vor Gericht glaubhaft zu machen (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.08.2015, Az. 24 W (pat) 540/12Senkrechte Balken). Hier können demoskopische Umfragen ein wichtiges Hilfsmittel sein.Beispiele für hohe Kennzeichnungskraft sind das Lacoste-Krokodil für „Bekleidung“ (BGH, Beschluss vom 22.09.2005, Az. I ZB 40/03 – coccodrillo) und die BRAVO für „Jugendzeitschriften“ (BPatG, Beschluss vom 28.05.2014, Az. 29 W (pat) 11/12).
  • Unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft liegt vor, wenn die Marke nur geringste Unterscheidungskraft hat und auch die für die Eintragung nötige Unterscheidungskraft nur gerade so erreicht hat.

Hinweis: Es ist nicht möglich, dass im Rahmen der Prüfung der Verwechslungsgefahr festgestellt wird, dass eine Marke gar keine Kennzeichnungskraft aufweist. Grund ist, dass eine Marke bei fehlender Unterscheidungskraft wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses gar nicht hätte eingetragen werden dürfen. Das kann aber vor Gericht nur im Rahmen eines Löschungsverfahrens festgestellt werden.

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3. Wechselwirkung der Kriterien

Nachdem für die drei Kriterien Zeichenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gemäß der oben dargestellten Regeln jeweils ein konkreter Grad festgelegt wurde, ist daraus zu ermitteln, ob unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die drei Kriterien in Wechselwirkung zueinander befinden. Das bedeutet,

„dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann“ (BPatG München, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16).

Absolute Waren- oder Dienstleistungsunähnlichkeit: Wenn ein Faktor „Null“ ist, also gar keine Marken- oder Produktähnlichkeit besteht, kann dies nicht mehr ausgeglichen werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007, Az. I ZB 39/05idw Informationsdienst Wissenschaft).

Wie hoch genau die Grade aller drei Kriterien sein müssen, um Verwechslungsgefahr anzunehmen, ist einzelfallabhängig. Zur groben Orientierung nachfolgend zwei aktuelle Beispiele:

Beispiel 1 (BPatG, Beschluss vom 01.03.2019, Az. 28 W (pat) 29/16INJEKT/INJEX): Zwischen den Wortmarken INJEKT und INJEX besteht keine Verwechslungsgefahr. Das Gericht bewertete die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als durchschnittlich (unterdurchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft, die durch intensive Nutzung im Rahmen der erworbenen Kennzeichnungskraft gesteigert wurde). Zwischen den Waren „medizinische Spritzen“ für INJEKT und „nadelloses Injektionssystem“ für INJEX bestand Warenidentität, weil Spritzen nicht unbedingt eine Nadel enthalten müssen.

Zwischen INJEKT und INJEX bestehe nur eine weit unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit, weil das Wort „inject“ (engl. für injizieren) nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG schutzunfähig sei und daher nur die Abweichungen („k“ statt „c“) prägend i.S.d. Präegtheorie sein könnten. Sowohl in klanglicher als auch in schriftbildlicher Hinsicht bestünden aber große Unterschiede zwischen dem „k“ bei INJEKT und dem „x“ am Wortende bei „INJEX“. Die begriffliche Ähnlichkeit der Wörter sei wegen der oben erwähnten Schutzunfähigkeit des Wortes „inject“ aus rechtlichen Gründen nicht zu beachten.

Im Ergebnis stünde daher unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit und nur durchschnittliche Kennzeichnungskraft einer Warenidentität gegenüber. Letztere könne die nur unterdurchschnittliche Zeichenähnlichkeit nicht mehr ausgleichen, was für sich genüge, um Verwechslungen auszuschließen.

Beispiel 2 (BPatG, Beschluss vom 19.02.2019, Az. 27 W (pat) 14/17): Zwischen der Wort-/Bildmarke Bundespatentgericht CASS (registriert u.a. für „Bier“ sowie „Bar- und Restaurantbetrieb“) und der Wortmarke „BASS“ (für „Malzbier“) besteht Verwechslungsgefahr.

Auf Produktebene bestehe Warenidentität zwischen „Malzbier“ und „Bier“ sowie durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen „Malzbier“ und „Bier“ / „Bar-/Restaurantbetrieb“, weil diese oft eigene Getränke herstellten und insoweit eine Verwechslung möglich erscheine. Die Wort-/Bildmarke Bundespatentgericht CASS habe durchschnittliche Kennzeichnungskraft.

Zur Zeichenähnlichkeit führte das Gericht aus, die Begriffe „CASS“ und „Bass“ hätten zumindest durchschnittliche klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit.

Im Ergebnis stellte das Gericht also eine zumindest durchschnittliche Zeichenähnlichkeit, zumindest durchschnittliche Produktähnlichkeit und durchschnittliche Kennzeichnungskraft der älteren Marke fest. In der Gesamtschau seien sich die Marken so ähnlich, dass die jüngere Marke nicht den erforderlichen Abstand zur älteren Marke einhalte und damit Verwechslungsgefahr zu bejahen sei.

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III. Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG legt ausdrücklich fest, dass eine Verwechslungsgefahr auch durch gedankliche Verbindung entstehen kann. Im Gegensatz zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr kann in diesem Fall der Verkehr die Marken zwar grundsätzlich auseinanderhalten, glaubt aber trotzdem, die Produkte kämen aus dem gleichen oder miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob eine solche Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nur dann zu prüfen, wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr vorliegt. Sie ist der unmittelbaren Verwechslungsgefahr also nachrangig. Weiterhin werden viele der Grundregeln für die unmittelbare Verwechslungsgefahr auch hier angewendet.

Die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist noch sehr in Bewegung und nicht klar vorhersehbar. Es haben sich soweit im Groben zwei Fallgruppen herauskristallisiert: Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (auch mittelbare Verwechslungsgefahr) und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

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1. Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens

Diese Fallgruppe, auch mittelbare Verwechslungsgefahr genannt, liegt vor, wenn

„der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Dabei nimmt der Verkehr die Unterschiede der Marken durchaus wahr und verwechselt sie deshalb nicht unmittelbar, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen hat er jedoch Anlass, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder den Eindruck gewinnen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13 – Mäc Spice/McDonald‘s).

Voraussetzungen für das Vorliegen von mittelbarer Verwechslungsgefahr ist also:

(1) Gemeinsamer charakteristischer Bestandteil der Marken: Zu ermitteln ist, ob zwei übereinstimmende charakteristische Bestandteile der Marken vorliegen. Anhaltspunkt kann die Prägetheorie sein.

Beispiel: Zwischen „Mäc Spice“ und „McDonald’s“ ist dies die Vorsilbe „Mc“ bzw. „Mäc“, die in klanglicher Hinsicht identisch sind (BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13Mäc Spice/McDonald‘s).

(2) Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils: Dem charakteristischen Bestandteil muss Kennzeichnungskraft zukommen, weil Verwechslungsgefahr sonst aus Rechtsgründen ausscheidet.

(3) Vorliegen einer Serie mit entsprechender Verwendung des Stammbestandteils: Der Inhaber der älteren Marke muss mit dem charakteristischen Stammbestandteil bereits als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten sein, welche im Verkehr bekannt sein müssen (BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13Mäc Spice/McDonald‘s).

Beispiel: Im Fall Mäc Spice/McDonald’s hatte McDonald’s die Vorsilbe „Mc“ bereits vor eine Reihe ihrer Produkte als Marke gesetzt (z.B. McDrive, McCAFE). Diese waren auch gleich gebildet: Mc + Beschreibung des jeweiligen Produkts und im Verkehr sehr bekannt.

(4) Warenähnlichkeit: Damit der Verkehr annehmen kann, dass die Produkte aus der gleichen Serie stammen, müssen die Produkte der Marken sich auch ähneln (vgl. BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13Mäc Spice/McDonald‘s).

Beispiel: Mäc Spice hatte mit „Gewürze und Saucen“ identische Waren wie McDonald’s eingetragen. Das Gericht verwies zudem auf die separaten Portionspackungen für Saucen und Gewürze bei McDonald’s, weswegen eine Verwechslungsgefahr bestand (vgl. BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13Mäc Spice/McDonald‘s).

Weitere Beispiele für Verwechslungsgefahr wegen eines Serienzeichens: BPatG, Beschluss vom 02.03.2016, Az. 24 W (pat) 81/14TECALAN/TECA; BPatG, Beschluss vom 13.10.2010, Az. 26 W (pat) 530/10Saluslogist/SALUS.

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2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird in zwei Fällen angenommen:

  • aufgrund der Bekanntheit der älteren Marke als Unternehmenskennzeichen (sehr selten!): Hiermit sind Fälle gemeint, in denen der Verkehr zwar die beiden Marken auseinanderhält, aber aufgrund besonderer Umstände eine Zusammenarbeit der beiden Anbieter vermutet. Ein solch besonderer Umstand kann beispielsweise die Üblichkeit einer entsprechenden Zusammenarbeit sein. Damit dies in Betracht kommt, ist weiter erforderlich, dass die ältere Marke als Unternehmenskennzeichen bekannt ist.

Beispiel: Ein seltener Anwendungsfall war eine Autoreparaturwerkstatt, die sich „Volks.Inspektion“ nannte und dazu Reifen unter der Marke „Volks.Reifen“ vertrieb. Hiergegen hatte Volkswagen geklagt und Recht bekommen, weil die Marken der Beklagten den falschen Schluss nahelegten, zwischen der Autowerkstatt und Volkswagen bestünde eine Zusammenarbeit.

  • aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung (häufig): Diese Fallgruppe wurde in der jüngeren Rechtsprechung immer wieder angenommen. Es geht hierbei um Fälle, in denen ein Bestandteil (oder sogar die ganze) ältere Marke in eine jüngere Marke übernommen wird, dort aber nach der Prägetheorie keine prägende Stellung hat. Nach der Rechtsprechung des EuGH (wegweisend: EuGH, Urteil vom 06.10.2005, Az. C-120/04 – Thomson Life), die der BGH mittlerweile übernommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria), kann dieser Bestandteil eine „selbständig kennzeichnende Stellung“ behalten und deshalb auch zu einer Verwechslung führen. Wann eine solche selbständig kennzeichnende Stellung vorliegt, ist nicht einheitlich festgelegt und ist im Einzelfall zu beurteilen. Als Faustformel gilt: Der übernommene Bestandteil muss wie eine „Marke in der Marke“ wirken (vgl. Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 116).

Achtung: Diese Fallgruppe ähnelt sehr der Problematik der erweiterten Prägetheorie. Es ist nicht ganz klar, nach welchen Maßstäben diese Thematik an der einen oder anderen Stelle behandelt wird (so auch Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 114). Da die Rechtsprechung zuletzt immer häufiger die hier erwähnte Fallgruppe prüft, sollte man die Entwicklung im Auge behalten.

Beispiel: In der Wort-/Bildmarke

BPatG, Beschluss vom 20.08.2008, Az. 29 W (pat) 28/08).

hatte der Bestandteil „FÜR SIE“, der identisch als Wortmarke für eine Zeitschrift eingetragen war, eine selbständig kennzeichnende Stellung, weil sie zwar nicht für den Gesamteindruck prägend war, aber derart abgegrenzt vom Bestandteil „Coupon“ steht, dass sie als eigenständig erscheint. Hieraus ergebe sich die Gefahr, dass die Produkte dem gleichen Unternehmen zugerechnet würden (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.08.2008, Az. 29 W (pat) 28/08).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.

Autor:

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter und Facebook!

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