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Markenmäßige Benutzung: Alles Wichtige im Überblick

markenmäßige benutzung beispiel

Eine Markenverletzung setzt nach der Rechtsprechung voraus, dass der Verletzer die fremde Marke „markenmäßig“ benutzt hat. In diesem Beitrag erfahren Sie alles Wichtige zur markenmäßigen Benutzung.

I. Markenmäßige Benutzung

Obgleich nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt, lesen die Gerichte in ständiger Rechtsprechung das Erfordernis einer „markenmäßigen“ Benutzung als zusätzliches ungeschriebenes Merkmal in den Tatbestand von § 14 MarkenG hinein. Voraussetzung ist, dass die konkrete Benutzungshandlung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann (BGH, Urteil vom 11.04.2019, Az. I ZR 108/18Damen Hose MO; EuGH, Urteil vom 08.07.2010, Az. C-558/08). Andernfalls scheidet eine Markenverletzung aus. Dem Merkmal der markenmäßigen Benutzung kommt so eine Filterfunktion zu.

Eine Benutzungshandlung ist nach der Rechtsprechung „markenmäßig“, wenn sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

  1. Die Benutzung beeinträchtigt eine Markenfunktion der fremden Marke.
  2. Die Benutzung der fremden Marke dient zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen.
  3. Es handelt sich um Waren und Dienstleistungen des Benutzers.

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1. Beeinträchtigung von Markenfunktionen

Bei der Beurteilung, ob die Marke aus Sicht des angesprochenen Verkehrs zur Unterscheidung der Produktherkunft benutzt wird, ist unter Beachtung der Kennzeichnungsgewohnheiten des jeweiligen Warensektors zu ermitteln, ob die Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann (vgl. BGH, Urteil vom 11.04.2019, Az. I ZR 108/18). Besonderes Augenmerk legen die Gerichte auf Beeinträchtigungen der Herkunftsfunktion, während Beeinträchtigungen der übrigen Markenfunktionen in den meisten Fällen nur Begleiterscheinungen darstellen.

a. Herkunftsfunktion

Hauptfunktion einer Marke ist es, den Verbraucher auf die Herkunft der gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen hinzuweisen, um es ihm zu ermöglichen, Produkte unterschiedlicher Unternehmen voneinander zu unterscheiden (sog. Herkunftsfunktion, vgl. BGH, Urteil vom 07.03.2019, Az. I ZR 195/17SAM). Die Marke gewährleistet, dass das gekennzeichnete Produkt aus dem Unternehmen des Markeninhabers stammt und dieser für die Qualität des Produkts verantwortlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi).

Ausreichend für eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ist, dass wegen der Verwendung der Marke der Eindruck entstehen kann, es bestehe zwischen den betroffenen Waren/Dienstleistungen des Anspruchsinhabers und dem Markeninhaber eine Verbindung im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az. I ZR 78/14Sparkassen-Rot/Santander-Rot). Dadurch entsteht die Gefahr, dass der Markeninhaber für die Qualität der Produkte des Anspruchsgegners verantwortlich gemacht wird.

Die Herkunftsfunktion der Marke wird nach der Rechtsprechung des EuGH auch dann beeinträchtigt, wenn ein Dritter die Waren des Markeninhabers von der Marke befreit und ohne die Marke in den Umlauf bringt, weil der Markeninhaber an seinem Recht gehindert wird, das Inverkehrbringen der Ware in den europäischen Binnenmarkt zu kontrollieren (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi; kritisch dazu: BeckOK/Mielke Markenrecht, § 14 MarkenG Rn. 127.1).

Beispiele aus der Rechtsprechung zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion

  • Ein Abdruck des als Marke geschützten Logos des FC Arsenal London auf Fanbekleidung ist geeignet, beim adressierten Verkehrskreis (= Fans vom FC Arsenal) den Eindruck zu erwecken, der FC Arsenal London als Unternehmen stehe in Verbindung zu der angebotenen Fanbekleidung. Das kann wiederum dazu führen, dass Käufer den FC Arsenal für die Qualität der Fanbekleidung verantwortlich machen. Wenn die Fanbekleidung aber ohne Wissen und Zustimmung des FC Arsenal hergestellt und vertrieben wird, beeinträchtigt das die Herkunftsfunktion der abgebildeten Marke. Es handelt sich daher um eine markenmäßige Benutzung (vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002, Az. C-206/01Arsenal Football Club).
  • Die Beklagten entfernten ohne Zustimmung der Markeninhaberin Mitsubishi von Mitsubishi-Gabelstaplern die als Marke geschützten Mitsubishi-Zeichen mitsamt Seriennummern und ersetzten diese durch eigene Kennzeichen. Der EuGH sah hierin zunächst eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, weil Mitsubishi in seinem Recht auf Kontrolle des Inverkehrbringens von mit der Marke versehenen Waren in den europäischen Wirtschaftsraum behindert wurde. Zudem wird durch das Fehlen der Marke auf der Ware die Investitions- und Werbefunktion beeinträchtigt, weil die Qualität der Ware von den Verbrauchern nicht in Verbindung mit der Marke gebracht wird (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi).
  • Ausnahmsweise keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion lag in einem Fall vor, in dem zwei voneinander unabhängige Brauereien im Vereinigten Königreich jeweils über dreißig Jahre lang die Marke „Budweiser“ für ihr Bier verwendet hatten. Der EuGH nahm in diesem Fall an, dass die Verbraucher die jeweiligen Produkte trotz derselben Bezeichnung gut unterscheiden könnten, weil sie sich in Geschmack, Preis und Aufmachung deutlich unterschieden (EuGH, Urteil vom 22.09.2011, Az. C-482/09Budvar/Anheuser-Busch).
  • Vergleichende Werbung unter Nennung der Konkurrenzmarke beeinträchtigt die Werbefunktion dieser Marke, weil hierin in der Regel eine Schwächung des Rufs der Marke einhergeht (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2009, Az. C-487/07 – L’Oréal/Bellure).

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b) Sonstige Markenfunktionen

In der Rechtsprechung deutlich seltener thematisiert wurden Beeinträchtigungen der sonstigen Markenfunktion.

Die Werbefunktion der Marke meint die Möglichkeit, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen (EuGH, Urteil vom 23.03.2010, Az. C-236/08 – Google Adwords). Sie wird beeinträchtigt, wenn die Benutzung die Möglichkeiten des Markeninhabers stört, die Marke zur Verkaufsförderung oder Handelsstrategie einzusetzen (EuGH, Urteil vom 23.03.2010, Az. C-236/08 bis C-238/08Google und Google France). Das ist vor allem bei Rufausbeutung der Fall, das heißt wenn ein Dritter durch die Benutzung versucht, sein Unternehmen bzw. seine Produkte in die „Sogwirkung“ einer bekannten Marke zu begeben, um von deren Ruf und Ansehen zu profitieren. In solchen Fällen bedeutet die Ausnutzung des guten Rufs durch den Dritten generell zugleich eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der Marke (BGH, Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10Große Inspektion für alle).

Die Investitionsfunktion beschreibt den Einsatz einer Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs (EuGH, Urteil vom 22.09.2011, Az. C-323/09Interflora) bzw. den Gebrauch der Marke zur Werbung und Bindung von Kunden auf dem Markt (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi). Sie wird beeinträchtigt, wenn es dem Markeninhaber wesentlich erschwert wird, seine Marke zum Erwerb oder der Wahrung eines Rufs einzusetzen. Ihr Anwendungsbereich überschneidet sich weitgehend mit dem der Werbefunktion. Nach dem EuGH wird die Investitionsfunktion relevant, wenn die Rufbildung oder -wahrung durch andere Geschäftsmethoden als Werbung erfolgt (EuGH, Urteil vom 22.09.2011, Az. C-323/09Interflora). Ob es der Investitionsfunktion als eigenständiges Institut neben der Werbefunktion bedarf, wird von der Rechtswissenschaft daher bezweifelt (vgl. BeckOK MarkenR/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 135).

In der Rechtswissenschaft ist umstritten, ob und welche weiteren Markenfunktionen juristisch eine Rolle spielen dürfen. Die interne Abgrenzung verläuft nicht trennscharf, was dadurch verkompliziert wird, dass teilweise unterschiedliche Bezeichnungen für die weiteren Markenfunktionen verwendet werden. Für die weiteren Markenfunktionen, die bisher vom EuGH erwähnt wurden (Qualitäts- und Kommunikationsfunktion), liegen in der Rechtsprechung bisher weder Inhaltsbestimmungen noch Beispiele für Beeinträchtigungen vor. Ihre Bedeutung ist daher gegenwärtig gering.

  • Qualitätsfunktion / Garantiefunktion
    Die Qualitätsfunktion zielt ab auf den Schutz des Vertrauens der Verbraucher in die Qualität von Produkten mit bestimmter Herkunft im Sinne einer Garantie der qualitativen Beständigkeit (oder Homogenität) der mit der Ware gekennzeichneten Produkte.
  • Kommunikationsfunktion
    Die Kommunikationsfunktion der Marke meint deren Eigenschaft, Informationen zu vermitteln, z.B. Botschaften über immaterielle Eigenschaften, die das Image des Produkts oder des Unternehmens formen.

Beispiele aus der Rechtsprechung zur Beeinträchtigung sonstiger Markenfunktionen

  • Im oben geschilderten Fall zu den Mitsubishi-Gabelstaplern wird durch das Fehlen der Marke auf der Ware neben der Herkunftsfunktion auch die Investitions- und Werbefunktion beeinträchtigt, weil die Qualität der Ware von den Verbrauchern nicht in Verbindung mit der Marke gebracht wird (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi).
  • Eine (unabhängige) Kfz-Werkstatt warb auf einem Flyer mit Inspektionen, die „garantiert günstiger als beim Vertragshändler“ sein sollten. Auf dem Flyer war das als Marke geschützte VW-Logo abgebildet. Zwar ergab sich hieraus keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, weil der Flyer deutlich machte, dass es sich gerade um keine Vertragswerkstatt handelte. Allerdings wurde die Werbefunktion beeinträchtigt, weil durch den Abdruck des VW-Logos eine Rufausbeutung vorlag, die die Kennzeichnungskraft der Marke schwächte (BGH, Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10Große Inspektion für alle).
  • Vergleichende Werbung unter Nennung der Konkurrenzmarke beeinträchtigt die Werbefunktion dieser Marke, weil hierin in der Regel eine Schwächung des Rufs der Marke einhergeht (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2009, Az. C-487/07 – L’Oréal/Bellure).

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c) Keine rein beschreibende Benutzung

Eine markenmäßige Benutzung liegt nicht vor, wenn das als Marke geschützte Kennzeichen zu rein beschreibenden Zwecken benutzt wird, weil in diesem Fall keine geschützten Markenfunktionen beeinträchtigt werden (EuGH, Urteil vom 18.06.2009, Az. C-487/07 – L’Oréal/Bellure). Ist also feststellbar, dass eine Benutzung ausschließlich zu beschreibenden Zwecken erfolgt, braucht es keiner weiteren Prüfung einer Funktionsbeeinträchtigung.

Merke: Eine rein beschreibende Nutzung schließt eine Beeinträchtigung von Markenfunktionen aus (und umgekehrt). Stellt das Gericht entsprechend fest, dass die Marke ausschließlich beschreibend benutzt wurde, scheiden Ansprüche nach § 14 MarkenG aus, etwa wegen Verwechslungsgefahr.

Ob eine rein beschreibende Verwendung vorliegt, muss anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls unter Berücksichtigung des Gesamteindrucks beurteilt werden.

Beispiele

  • Die Bezeichnung „Festspielhaus“ beschreibt die Örtlichkeit, in der eine Dienstleistung angeboten wird, nicht aber die Herkunft, also den Anbieter dieser Dienstleistung (vgl. BGH, Urteil vom 06.12.2001, Az. I ZR 135/99Festspielhaus).
  • Auf der Vorderseite von Kleidungsstücken angebrachte Motive sind nicht immer ein Hinweis auf die Herkunft des Kleidungsstücks, sondern können auch rein dekorative Zwecke verfolgen. So wird zum Beispiel der Abdruck der Buchstaben „DDR“ mitsamt des Staatswappens der DDR vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (BGH, Urteil vom 14.01.2010, Az. I ZR 92/80 – DDR-Logo).
  • Die Verwendung des Wortes „pure“ in der nachstehenden Aufmachung erfolgte nicht nur zur Beschreibung des Produkts, sondern ist wegen der hervorgehobenen Stellung und der Verwendung des ®-Zeichens als markenmäßiger Herkunftshinweis zu verstehen (BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure).BGH, Urteil vom 9.2.2012, I ZR 100/10
  • Eine Marke kann auch dann in rein beschreibender Weise (= nicht markenmäßig) benutzt werden, wenn ein bestimmtes Produkt erst durch den Markeninhaber geschaffen wird und deshalb nach ihm benannt wird. In diesem Falle ist eine Verwendung des als Marke geschützten Kennzeichens dann nur beschreibend, wenn sie erst die Identifizierung der Dienstleistung ermöglicht (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 01.03.2012, Az. 4 U 135/11Sipari).
  • Die Marke „SIPARI“ war für Dienstleistungen der Musik- und Sprachtherapie eingetragen. SIPARI war zugleich Bezeichnung für eine von der Markeninhaberin entwickelte Sprachtherapie. Die Beklagte warb im Internet für eine eigene Musiktherapie mit dem Hinweis „SIPARI-Methode nach [Markeninhaberin]“, ohne bei der Markeninhaberin eine Ausbildung o.ä. absolviert zu haben. Das OLG Hamm sah in dieser Verwendung des Kennzeichens SIPARI durch die Beklagte keine markenmäßige Benutzung, weil durch den Hinweis „nach [Markeninhaberin] klar werde, dass die Markeninhaberin nicht selbst Anbieterin sei und daher keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vorläge. Zudem müsse die Verwendung der Marke im vorliegenden Fall zulässig sein, weil es für die angebotene Dienstleistung keine andere Bezeichnung als SIPARI gab, da diese nach der Markeninhaberin benannt wurde. Das Markenrecht könne dem unternehmerischen Verkehr aber keine Möglichkeiten entziehen, die der allgemeine Sprachgebrauch liefert. Die Verwendung der Marke erfolgte daher  nur beschreibend (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 01.03.2012, Az. 4 U 135/11Sipari).

Selbst wenn ein objektiv beschreibendes Zeichen im Einzelfall als Herkunftshinweis aufgefasst wird (also nicht rein beschreibend benutzt wurde) und somit eine markenmäßige Benutzung vorliegt, kann die Schutzschranke des § 23 Nr. 2 MarkenG greifen. In der Praxis lassen die Gerichte dann regelmäßig offen, ob eine Benutzung rein beschreibend oder markenmäßig erfolgt war und verweisen darauf, dass ein Anspruch des Markeninhabers jedenfalls an § 23 Nr. 2 MarkenG scheitert.

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2. Benutzung zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen

Weiter muss die Marke gerade verwendet worden sein, um Waren bzw. Dienstleistungen voneinander zu unterscheiden. Während Waren als körperliche Gegenstände selbst oder auf ihrer Verpackung gekennzeichnet werden können, muss bei den nicht als solchen verkörperten Dienstleistungen die Marke auf andere Weise sichtbar gemacht werden (vgl. BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az I ZR 162/04AKZENTA).

Der Produktbezug kann problematisch sein, wenn die Marke sich nur auf Unternehmen bezieht (sog. Unternehmenskennzeichen) und vom Anspruchsgegner nur zur Bezeichnung seines Unternehmens benutzt wird (sog. firmenmäßige Benutzung; vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10Pelikan).

Allerdings kann auch ein Unternehmenskennzeichen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen benutzt werden. Das ist der Fall, wenn der angesprochene Verkehr zu der Annahme veranlasst wird, dass eine Verbindung zwischen der verwendeten Marke und den Waren und Dienstleistungen besteht, die der Dritte vertreibt (BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10Pelikan). Die Voraussetzungen für die markenmäßige Benutzung eines Unternehmenskennzeichens sind vor diesem Hintergrund nicht hoch.

Beispiel: Der Schreibwarenhersteller Pelikan als Inhaber der Wortmarke „Pelikan“ sowie der Wort-/Bildmarke klagte gegen die Musikschule Pelikan GmbH, die als Musikschule eine Website unter dem Domainnamen musikschule-pelikan.de betrieb, auf Unterlassung wegen Markenverletzung. Zwar bezeichnete die Musikschule mit dem Wort „Pelikan“ nur sich selbst als Unternehmen, nicht aber den Musikunterricht als Dienstleistung. Trotzdem wurde durch die Verwendung des Wortes auf der Webseite ein Zusammenhang zwischen dem Kennzeichen „Pelikan“ und den Dienstleistungen der Musikschule hergestellt. Die Verwendung der Wortmarke „Pelikan“ durch die Musikschule erfolgte vor diesem Hintergrund markenmäßig (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10Pelikan).

Darüber hinaus kommt nach der Rechtsprechung des BGH selbst in Fällen, in denen eine Marke nur zur Kennzeichnung eines Unternehmens verwendet wird und somit eigentlich keine markenmäßige Benutzung vorliegt, eine analoge Anwendung von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Betracht, wenn es sich um eine besonders bekannte Marke handelt (vgl. BGH, Urteil vom 23.09.2015, Az. I ZR 78/14Sparkassen-Rot/Santander-Rot).

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3. Benutzung der Marke für eigene Produkte

Die Benutzung der Marke muss für Produkte des Anspruchsgegners erfolgen, das heißt des in Rede stehenden Verletzers. Die Verwendung für Produkte einer anderen Person genügt nur, wenn der Verletzer für die Rechnung dieser Person handelt (EuGH, Urteil vom 11.04.2019, Az. C-690/17ÖKO-Test Verlag/Dr. Liebe).

Die Anforderungen an eine Benutzung (auch) für eigene Waren des Anspruchsgegners sind nicht besonders hoch. Es reicht bereits, wenn die Benutzung vordergründig Produkte des Markeninhabers identifizieren soll, kommerziell aber den Produkten des Anspruchsgegners zugute kommt (vgl. BeckOK Markenrecht/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 118).

Beispiele

  • Der EuGH stuft vergleichende Werbung als Benutzung für Waren/Dienstleistungen des Werbenden ein, weil er durch die Verwendung des als Marke geschützten Kennzeichens gerade seine Produkte von denen des Markeninhabers unterscheiden will, indem er Eigenschaften vergleicht (EuGH, Urteil vom 12.06.2008, Az. C-533/06O2/H3G). 
Im eben zitierten Urteil verwendete der Mobilfunkanbieter H3G in seiner Werbung die Wortmarke O2 sowie die für O2 eingetragene Bildmarke von Blasen. In der Werbung verglich H3G seine eigenen Preise und Angebote mit denen von O2. Die Werbung stellte eine markenmäßige Benutzung der Marken von O2 dar.
  • Ebenfalls liegt eine markenmäßige Benutzung eines als Marke geschützten Zeichens vor, wenn dieses von einem Dritten für Keyword Advertising genutzt wird, d.h. wenn die Marke vom Dritten als Schlüsselwort eingesetzt wird, dessen Eingabe bei Google (oder einen anderen Suchmaschine) als Suchtreffer Produkte des Dritten erscheinen lässt (BGH, Urteil vom 13.12.2012, Az. I ZR 217/10MOST-Pralinen; vgl. auch BGH, Urteil vom 28.06.2018, Az. I ZR 236/16).
  • Anbieter von Ersatzteilen und Zubehör für Produkte des Markeninhabers, die auf die Marke hinweisen, verwenden diese ebenfalls zwar vordergründig zur Identifizierung der Produkte des Markeninhabers, kommerziell kommt dies aber ihren eigenen Produkten zugute. Es liegt deshalb eine markenmäßige Benutzung vor, die allerdings nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zulässig sein kann (vgl. EuGH, Urteil vom 17.03.2005, Az. C-228/03Gilette).
  • Der EuGH hat entschieden, dass die Benutzung einer Marke zur Beschreibung der Herkunft von Waren, die nur Gegenstand einer vom Dritten angebotenen Dienstleistung sind, eine markenmäßige Benutzung darstellt, auch wenn dadurch keine Aussage über die Herkunft der Dienstleistung selbst getroffen wird (EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97BMW u BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik). 
Im Fall hatte der Inhaber einer holländischen Kfz-Werkstatt, der sich auf den Verkauf gebrauchter BMW-Fahrzeuge und die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen spezialisiert hatte – ohne Vertragshändler zu sein – in Anzeigen mit Äußerungen wie „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen“ geworben und sich selbst als „Fachmann für BMW“ oder „spezialisiert auf BMW“ bezeichnet. Darin erkannte der EuGH eine markenmäßige Benutzung der Marke „BMW“, weil sie zur Bestimmung der Warenherkunft genutzt wurde, die Gegenstand der vom Werkstattinhaber angebotenen Dienstleistungen sind, um sie damit von Waren anderer Herkunft abgrenzen. Dass der Inhaber der Kfz-Werkstatt damit nicht zugleich eine Aussage über die Herkunft seiner Dienstleistung traf, war unerheblich.

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II. Gesetzliche Beispiele

§ 14 Abs. 3, 4 MarkenG regelt in Umsetzung der Marken-RL Beispiele, die eine markenmäßige Benutzung darstellen, ohne dass die Aufzählung abschließenden Charakter hätte (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17Mitsubishi). Es kann vorkommen, dass die beispielhaft genannten Handlungen ausnahmsweise nicht die oben beschriebenen allgemeinen Voraussetzungen erfüllen. Dann liegt trotz der Nennung in § 14 Abs. 3 oder 4 MarkenG keine markenmäßige Nutzung vor (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 14 Rn. 220).

Nach § 14 Abs. 3 MarkenG ist als markenmäßige Benutzung im Sinne von § 14 Abs. 2 MarkenG insbesondere untersagt:

„1. das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen“

Hier kommt es entscheidend darauf an, wem das Anbringen auf der Verpackung zuzurechnen ist. Unter Umständen kann die Person, die das Zeichen selbst anbringt, nicht der Benutzer sein, wenn sie nur im Auftrag eines Dritten handelt (vgl. EuGH, Urteil vom 15.12.2011, Az. C-119/10Winters/Red Bull).

Beispiele: Ein Anbringen liegt beispielsweise in der Verwendung des als Marke geschützten Zeichens auf Etiketten von Bierflaschen (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18Valentin). Hingegen benutzt ein Dienstleister, der im Auftrag eines Dritten Getränke in leere Dosen mit markenverletzender Aufmachung füllt, die ihm vom Dritten leer geliefert wurden, die Marke nicht selbst, weil sich das Zeichen nicht auf die Abfülldienstleistung bezieht (EuGH, Urteil vom 15.12.2011, Az. C-119/10Winters/Red Bull).

„2. unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen“

Der Begriff des Angebots ist nicht zivilrechtlich im Sinne einer Willenserklärung zu bestimmen, sondern wirtschaftlich. Auch die Bewerbung von Ware kann hierunter fallen (vgl. LG Köln, Urteil vom 30.08.2016, Az. 81 O 40/16). Für ein Inverkehrbringen ist der Übergang der Verfügungsgewalt über die gekennzeichnete Ware erforderlich (Beck OK Markenrecht/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 235).

Bereits der Besitz der Ware ist ausreichend, wenn dieser zum Zwecke eines Angebots oder Inverkehrbringens erfolgt. Wer die markenrechtsverletzenden Waren nur besitzt, weil er sie für einen Dritten lagert, benutzt die Marke dagegen nicht, weil sein Besitz nicht dem Zwecke des Angebots oder Inverkehrbringens der Waren dient (EuGH, Urteil vom 02.04.2020, Az. C-567/18Coty/Amazon).

Beispiel: Anhängen eines Angebots eigener Waren an das Amazon-Inserat der Markeninhaberin für eine iPhone-Hülle mit deren ASIN (Amazon Standard Identification Number, individuelle Identifikationsnummer) unter Nutzung der Marke. Durch die ASIN werden Angebote für einen bestimmten Artikel zusammengefasst. Das Angebot des Beklagten betraf jedoch kein Produkt der Klägerin (vgl. LG Köln, Urteil vom 30.08.2016, Az. 81 O 40/16).

„3. unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen,

Für den Begriff des Angebots von Dienstleistungen gilt das Gleiche wie beim Angebot von Waren: Er ist nicht im zivilrechtlichen, sondern im wirtschaftlichen Sinne zu verstehen (Beck OK Markenrecht/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 238).

Βeispiel: Bei Dienstleistungen genügt es, dass das Zeichen auf körperlichen Gegenständen angebracht ist, die bei der Dienstleistung zum Einsatz kommen.

„4. unter dem Zeichen Waren einzuführen oder auszuführen,“

Die Einfuhr bzw. Ausfuhr meint klassische Fälle von Import und Export. Bei bloßer Durchfuhr durch Deutschland, also wenn die Waren nicht in Deutschland (bzw. bei Unionsmarken in der EU) in den Verkehr gebracht, sondern nur in einen Drittstaat weitertransportiert werden sollen, liegt noch keine Einfuhr und auch keine Ausfuhr vor (BGH, Urteil vom 25.04.2012, Az. I ZR 235/10Clinique happy).

Beispiel: Import gefälschter Lichtschalter aus China (LG Frankfurt, Urteil vom 16.08.2018, Az. 2-03 O 63/18).

„5. das Zeichen als Handelsnamen oder geschäftliche Bezeichnung oder als Teil eines Handelsnamens oder einer geschäftlichen Bezeichnung zu benutzen,“

Bei diesem Regelbeispiel ist insbesondere zu beachten, dass die Verwendung als Handelsname oder geschäftliche Bezeichnung weiterhin mit Bezug auf die Produkte des Benutzenden erfolgen muss.

„6. das Zeichen in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen,“

Beispiel: Verwendung eines als Marke geschützten Kennzeichens für eine eigene Produktserie in einer Werbeanzeige (vgl. LG Köln, Urteil vom 17.04.2020, Az. 33 O 23/10).

„7. das Zeichen in der vergleichenden Werbung in einer der Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 21) zuwiderlaufenden Weise zu benutzen.“

Merke: Hier muss zusätzlich zu den Voraussetzungen einer markenmäßige Benutzung gegen die Voraussetzungen für zulässige vergleichende Werbung verstoßen werden.

§ 14 Abs. 4 MarkenG verbietet darüber hinaus auch Vorbereitungsmaßnahmen zu den eigentlichen Verletzungshandlungen:

§ 14 Abs. 4 MarkenG

„Dritten ist es ferner untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr
1. ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen auf Aufmachungen oder Verpackungen oder auf Kennzeichnungsmitteln wie Etiketten, Anhängern, Aufnähern oder dergleichen anzubringen,
2. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder
3. Aufmachungen, Verpackungen oder Kennzeichnungsmittel, die mit einem mit der Marke identischen Zeichen oder einem ähnlichen Zeichen versehen sind, einzuführen oder auszuführen,
wenn die Gefahr besteht, daß die Aufmachungen oder Verpackungen zur Aufmachung oder Verpackung oder die Kennzeichnungsmittel zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, hinsichtlich deren Dritten die Benutzung des Zeichens nach den Absätzen 2 und 3 untersagt wäre.“

Beispiel: Schon die Lieferung von Plaketten mit dem BMW-Logo ins Ausland stellt eine mittelbare Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 und 2 MarkenG dar, weil nicht auszuschließen ist, dass die Plaketten für ebenfalls aus dem Ausland eingeführte gefälschte Fahrzeuge verwendet werden (LG Hamburg, Urteil vom 22.03.2011, Az. 312 O 366/10BMW-Emblem).

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III. Einzelfälle

1. Redaktionelle Benutzung

In der Rechtsprechung ist nicht abschließend geklärt, ob die Berichterstattung eines (neutralen) Presseorgans über eine Marke mitsamt Namensnennung eine markenmäßige Benutzung darstellen kann. Regelmäßig wird aber nur eine rein beschreibende Nutzung vorliegen. Zudem wird häufig aus Gründen der Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) keine Behinderung der Berichterstattung durch das Markenrecht zulässig sein. Anders sieht es wiederum aus, wenn ein Unternehmen in einer Pressemitteilung über eigene Produkte informiert (vgl. BeckOK Markenrecht/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 110-112).

Beispiele

  • Ein Buch über den FC Schalke 04, das eine Vielzahl von Vereinssymbolen und die Vereinsfarben verwendete, stellte eine markenmäßige Benutzung dar (OLG Hamburg, Urteil vom 29.07.1999, Az. 3 U 23/99). Das OLG stellte zwar fest, dass es dem Autor aufgrund der Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG grundsätzlich möglich sein müsse, über bekannte Fußballvereine zu berichten, ohne sich der Gefahr einer Inanspruchnahme wegen einer Markenverletzung auszusetzen. Allerdings wurden die geschützten Marken in der vorliegenden Gestaltung derart gehäuft und blickfangmäßig herausgestellt, dass das Maß der sachlich gerechtfertigten Bezugnahme überschritten wurde.
  • Keine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn der zugleich als Marke geschützte Unternehmensname in einem Internet-Blog genannt wird, weil das Unternehmen an Abmahnungen beteiligt war (OLG Frankfurt, Beschluss vom 03.03.2009, Az. 6 W 29/09).
  • Keine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marken in einem neutralen Firmenverzeichnis im Internet genannt werden, weil die Nennung keine Beschreibung der Verzeichnisdienstleistung darstellt, sondern nur die Markeninhaberin selbst benennt (LG Berlin, Urteil vom 15.01.2008, Az. 103 O 162/07).

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2. Verwendung der Marke auf Verpackung, nicht aber Produkt selbst

Besondere Probleme stellen sich, wenn das als Marke geschützte Zeichen nur auf der Verpackung / dem Behältnis abgebildet ist, nicht aber auf der Ware selbst. Hier muss im Einzelfall entschieden werden, ob für den jeweils adressierten Verbraucher die Verpackung als Herkunftshinweis für die enthaltene Ware zu verstehen ist. Insbesondere wenn auf dem Produkt ein anderes Kennzeichen abgebildet ist als auf der Verpackung/dem Behältnis, wird der Herkunftshinweis der Verpackung entkräftet (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17Tork).

Beispiele

  • Die Inhaberin der Wort-/Bildmarke bgh I ZR 136/17 tork vertreibt Papierhandtuchspendersysteme und dazu passende Papierhandtuchrollen. Die Beklagte bot Papierhandtuchrollen ohne Kennzeichnung mit dem Hinweis „passend auch für Tork-Spender“ an. 
Da die Nachfüllware ohne Kennzeichnung war, konnte sie den Hinweis auf die Herkunft der Papierhandtücher aus dem Unternehmen der Markeninhaberin nicht vorab entkräften und im Gegenteil auch nicht von dem Spender gesondert betrachtet werden. Weil das Nachfüllen nicht durch den Verbraucher selbst stattfindet (anders als bspw. bei Druckerpatronen), ist dem Verbraucher in aller Regel auch nicht anderweitig bekannt, dass es sich nicht um Originalnachfüllware des Herstellers des Spenders handelt. Das Zeichen wird deshalb vom Verkehr als Herkunftshinweis bzgl. der Papierhandtücher verstanden, so dass eine markenmäßige Benutzung bejaht wurde (BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17Tork).
  • Die Inhaberin der für Sprudelgeräte und die Befüllung von dazugehörigen Nachfüllzylindern mit CO²-Gas eingetragenen Marke „SODASTREAM“ wollte gegen eine Anbieterin vorgehen, die ebenfalls das Befüllen der Zylinder mit CO² anbot. Dabei ersetzte die Beklagte die Etiketten mit dem Kennzeichen „SODASTREAM“ auf den Zylindern durch ihr eigenes Zeichen und tauschte die so umetikettierten und befüllten Zylinder gegen die leeren Zylinder der Verbraucher ein. Allerdings war im Glas der Zylinder weiterhin das Kennzeichen „SODASTREAM“ eingraviert. 
Im Hinblick auf das eingefüllte CO²-Gas liegt hier keine markenmäßige Benutzung vor, weil der Verkehr durch das Etikett erkennt, dass das enthaltene Gas eben nicht vom Markeninhaber stammt. Eine markenmäßige Benutzung liegt hingegen durchaus in Bezug auf das Behältnis, also den Nachfüllzylinder vor, weil das eingravierte Kennzeichen als Hinweis auf dessen Herkunft zu verstehen ist (BGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. I ZR 44/02SodaStream).

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3. Fanartikel

Werden als Marken geschützte Kennzeichen unautorisiert auf Fanartikeln verwendet, sieht der Verkehr darin häufig ein Indiz für eine Verbindung zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber.

Beispiel: Der Abdruck des (als Marke geschützten) Logos vom FC Arsenal London auf Fanbekleidung ist geeignet, beim adressierten Verkehrskreis (= Fans vom FC Arsenal) den Eindruck zu erwecken, der FC Arsenal London als Unternehmen stehe in Verbindung zu der angebotenen Fanbekleidung. Das kann wiederum dazu führen, dass Käufer den FC Arsenal für die Qualität der Fanbekleidung verantwortlich machen. Wenn die Fanbekleidung aber ohne Wissen und Zustimmung des FC Arsenal hergestellt und vertrieben wird, beeinträchtigt das die Herkunftsfunktion der abgebildeten Marke. Es handelt sich daher um eine markenmäßige Verwendung (vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002, Az. C-206/01Arsenal Football Club).

Allerdings ist nach der Art der Fanartikel zu unterscheiden. Während bei Bekleidungsstücken wie oben geschildert häufig eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vorliegt, wird bei der Verwendung von Marken in Kalendern oder ähnlichen Druckwerken häufig kein Herkunftshinweis zu sehen sein. Beeinträchtigt sein kann dann aber die Investitions-/Werbefunktion der Marke, so dass im Ergebnis doch eine markenmäßige Benutzung vorliegt (vgl. BeckOK MarkenR/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 191).

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4. Spielzeugmodelle

Die Benutzung von als Marke geschützten Kennzeichen bei Spielzeugmodellen ist nur dann markenmäßig, wenn sie dazu führt, dass der angesprochene Verkehr darin einen Hinweis auf die Herkunft der Modelle sieht. Nicht ausreichend ist es – anders als bei Fanartikeln – dass beim Verbraucher der Eindruck entstehen kann, zwischen dem Hersteller der Spielzeugmodelle und dem Markeninhaber bestehe eine geschäftliche Verbindung in Form einer Lizenzbeziehung (vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2010, Az. U ZR 88/08 – Opel-Blitz II). Im Ergebnis ist die Verwendung von als Marke geschützten Kennzeichen auf Spielzeugmodellen daher in aller Regel zulässig, wenn sich zumindest durch die Verpackung ergibt, dass das Modell von einem anderen Unternehmen als dem Markeninhaber hergestellt wurde.

Beispiel: Opel hatte den bekannten Opel-Blitz u.a. für „Spielzeuge“ als Bildmarke registriert. Die nicht genehmigte Verwendung des Opel-Blitzes durch einen Spielzeughersteller auf seinen Modellautos stellte keine markenmäßige Benutzung dar, weil der Spielzeughersteller auf der Verpackung eindeutig sein Unternehmen als Herkunftsort angegeben hatte. Der Opel-Blitz wurde aus Sicht des BGH daher vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden. Darüber hinaus sei auch die Werbefunktion nicht beeinträchtigt, weil überhaupt kein Bezug zu Produkten der Markeninhaberin hergestellt werde (BGH, Urteil vom 14.01.2010, Az. U ZR 88/08 – Opel-Blitz II).

Achtung: Das Landgericht Düsseldorf bejahte zulasten eines Modellautoherstellers eine markenmäßige Benutzung der Marke „DHL“, weil der Hersteller ein Modellauto mit der Marke bedruckt hatte. Der Verbraucher nehme in diesem Fall eine Verbindung zum Markeninhaber an, weil der Abdruck der Marke nicht zwingend für die Darstellung des Modellfahrzeugs sei (LG Düsseldorf, Urteil vom 11.12.2019, Az. 2a O 252/18).

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5. Fremde Markenware als Preis bei Gewinnspielen

Die Verwendung von fremder Markenware als Preis für das eigene Gewinnspiel stellt eine markenmäßige Benutzung dar, weil die Marken zur Kennzeichnung der Herkunft der Preise genutzt werden (vgl. BGH, Urteil vom 03.11.2005, Az. I ZR 29/03Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem). Allerdings wird in der Literatur bereits das Vorliegen einer markenmäßigen Benutzung angezweifelt, da bei der gebotenen funktionalen Betrachtung regelmäßig keine der Markenfunktionen beeinträchtigt werde.

Beispiel: Im oben zitierten Urteil hatte die Fernsehzeitschrift TV-Spielfilm zusammen mit der Jägermeister AG ein Gewinnspiel veranstaltet, das mit der Möglichkeit des Gewinns eines Ferraris beworben wurde. Dagegen wendete sich der Ferrari-Konzern. Der BGH nahm zwar eine markenmäßige Benutzung an, sah das Markenrecht von Ferrari aber gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG als erschöpft an und verneinte daher eine Markenverletzung.

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6. Parodien

Werden Marken in satirischen Inhalten benutzt oder parodiert, kommt es darauf an, ob im Einzelfall eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion angenommen werden kann, also ob die Satire auch als Werbung des Markeninhabers fehlverstanden werden kann.

Beispiele:

  • Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und damit eine markenmäßige Benutzung lag vor, als ein Unternehmer Mottoshirts für Abiturjahrgänge mit dem nebenstehenden Aufdruck vertrieb. Es sei für den Verkehr nicht ohne weiteres ersichtlich, dass das Abi Shirt nicht vom Inhaber der Wort-/Bildmarke Trabant vertrieben werde, sondern eine ironische Anspielung auf das Abitur 2003 und die lange Lieferzeit des Trabant darstelle (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 05.01.2006, Az. 5 W 2/06 – Trabi 03).
    olg hamburg abishirt parodie
  • Keine Beeinträchtigung lag hingegen bei einer ebenfalls auf Abi Shirts abgedruckten Abbildung vor, die das damalige AOL-Logo und eine von AOL ausgestrahlte Werbung mit Boris Becker persiflierte, weil der angesprochene Verkehr aus Sicht des Gerichts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die ironische Anspielung verstehe und das als Marke geschützte Zeichen völlig in den Hintergrund trete (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 15.01.2006, Az. 5 W 1/06 – Bildmarke AOL).
    Merke: Selbst wenn eine markenmäßige Benutzung anzunehmen ist, muss bei der Frage, ob die Marke verletzt wurde, die Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG beachtet werden (vgl. BGH, Urteil vom 03.02.2005, Az. I ZR 159/02Lila-Postkarte).
  • Anmerkung: Im Fall PUMA vs. springender Pudel finden Sie ergänzende Informationen zur Anmeldung einer Markenparodie als eigene Marke.

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7. Metatags

Die Verwendung von Wortmarken als Metatags im Quelltext von Webseiten, die dazu führen, dass bei Eingabe der Wortmarke in eine Suchmaschine die Webseite des Dritten erscheint, ist eine markenmäßige Benutzung, weil der Verkehr davon ausgehen wird, dass eine Verbindung zwischen dem Webseitenbetreiber und dem Markeninhaber besteht (vgl. EuGH, Urteil vom 11.07.2013, Az. C-657/11BEST/Visys). Das gilt auch für den Title der Webseite.

Ausnahme ist eine rein beschreibende Verwendung. Ein Websitebetreiber haftet etwa dann nicht für Markenverletzungen, wenn er bestimmte Begriffe im Quelltext oder im Text einer Seite nur einem beschreibenden Zusammenhang verwendet und diese erst durch das nicht beeinflussbare Verhalten von Google in den Suchergebnislisten in einen Zusammenhang gestellt werden, der als markenmäßige Benutzung wahrgenommen wird (vgl. BGH, Urteil vom 07.10.2009, Az. I ZR 109/06Partnerprogramm).

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8. Websiteinterne Suchfunktionen

Bei websiteinternen Suchfunktionen kommt es darauf an, ob der Verbraucher nach Eingabe der fremden Wortmarke wegen der Darstellung der Suchergebnisse eine Verbindung zwischen den angezeigten Produkten und dem Markeninhaber knüpfen kann oder nicht. Der Betreiber der Suchfunktion muss sich die Ergebnisse insoweit grundsätzlich zurechnen lassen (BGH, Urteil vom 15.02.2018, Az. I ZR 201/16goFit).

  • Eine markenmäßige Benutzung der Wortmarke „Ortlieb“ durch Amazon lag vor, weil Amazon bei Eingabe des Begriffs „Ortlieb“ in die website-interne Suchfunktion sowohl Treffer es Markeninhabers als auch solche Treffer anzeigte, die nicht mit dem Markeninhaber in Zusammenhang standen, sondern allein von Amazon auf Grundlage von Auswertungen des Kundenverhaltens ausgewählt worden waren (BGH, Urteil vom 15.02.2018, Az. I ZR 138/16ORTLIEB).
  • Dagegen liegt keine markenmäßige Benutzung eines als Wortmarke geschützten Zeichens vor, wenn nach Eingabe in einer seiteninternen Suchfunktion das Zeichen nur als Wiedergabe des Suchtextes erscheint und ansonsten ausschließlich Suchtreffer angezeigt werden, die keinen Bezug zum Markeninhaber enthalten. Hier kann der durchschnittliche Verbraucher erkennen, dass es sich um Treffer von anderen Anbietern handelt (OLG Frankfurt, Urteil vom 21.02.2019, Az. 6 U 16/18schwimmende aufblasbare Sitzmöbel).
  • Eine markenmäßige Benutzung ist allerdings gegeben, wenn die interne Suchfunktion so programmiert ist, dass automatisiert neue Unterseiten mit dem Inhalt der Sucheingaben als Titel erstellt werden und durch diese Funktion Unterseiten mit als Marke geschützten Namen entstehen (BGH, Urteil vom 30.07.2015, Az. I ZR 104/14Posterlounge).

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9. Keyword Advertising

Beim Keyword Advertising (praktisch wichtigstes Beispiel: Google Ads) dürfen Werbeanzeigen nur in einem von den organischen Suchtreffern eindeutig räumlich getrennten und als solchen gekennzeichneten Werbeblock angezeigt werden (BGH, Urteil vom 13.01.2011, Az. I ZR 46/08Impuls II). Hat der Werbende eine fremde Marke als Schlüsselwort gebucht (sog. Brandbidding), kommt es entscheidend darauf an, ob für den Internetnutzer erkennbar ist, dass die beworbenen Produkte nicht vom Markeninhaber stammen (vgl. EuGH, Urteil vom 23.03.2010, Az. C-236/08 bis 238/08 – Google und Google France). Ist in der Anzeige selbst ein Hinweis auf die fremde Marke enthalten (Titel, Werbetext, URL der Landingpage), liegt regelmäßig eine markenmäßige Benutzung vor, die die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigt. Wird die fremde Marke umgekehrt nicht in der Anzeige genannt, scheidet eine Markenverletzung typischerweise aus. Brandbidding selbst ist damit grundsätzlich zulässig.

Beispiel: Die Benutzung des als Wortmarke geschützten Zeichens „Vorwerk“ als Keyword erfolgt markenmäßig, wenn bei Eingabe eine (eindeutig gekennzeichnete) Werbeanzeige erscheint, die auf die Webseite „keine-vorwerk-vertretung.de“ verweist. Obwohl der Domainname das Gegenteil besagt, wird allein durch die Nennung der Marke ein Bezug zum Markeninhaber hergestellt (BGH, Urteil vom 28.06.2018, Az. I ZR 236/16keine-vorwerk-vertretung.de).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.

Autor:

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter und Facebook!

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