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Abmahnung Markenrecht: Alles Wichtige + Kostenlose Erstberatung

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In diesem Beitrag erfahren Sie alles Wichtige zur Abmahnung im Markenrecht. Neben praktischen Tipps und strategischen Empfehlungen klären wir auch über entstehende Kosten auf.

Rechtsanwalt Niklas Plutte
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

rechtsanwalt sebastian jentsch

Rechtsanwalt Sebastian Jentsch

Brauchen Sie einen Anwalt für Markenrecht? Nutzen Sie bei einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung unsere kostenlose Erstberatung.

1. Was ist eine Abmahnung im Markenrecht?

Wer eine Marke erfolgreich registrieren lässt, genießt das alleinige Recht, das Markenzeichen als Herkunftshinweis für die geschützten Waren und Dienstleistungen benutzen zu dürfen (vgl. § 14 Abs. 1 MarkenG). Gleichzeitig darf er anderen die Nutzung als Marke verbieten. Geschützt ist die eingetragene Marke nicht nur gegen identische Übernahmen. Sie genießt auch Ähnlichkeitsschutz sowie Schutz vor Ausnutzung und Rufausbeutung.

Stellt der Markeninhaber daher fest, dass ein Dritter die eingetragene Marke ohne Erlaubnis in identischer oder ähnlicher Form markenmäßig im geschäftlichen Verkehr für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen benutzt, kann er eine Abmahnung wegen Markenverletzung aussprechen. Damit wird der Empfänger außergerichtlich informiert, dass sein Verhalten aus Sicht des Markeninhabers eine Markenrechtsverletzung darstellt, die er unterlassen soll. Ziel der Abmahnung ist es, die Streitigkeit außergerichtlich zu lösen und eine gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden, z.B. eine einstweilige Verfügung oder Unterlassungsklage.

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2. Inhalt einer markenrechtlichen Abmahnung

Eine Abmahnung im Markenrecht setzt sich regelmäßig aus diesen Inhalten zusammen:

  • Beschreibung des zugrundeliegenden Sachverhalts
  • Rechtliche Begründung, weshalb in diesem Verhalten eine Markenrechtsverletzung liegt (muss nicht zwingend juristisch korrekt sein)
  • Aufforderung zur Unterlassung des kritisierten Verhaltens verbunden mit der Aufforderung, eine Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafeversprechen abzugeben (fehlt diese zentrale Aufforderung, liegt möglicherweise nur eine Berechtigungsanfrage vor)
  • Aufforderung zur Erteilung von Auskunft (inkl. Vorlage von Belegen, Rechnungen etc.), um auf Basis der Auskünfte Schadensersatz beziffern zu können
  • Aufforderung zur Erstattung von Anwaltskosten ist kein Wirksamkeitserfordernis, aber in der Praxis die Regel (teilweise erst in Folgeschreiben, was zulässig ist)
  • Androhung gerichtlicher Schritte, wenn den Forderungen nicht entsprochen wird. Kurze Fristen sind üblich. (→ Tipps zu Fristverlängerungen)
  • Eine Vollmacht ist mit der Abmahnung nur vorzulegen, wenn parallel kein Unterlassungsvorschlag beigefügt wurde

Bewahren Sie Ruhe. Nicht jede Abmahnung wegen Markenverletzung ist berechtigt. Selbst falls sich herausstellt, dass die Abmahnung berechtigt ist, werden in nahezu jedem Abmahnschreiben überhöhte Zahlungsforderungen geltend gemacht – das betrifft sowohl die zu erstattenden Anwaltskosten als auch Schadensersatz. 

Wurden Sie abgemahnt wegen Verwendung einer fremden Marke? Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung.

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3. Wer kann eine Markenrechtsverletzung abmahnen?

Eine Abmahnung im Bereich des Markenrechts stellt für den Empfänger eine unangenehme Überraschung dar. Das liegt unter anderem an den hohen Rechtsanwaltsgebühren, die ersetzt werden sollen, aber auch drohenden Vertriebsverboten und Schadensersatzforderungen.

Als erstes muss überprüft werden, ob der Abmahnende berechtigt ist, die Abmahnung auszusprechen (Aktivlegitimation). Dazu muss er der rechtmäßige Inhaber der Marke sein oder über eine Markenlizenz verfügen, zum Beispiel als exklusiver Lizenznehmer.

Seine Aktivlegitimation wird der Abmahnende häufig zusammen mit der Abmahnung durch Vorlage einer Markenurkunde oder eines entsprechenden Auszugs des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) belegen. Dass der Abmahnende Inhaber der Marke ist, bedeutet jedoch keineswegs, dass die markenrechtliche Abmahnung berechtigt ist.

Markenregister DPMA

Über die Suchmaske des DPMA haben Sie die Möglichkeit, die Markenregister von DPMA, EUIPO und WIPO kostenfrei zu überprüfen.

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4. Wann liegt eine Markenrechtsverletzung vor?

Eine markenrechtliche Abmahnung ist nur berechtigt, wenn die vorgeworfene Markenrechtsverletzung tatsächlich und rechtlich gegeben ist. Diesen Eindruck erweckt fast jede Markenabmahnung. Hier sollte man allerdings nicht intuitiv reagieren, sondern Hilfe von einem fachkundigen Anwalt für Markenrecht in Anspruch nehmen. Eine Markenrechtsverletzung kann nämlich unter anderem dann ausgeschlossen sein, wenn

Wichtig: Bei einer unberechtigten Abmahnung kann der Abgemahnte oft seinerseits Ersatzansprüche wegen unberechtigter Schutzrechtsabmahnung gegen den Abmahner geltend machen.

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5. Strafbewehrte Unterlassungserklärung bei Abmahnungen im Markenrecht

Im Rahmen einer markenrechtlichen Abmahnung wird der Empfänger vom Markeninhaber dazu aufgefordert, in Zukunft weitere Verletzungen des Markenrechts zu unterlassen. Eine bloße Einstellung des Verhaltens (z.B. Verkaufsstopp) bzw. eine einfache Unterlassungserklärung reichen dafür nicht aus.

Um sicherzustellen, dass sich der Abgemahnte an seine Unterlassungspflicht hält, wird ihn der Markeninhaber meist auffordern, eine bereits vorformulierte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Die Besonderheit liegt darin, dass der Abgemahnte zusichern soll, eine empfindliche Vertragsstrafe an den Markeninhaber zu zahlen, falls es in der Zukunft erneut zu absichtlichen oder versehentlichen Wiederholungen der Markenverletzung kommt (sog. strafbewehrte Unterlassungserklärung).

Ein Wort zu modifizierten Unterlassungserklärungen: Liest man im Internet Beiträge zu Markenabmahnungen, entsteht mitunter der Eindruck, als sei es bei Markenabmahnungen stets der richtige Weg, eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben. Das ist jedoch falsch.

  • Kann der Abgemahnte das angegriffene Verhalten in Zukunft nicht mit Sicherheit in vollem Umfang abstellen, darf gerade keine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben werden – auch keine modifizierte Fassung, da sonst akute Wiederholungsgefahr. Kommt es zu erneuten Verstößen, schuldet der Abgemahnte Vertragsstrafen, die schnelle erheblich höhere Kosten verursachen als die ursprüngliche Markenabmahnung.
  • Eine modifizierte Unterlassungserklärung kann auch dann der falsche Weg sein, wenn erhebliche Zweifel an der Berechtigung der Abmahnung bestehen. Sinn macht die Modifizierung der Unterlassungserklärung, wenn der Abmahnvorwurf zutrifft und der Abgemahnte sichergehen will, dass er sich nicht zu mehr verpflichtet als rechtlich nötig. Eine optimierte Unterlassungserklärung sollte außerdem in Betracht gezogen werden bei zweifelhafter Rechtslage, wenn sich der Abgemahnte kein Gerichtsverfahren leisten kann oder will.

Wichtig: Einmal unterschrieben, entsteht ein Vertrag zwischen Markeninhaber und Markenverletzer, der mit Ausnahme sehr seltener Fälle nicht widerrufen oder gekündigt werden kann. Lassen Sie die der Abmahnung beigefügte Unterlassungserklärung daher von einem spezialisierten Anwalt überprüfen. Als Anwälte für Markenrecht wägen wir mit Ihnen ab, ob und ggf. mit welchem Inhalt es sinnvoll ist, eine modifizierte Unterlassungserklärung abzugeben.

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6. Warum sind die Fristen bei Markenabmahnungen so kurz?

Bei markenrechtlichen Abmahnungen soll der Empfänger typischerweise innerhalb einer kurzen Frist von wenigen Tagen eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgeben. Zeiträume von 8 – 10 Tagen sind in der Praxis nicht unüblich.

Keinesfalls sollte eine markenrechtliche Abmahnung oder enthaltene Fristen ignoriert werden. Reagiert der Abgemahnte innerhalb der gesetzten Frist nicht, läuft er Gefahr, dass ohne weitere Vorwarnung eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen oder Klage erhoben wird (→ Tipps zu Fristverlängerungen). Kommt es zu einem einstweiligen Verfügungsverfahren, wird das Gericht häufig ohne mündliche Verhandlung darüber entscheiden, ob es die Markenverletzung für begründet hält. Hier rächt es sich, wenn der Abgemahnte nicht auf die Abmahnung reagiert hat. Das Gericht wird über die einstweilige Verfügung dann allein auf Grundlage des Vortrags des Markeninhabers entscheiden. Das führt für Abgemahnte im Ergebnis meist zu erheblich höheren Gerichts- und Anwaltskosten als eine professionelle außergerichtliche Verteidigung gegen die Markenabmahnung.

Tipp: Falls es bereits zu einem gerichtlichen Eilverfahren gekommen ist, empfehlen wir unsere Übersicht zu den Reaktionsmöglichkeiten auf eine einstweilige Verfügung.

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7. Was kostet eine Markenverletzung?

Wer eine Markenabmahnung erhält, fragt sich meist als erstes, welche Strafen bei einer Markenverletzung entstehen können.

  1. War die Markenabmahnung berechtigt, schuldet der Abgemahnte dem Inhaber der verletzten Marke einerseits Ersatz der entstandenen Abmahnkosten. Die Abmahnkosten berechnen sich aus dem Gegenstandswert (bzw. Streitwert, wie er im gerichtlichen Verfahren genannt wird). Bei der Bemessung des Gegenstandswerts hat der abmahnende Anwalt einen gewissen Ermessensspielraum, der sich aber natürlich an vergleichbaren Gerichtsentscheidungen orientieren muss. Zwar betonen die Gerichte häufig, dass es keinen Regelstreitwert in Markenstreitigkeiten gibt. Faktisch winken die Gerichte aber meist selbst bei vergleichsweisen unbedeutenden Verletzungsprozessen rund um deutsche Marken einen Streitwert von 50.000 Euro ohne nähere Begründung durch (ebenso in Widerspruchsverfahren vor dem DPMA). Bei einer intensiv genutzten oder gar bekannten Marke sind deutlich höhere Streitwerte von mindestens 100.000 Euro üblich. Das gilt auch für die Verletzung von Unionsmarken. Setzt man einen Streitwert von 50.000 Euro an, ergeben sich für das außergerichtliche Abmahnverfahren Kosten in Höhe von 2.002,41 Euro pro Anwalt. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, beträgt das Gesamtkostenrisiko in erster Instanz einschließlich Gerichtskosten bereits 8.471,35 Euro. Einen detaillierten Überblick ermöglicht dieser Prozesskostenrechner.
  2. Unabhängig von der Pflicht zur Erstattung von Anwaltskosten schuldet der Verletzer Zahlung von Schadensersatz, wenn der die fremde Marke schuldhaft verletzt hat, das heißt vorsätzlich oder fahrlässig. Die Rechtsprechung ist sehr streng. Eine Enthaftung ist nur in seltenen Fällen möglich. Meist muss sich der Markenverletzer vorwerfen lassen, zumindest fahrlässig gehandelt zu haben. Bei der Bezifferung des Schadensersatzes kann der Markeninhaber grundsätzlich zwischen drei Berechnungsmethoden wählen. In der Praxis erfolgt die Schadensersatzbezifferung jedoch fast ausnahmslos nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie. Dabei handelt es sich um eine fiktive Schadensberechnung, deren größter Vorteil darin liegt, dass kein echter Schaden nachgewiesen werden muss. Die fiktiven Lizenzgebühren richten sich danach, was zwei vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie einen Markenlizenzvertrag geschlossen hätten. Hier besteht je nach Lage des Falls mehr oder weniger argumentativer Spielraum, den ein erfahrener Rechtsanwalt für Markenrecht nutzen kann.

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8. Was tun bei einer ungerechtfertigten Abmahnung?

Stellt sich heraus, dass die Markenabmahnung nicht berechtigt ist, wird sie als unberechtigte Schutzrechtsverwarnung behandelt. Der Abgemahnte hat dann unter anderem Anspruch auf Ersatz der Anwaltskosten, die er für die Verteidigung gegen die unberechtigte Markenabmahnung aufbringen musste.

Teilweise werden in der Praxis bewusst unberechtigte Abmahnungen ausgesprochen. Ihr Zweck besteht darin, den vermeintlichen Markenverletzer unter dem Eindruck des hohen Kostenrisikos eines Gerichtsprozesses dazu zu bringen, die Benutzung der Marke einzustellen.

Auch aus diesem Grund sollte man sich bezüglich des weiteren Vorgehens grundsätzlich von einem Rechtsanwalt für Markenrecht beraten lassen. Je nach Fall wird der Rechtsanwalt mit Ihnen gemeinsam abwägen, ob man sich auf die Verteidigung gegen eine mögliche Klage beschränkt oder aktiv mit einer negativen Feststellungsklage gegen den Markeninhaber vorgeht. Gegebenenfalls kann parallel eine Löschung der Marke aus dem Markenregister von DPMA bzw. EUIPO beantragt werden.

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9. Wie kann man eine Markenabmahnung vermeiden?

Bevor man eine Firma gründet oder ein Produkt auf den Markt bringt, sollte vorab stets eine kostenlose Recherche im DPMA-Register, dem Handelsregister sowie bei Google durchgeführt werden.

Verläuft die Eigenrecherche positiv, ist das ein gutes Zwischenergebnis, mehr aber nicht. Deutlich belastbarere Ergebnisse liefert eine professionelle Markenrecherche, bei der nach älteren verwechselbar ähnlichen Marken und ggf. Firmennamen sowie Werktiteln gesucht und die Ergebnisse anwaltlich bewertet werden.

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10. Was tun bei Markenrechtsverletzung?

  • Haben Sie eine Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung erhalten? Wir sind eine Kanzlei für Markenrecht und entwickeln mit Ihnen eine passgenaue, kostenoptimierte Verteidigungsstrategie.
  • Wird Ihre Marke von Dritten unerlaubt benutzt? Wir unterstützen schnell und effektiv beim Vorgehen gegen Markenverletzungen.

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Autor: Niklas Plutte

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter, Facebook und LinkedIn!

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