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Abmahnung Markenrecht – Beratung bei Markenverletzungen

Anwalt Markenrecht Mainz

In dieser Übersicht zu markenrechtlichen Abmahnungen finden Sie praktische Tipps und strategische Empfehlungen. Unsere Kanzlei unterstützt Sie auf Wunsch beim richtigen Umgang mit der Abmahnung.

Abmahnungen im Markenrecht

Wer erfolgreich eine Marke registriert, genießt das alleinige Recht, seine Marke für die geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzen zu dürfen (§ 14 Abs. 1 MarkenG). Er darf anderen Unternehmern die Nutzung verbieten.

Stellt der Markeninhaber fest, dass ein Dritter die Marke bzw. eine verwechselbar ähnliche Kennzeichnung ohne Erlaubnis in markenmäßiger Weise für identische oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen nutzt, kann er eine Abmahnung wegen Markenverletzung aussprechen.

Eine typische Markenrechtsverletzung ist der Vertrieb von markenverletzenden Produkten (Waren oder Dienstleistungen). Schon deren Angebot reicht aus, es muss nicht zu Verkäufen kommen. Ein weiterer häufiger Abmahngrund ist, dass sich der Markeninhaber an einer zeitlich später angemeldeten Marke stört.

Tipp: Lesen Sie unseren Beitrag zu den TOP 10 Rechtsirrtümern bei einer Markenanmeldung. Weitere ausführliche Informationen bieten unsere Antworten auf die häufigsten Fragen bei einer Markenanmeldung.

Inhalt einer markenrechtlichen Abmahnung

Mit Erhalt einer markenrechtlichen Abmahnung wird der Abgemahnte außergerichtlich darüber informiert, dass sein Verhalten aus Sicht des Markeninhabers eine Markenrechtsverletzung darstellt.

Eine Markenabmahnung setzt sich regelmäßig aus den folgenden Inhalten zusammen:

  • Beschreibung des zugrundeliegenden Sachverhalts
  • Rechtliche Begründung, weshalb in diesem Verhalten eine Markenrechtsverletzung liegt (muss nicht zwingend juristisch korrekt sein)
  • Aufforderung zur Unterlassung des kritisierten Verhaltens verbunden mit der Aufforderung, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben (fehlt diese zentrale Aufforderung, liegt möglicherweise nur eine Berechtigungsanfrage vor)
  • Aufforderung zur Erteilung von Auskunft (inkl. Vorlage von Belegen, Rechnungen etc.), um auf Basis der Auskünfte Schadensersatz beziffern zu können
  • Aufforderung zur Erstattung von Anwaltskosten ist kein Wirksamkeitserfordernis, aber in der Praxis die Regel (teilweise erst in Folgeschreiben, was zulässig ist)
  • Androhung gerichtlicher Schritte, wenn den Forderungen innerhalb der gesetzten Fristen keine Folge geleistet wird
  • Eine Vollmacht ist mit der Abmahnung nur vorzulegen, wenn kein Unterlassungsvorschlag beigefügt wurde

Bewahren Sie Ruhe. Nicht jede markenrechtliche Abmahnung ist berechtigt. Und selbst falls sich herausstellt, dass die Abmahnung berechtigt ist, werden in nahezu jeder Abmahnung überhöhte Zahlungsforderungen geltend gemacht – das betrifft sowohl die zu erstattenden Anwaltskosten als auch Schadensersatz. 

Wer kann eine markenrechtliche Abmahnung aussprechen?

Eine Abmahnung im Bereich des Markenrechts stellt für den Empfänger eine unangenehme Überraschung dar. Das liegt unter anderem an den hohen Rechtsanwaltsgebühren, die erstattet werden sollen, aber auch drohenden Vertriebsverboten und Schadensersatzforderungen.

Als erstes muss überprüft werden, ob der Abmahnende berechtigt ist, die Abmahnung auszusprechen (Aktivlegitimation). Dazu muss er der rechtmäßige Inhaber der Marke sein oder über eine Markenlizenz verfügen, etwa als exklusiver Lizenznehmer.

Seine Aktivlegitimation wird der Abmahnende häufig zusammen mit der Abmahnung durch Vorlage einer Markenurkunde oder eines entsprechenden Auszugs des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) belegen. Dass der Abmahnende Inhaber der Marke ist, bedeutet jedoch keineswegs, dass die markenrechtliche Abmahnung berechtigt ist.

Markenregister DPMA

Über die Suchmaske des DPMA haben Sie die Möglichkeit, die Markenregister von DPMA, EUIPO und WIPO kostenfrei zu überprüfen.

Liegt wirklich eine Markenverletzung vor?

Im zweiten Schritt ist vor allem zu klären, ob die vorgeworfene Markenrechtsverletzung tatsächlich vorliegt, also materiell-rechtlich begründet ist. Eine Markenverletzung kann nach dem Markengesetz unter anderem ausgeschlossen sein, wenn

  • kein Handeln im geschäftlichen Verkehr vorliegt (§ 14 Abs. 2 MarkenG),
  • die Markenzeichen im markenrechtlichen Sinne nicht ähnlich sind (identisch müssen die Marken nicht sein),
  • keine Ähnlichkeit zwischen den Waren bzw. Dienstleistungen der Parteien besteht (identisch müssen auch die Produkte nicht sein, Ähnlichkeit kann sogar zwischen Produkten verschiedener Nizza Klassen bestehen),
  • der Abgemahnte die fremde Marke nicht markenmäßig nutzt,
  • eine zulässige beschreibende Benutzung der Marke vorliegt (§ 23 MarkenG),
  • die Rechte an der Marke erschöpft sind (§ 24 MarkenG) oder
  • markenrechtliche Ansprüche wegen Nichtbenutzung der Marke ausgeschlossen sind (§ 25 MarkenG).

Die letztgenannte Einrede der Nichtbenutzung ist beispielsweise erfolgreich, wenn die Marke bereits länger als fünf Jahre registriert ist und nachgewiesen werden kann, dass der Abmahnende seine Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt hat. In diesem Fall kann gemäß § 49 MarkenG ein Antrag beim Markenamt gestellt werden, dass die Marke wegen Verfalls zu löschen ist. Die für die Berechnung der Nichtbenutzungseinrede maßgebliche Frist beginnt mit dem Tag der Markeneintragung.

Die Einrede der Nichtbenutzung ist nur eines von vielen Beispielen, wie eine Markenabmahnung zu Fall gebracht werden kann. Wird aus einer potentiell beschreibenden bzw. freihaltebedürftigen Marke abgemahnt, kann es für die Auseinandersetzung mit dem Markeninhaber gelegentlich Wunder wirken, beim Markenamt die Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse zu beantragen.

Unsere Empfehlung: Lassen Sie sich von einem fachkundigen Anwalt beraten, der Ihren speziellen Fall anhand von Gesetz und Rechtsprechung überprüfen wird. Nutzen Sie auf Wunsch unsere unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung.

Alles Wichtige zur strafbewehrten Unterlassungserklärung

Im Rahmen einer markenrechtlichen Abmahnung wird der Verletzer vom Markeninhaber dazu aufgefordert, weitere Markenrechtsverletzungen in der Zukunft zu unterlassen. Um sicherzustellen, dass der Abgemahnte sich daran hält, wird außerdem von ihm gefordert, eine meist schon vom Gegner vorformulierte, strafbewehrte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.

Die strafbewehrte Unterlassungserklärung soll in der Regel binnen sehr kurzer Frist abgegeben werden (7 – 10 Tage). Einmal unterschrieben, entsteht ein Vertrag zwischen Markeninhaber und Markenverletzer, der mit Ausnahme sehr seltener Fälle zu den darin festgelegten Vereinbarungen gilt und nicht widerrufen oder gekündigt werden kann. Ein Anwalt für Markenrecht wird mit Ihnen besprechen, ob ggf. mit welchem Inhalt eine modifizierte Unterlassungserklärung abgegeben werden soll.

Ein Wort zu modifizierten Unterlassungserklärungen: Liest man Beiträge zu Markenabmahnungen im Internet, entsteht mitunter der Eindruck, als ob der richtige Weg bei Markenabmahnungen stets in der Abgabe einer modifizierten Unterlassungserklärung liegt. Das ist allerdings falsch. Kann der Abgemahnte das kritisierte Verhalten nicht mit Sicherheit in vollem Umfang abstellen, darf auf keinen Fall eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben werden – auch keine modifizierte Fassung, da dann akute Wiederholungsgefahr besteht und der Abgemahnte sofort in eine Vertragsstrafe laufen würde. Eine modifizierte Unterlassungserklärung kann auch dann der falsche Weg sein, wenn erhebliche Zweifel an der Berechtigung der Abmahnung bestehen. Sinn macht eine Modifizierung der Unterlassungserklärung einerseits, wenn der Abmahnvorwurf zutrifft und der Abgemahnte sicher gehen will, dass er sich nicht zu mehr verpflichtet als rechtlich nötig. Eine optimierte Unterlassungserklärung sollte außerdem in Betracht gezogen werden bei zweifelhafter Rechtslage, wenn sich der Abgemahnte kein Gerichtsverfahren leisten kann oder will.

Keinesfalls sollte eine markenrechtliche Abmahnung ignoriert werden. Wird nicht binnen der gesetzten Frist reagiert, läuft der Abgemahnte Gefahr, dass eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen wird. Im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens kann das Gericht ohne mündliche Verhandlung entscheiden, ob es die Markenverletzung für begründet hält. Ist dies der Fall, werden die Argumente des Abgemahnten nicht mehr angehört. Das Gericht fasst allein auf Grundlage des Verfügungsantrags einen einstweiligen Verfügungsbeschluss, der dem Abgemahnten per Gerichtsvollzieher zugestellt wird. Der Erlass und das Vorgehen gegen eine einstweilige Verfügung bedeuten für Abgemahnte dann meist noch viel höhere Gerichts- und Anwaltskosten.

Tipp: Im folgenden Beitrag finden Sie eine Darstellung der verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten auf eine einstweilige Verfügung.

Kosten bei markenrechtlichen Abmahnungen

Bei einer Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung ergeben sich Kosten aus zwei verschiedenen Gesichtspunkten.

  1. Einerseits schuldet der Abgemahnte dem Abmahnenden Ersatz der entstandenen Anwaltskosten. Diese berechnen sich nach dem Gegenstandswert oder Streitwert, wie er im gerichtlichen Verfahren genannt wird. Bei der Bemessung des Streitwerts hat der abmahnende Anwalt einen gewissen Ermessensspielraum, der sich aber natürlich an vergleichbaren Gerichtsentscheidungen der Vergangenheit orientieren muss.  Zwar betonen die Gerichte häufig, dass es keinen Regelstreitwert in Markenstreitigkeiten gibt. Faktisch winken die Gerichte aber meist selbst bei vergleichsweisen unbedeutenden Verletzungsprozessen rund um deutsche Marken einen Streitwert von 50.000 € ohne nähere Begründung durch (ebenso in Widerspruchsverfahren vor dem DPMA). Geht es um intensiv genutzte oder gar bekannte Marken, sind deutlich höhere Streitwerte von mindestens 100.000 € üblich. Das gilt auch für die Verletzung von Unionsmarken. Setzt man einen Streitwert von 50.000 € an, ergeben sich für das außergerichtliche Abmahnverfahren Kosten in Höhe von 1.822,96 € pro Anwalt. Kommt es zu einem Gerichtsverfahren, beträgt das Gesamtkostenrisiko in erster Instanz einschließlich mündlicher Verhandlung bereits 7.705,87 €.
  2. Unabhängig von der Pflicht zur Erstattung von Anwaltskosten schuldet der Verletzer Zahlung von Schadensersatz, wenn er schuldhaft gehandelt hat, das heißt vorsätzlich oder fahrlässig. Die Rechtsprechung ist hier sehr streng. Eine Enthaftung ist nur in sehr seltenen Fällen möglich. Meist muss sich der Verletzer vorwerfen lassen, zumindest fahrlässig gehandelt zu haben. Der Rechteinhaber kann bei der Bezifferung des Schadensersatzes grundsätzlich zwischen drei Berechnungsmethoden wählen. In der Praxis erfolgt die Schadensersatzbezifferung aber fast ausnahmslos nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie. Es handelt sich dabei um eine fiktive Schadensberechnung. Der Rechteinhaber muss keinen echten Schaden nachweisen. Die fiktiven Lizenzgebühren richten sich danach, was zwei vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie einen Markenlizenzvertrag geschlossen hätten. Hier besteht je nach Lage des Falls mehr oder weniger argumentativer Spielraum.

Möglichkeiten bei ungerechtfertigten Abmahnungen

Teilweise werden in der Praxis auch bewusst unberechtigte Abmahnungen ausgesprochen. Ihr Zweck besteht darin, den vermeintlichen Verletzer des Kennzeichens unter dem Eindruck des hohen Kostenrisikos eines gerichtlichen Prozesses dazu zu bringen, die Benutzung der Marke einzustellen.

Auch aus diesem Grund sollte man sich bezüglich des weiteren Vorgehens grundsätzlich von einem Rechtsanwalt beraten lassen. Je nach Fall kann gemeinsam überlegt werden, ob man sich auf die Verteidigung gegen eine mögliche Klage beschränkt oder ob aktiv mit einer negativen Feststellungsklage gegen den Markeninhaber vorgegangen werden soll. Gegebenenfalls kann sogar eine Löschung der Marke aus dem Markenregister des DPMA beantragt werden.

Beachten Sie schließlich, dass der Abgemahnte im Falle einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Anspruch auf Ersatz der für die Verteidigung nötigen Anwaltskosten hat.

Rechtliche Hilfe im Bereich markenrechtlicher Abmahnungen

Haben Sie eine Abmahnung wegen einer Markenrechtsverletzung erhalten? Rechtsanwalt Plutte ist als Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz auf das Markenrecht spezialisiert. Wir prüfen für Sie, ob und in welchem Umfang die geltend gemachten Ansprüche berechtigt sind. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir im Anschluss eine passende Verteidigungsstrategie.

Wird Ihre Marke von einem Dritten rechtswidrig genutzt, z.B. in Gestalt eines verwechselbar ähnlichen Markenzeichens? Wir unterstützen Sie bei Markenverletzungen schnell und effektiv. Sie erhalten Rechtsschutz per Abmahnung sowie gegebenenfalls einstweiliger Verfügung oder Klage. Bei einer berechtigten Abmahnung muss der Verletzer die durch die Abmahnung entstandenen Anwaltskosten ersetzen. Soweit die Markenverletzung schuldhaft begangen wurde, also fahrlässig oder vorsätzlich, schuldet er dem Markeninhaber außerdem Zahlung von Schadenersatz.

Nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenlose Ersteinschätzung.

Autor:

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

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