Markenkaufvertrag & Markenübertragung: FAQ, Tipps, Muster

Markenrechte können auf andere Personen oder Unternehmen übertragen werden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Markenübertragung und geben Tipps zur Vertragsgestaltung samt Musterformulierungen.

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I. FAQ zur Markenübertragung

1. Wie kann eine Marke den Inhaber wechseln?

Eine Marke kann gemäß § 27 Abs. 1 MarkenG

1. per Gesetz auf andere übergehen, z.B. im Erbfall (§ 1922 BGB),
2. per Rechtsgeschäft auf andere übertragen werden, z.B. per Markenkaufvertrag.

Hinweis: Bei der Auslegung von markenrechtlichen Verträgen, insbesondere der Abgrenzung von Nutzungsrechtseinräumungen zu Markenrechtsübertragungen, sind neben dem Wortlaut der Vereinbarung auch weitere Umstände – wie nachfolgend von den Parteien getroffene Vereinbarungen mit Drittunternehmen oder das Unterlassen der Korrektur des Markenregisters – zu berücksichtigen (OLG Nürnberg, Urteil vom 08.06.2021, Az. 3 U 2202/20).

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2. Welche Marken können auf andere übertragen werden?

Übertragungsfähige Marken im Sinne von § 27 MarkenG sind alle Kennzeichen, die dem Markenschutz gemäß § 4 MarkenG unterliegen. Dazu gehören

• im DPMA-Register eingetragene deutsche Marken (§ 4 Nr. 1 MarkenG),
• Benutzungsmarken (§ 4 Nr. 2 MarkenG) und
• notorisch bekannte Marken (§ 4 Nr. 3 MarkenG).

Nicht von § 27 MarkenG erfasst sind geschäftliche Bezeichnungen, also Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Deren Übertragung muss grundsätzlich zusammen mit dem Unternehmen erfolgen (vgl. § 23 HGB). Die Einzelheiten sind umstritten (vgl. BeckOK Markenrecht/Taxhet, § 27 Rn. 84 ff. mit weiteren Nachweisen).

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3. Welche Voraussetzungen muss ein Vertrag über eine Markenübertragung erfüllen?

Die Übertragung einer Marke kann ohne besondere Voraussetzungen vereinbart werden, solange sich der verfügungsberechtigte Markeninhaber und der Erwerber inhaltlich einig sind. Da keine Formvorschriften existieren, kann der Vertrag theoretisch mündlich geschlossen werden, was allerdings nicht zu empfehlen ist. Die Übertragung des Markenrechts setzt nicht zwingend voraus, dass man den Rechtsübergang in das Markenregister eintragen lässt (§ 27 Abs. 3 MarkenG).

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4. Warum unterscheidet man zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft?

Im deutschen Recht gilt das Abstraktionsprinzip, nach dem Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft grundsätzlich unabhängig voneinander sind.

• Durch das Verpflichtungsgeschäft wird die Marke noch nicht übertragen, sondern nur die Verpflichtung des Markeninhabers begründet, die Marke per Verfügungsgeschäft an den Erwerber zu übertragen. Typische Gegenleistung ist die Zahlung des Kaufpreises. In der Regel handelt es sich beim Verpflichtungsgeschäft um einen Rechtskauf (§ 453 BGB).
• Durch das Verfügungsgeschäft erfüllt der Veräußerer seine Verpflichtung aus dem Verpflichtungsgeschäft. Erst durch das Verfügungsgeschäft tritt die eigentliche Rechtsänderung in Gestalt der Markenübertragung auf den Erwerber ein. Erforderlich ist eine Einigung der Vertragsparteien, dass die Marke übertragen werden soll. Das Verfügungsgeschäft wird gemäß § 413 BGB nach den gleichen Regeln behandelt wie die Abtretung einer Forderung (§§ 398 ff. BGB).

Daraus ergibt sich beispielsweise,

• dass sich eine Person, die nicht zur Übertragung der Marke befugt ist, trotzdem zu deren Übertragung verpflichten kann.
• dass die Übertragung der Marke (= Verfügungsgeschäft) nicht zwingend unwirksam wird, wenn ein Vertragspartner vom Markenkaufvertrag (= Verpflichtungsgeschäft) zurücktritt oder sonstige Gewährleistungsrechte nach den §§ 434 ff. BGB geltend macht. Da die wichtigste Pflicht des Veräußerers gerade in der Vornahme des Verfügungsgeschäfts, also der Übertragung der Marke (§§ 453, 433 I 1 BGB) besteht, spielen die beiden Ebenen durchaus ineinander. Dennoch müssen sie stets voneinander getrennt geprüft werden, da die Rechtsfolgen auf beiden Ebenen unterschiedlich sind.

In der Praxis fallen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft normalerweise in einem Vertragsdokument zusammen. Der Veräußerer kann deshalb in der Regel als Verkäufer bezeichnet werden, der Erwerber als Käufer.

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5. Welches Recht gilt bei Übertragung einer deutschen Marke?

Für die Übertragung einer deutschen Marke zwischen deutschen Vertragsparteien gilt unproblematisch deutsches Recht.

Aufgrund des Territorialitätsprinzips richtet sich die Übertragung einer deutschen Marke aber auch im Ausland grundsätzlich nach deutschem Recht (vgl. BGH, Urteil vom 02.05.2002, Az. I ZR 300/99 – FROMMIA). Das gilt selbst dann, wenn es sich bei dem betreffenden Übertragungsvertrag um einen Sammelvertrag handelt, mit dem auch ausländische Marken oder Schutzrechte übertragen werden (vgl. OLG München, Urteil vom 12.01.2006, Az. 29 U 3736/05 – UltraMind mit Verweis auf: Kegel/Schurig, Internationales Privatrecht, 8. Aufl., S. 560 f. m.N.).

Die Vertragsparteien haben nach der Rechtsprechung des BGH in Bezug auf das Verfügungsgeschäft keine Dispositionsbefugnis, sie können die deutsche Marke also nicht nach Maßgabe einer anderen Rechtsordnung dinglich übertragen. Ob dies auch für das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft gilt, ist umstritten.

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6. Muss man die Übertragung der Marke in das Markenregister eintragen lassen?

Nein. Es besteht keine Pflicht, sondern nur die Möglichkeit, die Übertragung einer Marke in das Markenregister eintragen zu lassen. Die Umschreibung der Marke im Register hat bloß deklaratorische Bedeutung.

Gemäß § 27 Abs. 3 MarkenG wird der Übergang des durch Eintragung die Eintragung einer Marke begründeten Rechts auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen. Der Rechtsübergang muss dem Deutschen Patent- und Markenamt nachgewiesen werden. Für die Antragstellung soll bei vollständigen Übertragungen das Formblatt W 7616/1.19, bei Teilrechtsübergang das Formblatt W7617/1.19 verwendet werden (§ 28 Abs. 1 DPMAV). Antragsberechtigt sind sowohl der bisherige Markeninhaber als auch der Erwerber (im Fall von teilweisen Übertragungen nur der Markeninhaber).

Auch ohne rechtliche Verpflichtung ist indes dringend zu empfehlen, eine Markenübertragung im Register eintragen zu lassen, speziell vor dem Hintergrund von § 28 MarkenG, der folgende Nachteile für nicht im Register eingetragene Erwerber regelt:

1. Beweislast: Nach § 28 Abs. 1 MarkenG wird vermutet, dass der im Register als Inhaber Eingetragene der wirkliche Inhaber der Marke ist. Wer nicht als Inhaber der Marke eingetragen ist, muss deshalb vor Gericht Tatsachen darlegen und ggf. beweisen, aus denen sich seine Inhaberschaft ergibt.
2. Eingeschränkte Geltendmachung von Rechten: § 28 Abs. 2 MarkenG beschränkt die Rechte des Erwerbers einer Marke, der noch nicht im Register als solcher eingetragen ist. Wenn eine Marke übertragen wurde, kann der Erwerber seine Rechte in Verfahren vor dem DPMA nicht geltend machen. § 28 Abs. 2 MarkenG gilt allerdings nur in den Registerverfahren vor dem DPMA und den anschließenden Rechtsmittelverfahren. Aus der Vorschrift ergeben sich keine Einschränkungen für Gerichtsverfahren wegen Markenverletzungen. Diese kann der Erwerber auch dann führen, wenn er noch nicht als neuer Markeninhaber im Register eingetragen wurde. Im Prozess kann dann aber die Vermutungswirkung des § 28 Abs. 1 MarkenG Probleme bereiten, wenn er den Erwerb der Rechte an der Marke nicht nachweisen kann.
3. Zustellung offizieller Dokumente: Nach § 28 Abs. 3 MarkenG werden Verfügungen und Beschlüsse des DPMA nur an den als Inhaber Eingetragenen zugestellt. Sobald hingegen ein Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim DPMA eingeht, werden nachfolgende Verfügungen und Beschlüsse auch an den Rechtsnachfolger zugestellt.

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7. Welche Kosten entstehen für die Änderung des Markenregisters?

Bezieht sich der Änderungsantrag auf die gesamte Marke, berechnet das DPMA hierfür keine amtlichen Gebühren. Betrifft der Änderungsantrag zur Rechtsinhaberschaft dagegen eine Teilübertragung, berechnet das DPMA ebenso wie bei einer Markenteilung Amtsgebühren in Höhe von 300 Euro (Nr. 331 800 des DPMA Kostenmerkblatts). Hinzu kommen ggf. die Kosten eines beauftragten Rechtsanwalts.

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8. Kann man eine Marke gutgläubig erwerben?

Nein. Anders als das Grundbuch entfaltet das Markenregister im Hinblick auf die Berechtigung zur Veräußerung von Marken keinen Rechtsschein. Wenn der Veräußerer einer Marke als deren Inhaber im Markenregister eingetragen ist, sich aber später herausstellt, dass er die Marke bereits an eine andere Person übertragen hatte, wird der Erwerber bei dem zweiten, zeitlich nachfolgenden Rechtsgeschäft nicht Inhaber der Marke – auch dann nicht, wenn er auf die Verfügungsbefugnis des Veräußerers vertraut hatte.

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9. Ist eine Teilung der Marke für verschiedene Waren und Dienstleistungen möglich?

Markenschutz besteht grundsätzlich nicht für alle denkbaren Waren und Dienstleistungen, sondern für bestimmte Produkte. Entsprechend werden Marken im Markenregister stets für bestimmte Waren und Dienstleistungen eingetragen. §§ 27 Abs. 1, 40, 46 MarkenG ermöglichen es, eine Markeneintragung für verschiedene Waren und Dienstleistungen aufzuteilen und die Teile einzeln zu veräußern.

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10. Welche Rechtsfolgen hat eine Markenübertragung?

Bei den Rechtsfolgen einer Markenübertragung ist zwischen Verfügungsgeschäft als der eigentlichen Markenübertragung und dem zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäft zu unterscheiden:

a. Verfügungsgeschäft

Der Erwerber erhält die Rechte an der Marke grundsätzlich in demselben Zustand, in dem der frühere Rechtsinhaber sie innehatte – insbesondere mit etwaigen Einschränkungen durch Verwirkung oder Nichtbenutzung des Zeichens (vgl. Ingerl/Rohnke, § 27 MarkenG Rn. 57). Nach § 30 Abs. 5 MarkenG bleiben erteilte Markenlizenzen Dritter wirksam. Rein schuldrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen wirken hingegen nicht zulasten des Rechtsnachfolgers.

Die weiteren Rechtsfolgen der Markenübertragung richten sich gemäß § 413 BGB nach den §§ 398 ff. BGB, wobei die §§ 407 ff. BGB keine Bedeutung haben, weil die Marke anders als ein Anspruch absolut (also gegen jedermann) wirkt und nicht nur einen einzelnen Schuldner verpflichtet. Relevant ist beispielsweise die in §§ 413, 402 BGB geregelte Pflicht des Veräußerers zur Herausgabe aller in seinem Besitz befindlichen Urkunden, die zum Nachweis des Rechts an der Marke dienen.

Wenn die Einigung zur Übertragung schon erfolgt ist, die Übertragung aber noch nicht im Markenregister eingetragen wurde, kann sowohl gegen den bisherigen Markeninhaber (der noch im Register steht) als auch gegen den Erwerber als Rechtsnachfolger (der noch nicht im Register steht) Löschungsklage erhoben werden (§ 55 Abs. 1 MarkenG). Löschungsurteile, die gegen den Veräußerer erwirkt wurden, wirken auch gegen den Erwerber, also den tatsächlichen Inhaber (Gem. § 55 Abs. 4 MarkenG).

Wird eine Marke während eines laufenden Löschungsverfahrens übertragen, greifen die §§ 265, 325 ZPO. Im Grundsatz läuft der Prozess zwischen den ursprünglichen Parteien, also dem Kläger und dem Veräußerer weiter. Das Urteil wirkt gemäß § 325 ZPO aber auch gegen den Erwerber. Nur mit Zustimmung von Kläger und Veräußerer kann der Erwerber der Marke an die Stelle des Veräußerers im Prozess eintreten, §§ 263, 265 Abs. 2 ZPO (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 27.11.2014, Az. 6 U 239/13).

b. Verpflichtungsgeschäft

Unabhängig von den Wirkungen des Verfügungsgeschäfts, die grundsätzlich gegenüber jedermann gelten, ergeben sich auch aus dem Verpflichtungsgeschäft (in der Regel einem Rechtskauf) Folgen, die nur zwischen Verkäufer (also Veräußerer) und Käufer (also Erwerber) gelten. Diese richten sich nach den allgemeinen Regeln des Kaufrechts und ergänzend denen des allgemeinen Schuldrechts (§ 453 BGB i.V.m. §§ 433 ff. BGB)

Bedeutsam ist vor allem die Haftung und Gewährleistung des Verkäufers für Rechtsmängel, insbesondere eine gescheiterte Verfügung wegen Nichtberechtigung. In Betracht kommen die üblichen Rechte aus § 437 BGB, das heißt:

• Nacherfüllung
• Rücktritt
• Minderung
• Schadensersatz
• Aufwendungsersatz

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11. Wann ist ein Vertrag über eine Markenübertragung unwirksam?

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Unwirksamkeitsgründe, zum Beispiel § 134 BGB i.V.m. Verletzungen von UWG oder GWB, wenn die konkrete Markenübertragung einen Verstoß gegen Wettbewerbsrecht oder Kartellrecht darstellt.

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12. Kann man auf Umschreibung des Markenregisters klagen?

Ja. Der wahre Inhaber des Markenrechts kann mit einer zivilrechtlichen Umschreibungsbewilligungsklage von dem zu Unrecht im Register Eingetragenen die Abgabe der Zustimmung zur Umschreibung auf sich verlangen (OLG Nürnberg, Urteil vom 08.06.2021, Az. 3 U 2202/20).

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Teil 2: Tipps und Muster für Vertragsgestaltungen

Rechtlichen Konflikten bei Markenübertragungen kann regelmäßig durch Vertragsgestaltung vorgebeugt werden. Nachfolgend finden Sie Tipps zur rechtssicheren Gestaltung eines Markenübertragungsvertrags.

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Tipp 1: Schließen Sie einen schriftlichen Markenübertragungsvertrag

Das Gesetz sieht nicht vor, dass Markenübertragungsverträge in einer bestimmten Form geschlossen werden müssen. Deshalb kann eine Marke theoretisch auch in einem persönlichen Gespräch oder Telefonat übertragen werden. Das ist in der Praxis aber unüblich und nicht zu empfehlen. Aus Gründen der Bestimmbarkeit und zur Vermeidung von Beweisschwierigkeiten bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten sollten Markenübertragungsverträge immer schriftlich fixiert werden.

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Tipp 2: Bestimmen Sie die Vertragsmarke zweifelsfrei

Das Verfügungsgeschäft, also die eigentliche Übertragung der Marke, setzt nach dem Bestimmtheitsgrundsatz voraus, dass die Einigung genau bestimmt, welche Marke gemeint ist. Der Vertragstext sollte daher präzise regeln, welche Marke genau für welche Waren und/oder Dienstleistungen übertragen werden soll. Dazu gehört insbesondere

• die Marke (also das Wort, das Bild oder auch die Kombination),
• eine Eintragung beim DPMA (wenn erfolgt) sowie die Registernummer, die Priorität und das Eintragungsdatum,
• die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist,
• dass sämtliche Rechte an der Marke übertragen werden sollen,

Muster (gelb markierte Stellen sind individuell auszufüllen):

“Käufer und Verkäufer sind sich einig, dass sämtliche Rechte an der Wortmarke [Marke], die am [Datum] für den Verkäufer als Inhaber beim DPMA unter der Registernummer [DPMA-Registernummer] für Waren und Dienstleistungen der Nizza Klassen [Nizza Klassen] mit der Priorität [Datum] eingetragen worden ist, vom Verkäufer auf den Käufer übertragen werden.”

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Tipp 3: Regeln Sie, ob sich der Kaufpreis mit oder ohne Umsatzsteuer versteht

Nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung ist beim Kauf von gewerblichen Schutzrechten grundsätzlich – auch wenn sich die Vertragsparteien nicht ausdrücklich darauf verständigt haben (vgl. BGH, Urteil vom 24.02.1988, Az. VIII ZR 64/87) – vom Vorliegen einer Bruttopreisabrede auszugehen.

Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Parteien einen „Nettopreis“ vereinbart haben, wofür auch ein Handelsbrauch oder eine Verkehrssitte maßgeblich sein kann (vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2000, Az. V ZR 416/97 m.w.N.; BGH, Urteil vom 11.05.2001, Az. V ZR 492/99; BGH, Urteil vom 28.02.2002, Az. I ZR 318/99 – Videofilmverwertung; BGH, Urteil vom 20.02.2019, Az. VIII ZR 7/18; BGH, Urteil vom 06.05.2020, Az. VIII ZR 44/19).

Ein vereinbarter Kaufpreis deckt hiernach grundsätzlich auch die Aufwendung für die vom Leistenden zu entrichtende Umsatzsteuer ab, die in diesem Fall nur einen unselbständigen Bestandteil des vereinbarten Entgelts darstellt. Hiervon ist auch bei Angeboten an einen zum Vorsteuerabzug berechtigten Unternehmer auszugehen. Enthält ein Preis keinerlei Zusätze zur Umsatzsteuer, ist damit grundsätzlich von einem Preis inklusive Umsatzsteuer, also einem Bruttopreis auszugehen. Dies hat zur Folge, dass – von bestimmten Ausnahmen abgesehen (vgl. BGH, Urteil vom 20.02.2019, Az. VIII ZR 7/18) – weder der Leistende eine wider sein Erwarten anfallende Umsatzsteuer von seinem Vertragspartner nachfordern (vgl. etwa BGH, Urteil vom 28.02.2002, Az. I ZR 318/99) noch der Leistungsempfänger im Falle der Umsatzsteuerfreiheit den auf die Umsatzsteuer entfallenden Anteil seiner Vergütung zurückverlangen kann (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 31.03.2022, Az. 15 U 9/21 m.w.N.).

Muster:

„Der Kaufpreis beträgt [     ] Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.“

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Tipp 4: Nehmen Sie verfahrensrechtliche Erklärungen in den Vertrag auf

Die Eintragung einer Markenübertragung in das Markenregister ist nicht zwingend notwendig, aber dringend zu empfehlen. Wegen der fehlenden Pflicht empfehlen wir, die Modalitäten der Übertragung bereits im Markenübertragungsvertrag zu regeln (zu den Voraussetzungen siehe Art. 28 DPMAV). Das betrifft insbesondere,

• wer die Eintragung beantragt,
• dass der andere Teil dies bewilligt und
• wer die Kosten der Eintragung trägt.

Muster:

„Der Käufer beantragt die Umschreibung der Marke im Register auf eigene Kosten. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Umschreibung zu bewilligen.“

Da die Eintragung im Markenregister selbst keine Voraussetzung einer wirksamen Markenübertragung ist, sollte der Zeitpunkt des Rechtsübergangs im Vertrag festgehalten werden.

Muster (die erste Alternative ist käuferfreundlich, die zweite Alternative verkäuferfreundlich gestaltet):

“Die Übertragung des Rechts an der Vertragsmarke wird mit Unterzeichnung dieses Vertrages / vollständiger Zahlung des Kaufpreises wirksam. Der Käufer erklärt bereits jetzt die Annahme der Übertragung.”

Um Unklarheiten zu vermeiden, nehmen Sie Zahlungsfristen in den Vertrag auf.

Muster:

“Der Kaufpreis ist binnen 14 Tagen nach Unterzeichnung des Vertrages fällig.”

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Tipp 5: Regeln Sie den Nachweis der Benutzung der Marke

Ist die zu übertragende Marke seit mehr als fünf Jahren im Register eingetragen, muss der Erwerber sicherstellen, dass die Marke nicht gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG löschungsreif ist, weil der Veräußerer sie nicht benutzt hat.

Aus Sicht des Käufers/Erwerbers sollte daher über Markenübertragungsvertrag festgehalten werden, dass die Marke benutzt worden ist. Stellt sich später heraus, dass dies nicht der Fall war, liegt ein Rechtsmangel vor, der zu Gewährleistungsansprüchen des Käufers/Erwerbers führt. Weiterhin sollte der Veräußerer zur Vorlage und Überlassung von geeigneten Nachweisen der Benutzung der Marke verpflichtet werden.

Muster für eine käufer-/erwerberfreundliche Klausel:

“Der Verkäufer garantiert, dass die Marke benutzt wurde und keine Löschungsreife gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 MarkenG vorliegt. Er legt dem Käufer Nachweise der Benutzung vor und überlässt sie diesem auf Aufforderung. Dabei entstehende Kosten trägt der Verkäufer bis zu einer Höhe von [Betrag] Euro selbst; im Übrigen sind sie vom Käufer zu ersetzen.”

Umgekehrt sollte der Verkäufer/Veräußerer eine etwaige Nichtbenutzung in den Vertrag aufnehmen, um sich später keinen Gewährleistungsansprüchen ausgesetzt zu sehen.

Muster für eine verkäufer-/veräußererfreundliche Klausel:

“Der Käufer wurde darauf hingewiesen, dass die vertragsgegenständliche Marke seit ihrer Eintragung am [Datum] nicht benutzt wurde und daher die Möglichkeit einer Löschungsklage wegen Nichtbenutzung durch Dritte in Betracht kommt.”

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Tipp 6: Weisen Sie auf die Pflicht zur Verlängerung der Marke hin

Außerdem sollten im Vertrag festgehalten werden, wann die nächste Verlängerung der Marke erforderlich wird. Das gilt insbesondere, wenn der Ablauf der zehnjährigen Schutzdauer innerhalb der nächsten 24 Monate ansteht.

Muster:

“Der Verkäufer weist den Käufer darauf hin, dass der Käufer die Schutzdauer der Marke zum [Datum] endet. Zur Verlängerung hat der Käufer gegenüber dem DPMA rechtzeitig eine Verlängerungsgebühr zu entrichten.”

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Tipp 7: Gewährleisten Sie den Bestand der Vertragsmarke

Neben dem Nachweis der Markenbenutzung wird in Markenübertragungsverträgen üblicherweise eine Regelung aufgenommen, mit der der Veräußerer den Bestand der Marke gewährleistet.

Der Erwerber wird im Regelfall eine Zusicherung des Verkäufers erwarten dürfen, dass dieser nicht bereits Dritten Lizenzen an der Marke eingeräumt hat und dass er über ggf. schwebende Verfahren in Kenntnis gesetzt wird.

Muster:

“Der Verkäufer sichert zu, über die vertragsgegenständliche Marke unbeschränkt verfügungsberechtigt zu sein. Der Verkäufer sichert außerdem zu, dass er keinem Dritten Lizenzen an der vertragsgegenständlichen Marke eingeräumt hat. Dem Verkäufer sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrages keine Ansprüche Dritter in Bezug auf die vertragsgegenständliche Marke bekannt.”

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Tipp 8: Achtung bei der (teilweisen) Veräußerung von Geschäftsbetrieben

Bei Veräußerung eines Geschäftsbetriebs wird in der Praxis mitunter vergessen, ausdrücklich zu regeln, ob zugehörige Marken mit übertragen werden sollen. Für vollständige Veräußerungen (Share Deal) hilft die gesetzliche Vermutung des § 27 Abs. 2 Satz 1 MarkenG weiter. Danach folgt die Marke im Zweifel dem Geschäftsbetrieb und gilt als mit übertragen an den Erwerber als Rechtsnachfolger. Regelt der Vertrag, dass die Marke nicht mit dem Geschäftsbetrieb übertragen werden soll, ist § 27 Abs. 2 MarkenG bedeutungslos, da die Vorschrift nur greift, wenn sich aus den Umständen nicht klar ergibt, ob die Parteien die Marke mit dem Geschäftsbetrieb rechtsgeschäftlich übertragen wollen.

Bei der Veräußerung von Teilen eines Geschäftsbetriebs (Asset Deal) kann sich die Frage stellen, ob die Marke gerade zum übertragenen Teil des Geschäftsbetriebs gehört oder zum verbleibenden Teil (vgl. Raab in Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, § 35 Rn. 357). Trotz § 27 Abs. 2 Satz 2 MarkenG sollte in solchen Lagen davon ausgegangen werden, dass die Marke weder auf schuldrechtlicher noch dinglicher Ebene mit übertragen wird. Etwas anderes gilt, wenn die namentlich bezeichneten Vermögenswerte darauf schließen lassen, dass der Erwerber die Tradition des Geschäftsbetriebs fortsetzen wird (BeckOK MarkenR/Taxhet, MarkenG § 27 Rn. 27).

Derartige Unsicherheiten können vermieden werden durch konkrete Festlegungen im Vertrag, ob und ggf. in welchem Umfang bestehende Markenrechte übertragen werden sollen.

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Tipp 9: Abgrenzungsvereinbarungen bei Markenteilung

Wird die Marke nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen übertragen, können Probleme zwischen Veräußerer und Erwerber entstehen, wenn zukünftig beide Inhaber einer identischen Marke mit gleicher Priorität sind. Zur Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten kann bereits in den Markenübertragungsvertrag eine Klausel nach Art einer Abgrenzungsvereinbarung aufgenommen werden, in der vorhersehbare Kollisionen (insbesondere die Ausweitung der Marke auf Waren, die denen des Vertragspartners ähnlich sind) vorab geregelt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres juristischen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.

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