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TOP 10 Rechtsirrtümer bei Markenanmeldungen

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Wir haben zehn der häufigsten Rechtsirrtümer im Zusammenhang mit Markenanmeldungen und Markenverletzungen zusammengetragen, die uns in der anwaltlichen Beratung immer wieder begegnen. Sind Fragen offen geblieben? Nutzen Sie die Kommentarfunktion oder unsere kostenlose Ersteinschätzung.

→ Direkt zu unseren Pauschalpaketen für Markenanmeldungen samt FAQ.

1. Eine Markenanmeldung braucht man nicht.

Es ist richtig, dass man keine Marke anmelden muss, um eine Ware oder Dienstleistung am Markt anbieten zu dürfen. Eine gesetzliche Pflicht zur Anmeldung von Marken gibt es nicht.

Wer auf eine Markenanmeldung verzichtet, riskiert allerdings, dass das eigene Markenzeichen (ggf. nach Jahren) von Dritten registriert wird. In diesem Fall gibt es normalerweise keinen Bestandsschutz für den ursprünglichen Verwender des Zeichens. Es hilft also nicht, der Erste gewesen zu sein – die Nutzung des Markenzeichens muss meist trotzdem aufgegeben werden, wozu beispielsweise auch gleichnamige Domains gehören. Die Schäden reichen von Abmahnkosten und Schadensersatz bis hin zu verpufftem Marketingaufwand.

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2. Wer keine eigene Marke anmeldet, verletzt auch keine fremden Marken.

Das ist falsch. Fremde Marken kann man durch Anmeldung einer eigenen Marke verletzen, aber auch durch bloße markenmäßige Nutzung eines geschützten Zeichens im Geschäftsverkehr, ohne dass man es selbst als Marke angemeldet hat.

Beispiel: Wer ein Erfrischungsgetränk unter dem Namen “Coca Cola” auf den Markt bringt, ohne eine gleichnamige Marke anzumelden, verletzt trotzdem die Markenrechte von The Coca-Cola Company – auf die weltweite Bekanntheit von “Coca Cola” kommt es dabei nicht einmal an.

Praktisch bedeutet das: Wer sich eine Produktbezeichnung ausdenkt, die über eine reine Beschreibung des Produkts hinausgeht, kommt nicht daran vorbei, sich mit dem Thema Markenrecht zu beschäftigen. Das gleiche gilt für den eigenen Firmennamen oder Bezeichnungen von Büchern, Filmen. Domains oder Apps.

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3. Im DPMA-Register und bei Google gibt es keine identische Marke.

Wenn bei einer Eigenrecherche über Google, das DPMA-Register sowie das mittlerweile kostenlos nutzbare elektronische Handelsregister keine identischen Marken oder Firmennamen auftauchen, ist das ein guter erster Schritt.

Es bedeutet allerdings nicht, dass die Anmeldung der Wunschmarke keine älteren Markenrechte verletzt. Das Markenrecht schützt nämlich nicht nur vor identischen Markenübernahmen, sondern auch vor der Benutzung verwechselbar ähnlicher Marken. Umfasst sind insbesondere klangliche Ähnlichkeiten bei der Aussprache von Markenbegriffen sowie in deren Schriftbild. Aber auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt können eine Markenverletzung begründen.

Beispiel: Wer ein Erfrischungsgetränk unter dem Namen “Koka Kola” auf den Markt bringen will, wird bei einer DPMA-Recherche keine Treffer ermitteln. Trotzdem würde erneut eine klare Verletzung der Markenrechte von The Coca-Cola Company vorliegen wegen Verwechslungsgefahr.

Machen Sie sich anhand unseres Beispiels bewusst, ob für Ihre Wunschmarke a) ausreichend recherchiert und b) die Rechercheergebnisse rechtlich zutreffend bewertet wurden. Nach unseren Erfahrungen aus über zehn Jahren ist die markenrechtliche Bewertung von Ähnlichkeiten für die meisten juristischen Laien unverständlich und verwirrend. 

Im Vorfeld einer Markenanmeldung kann man Risiken über eine professionelle Recherche einschließlich Markengutachten eingrenzen. Teil des Markengutachtens ist eine rechtliche Bewertung von besonders kritischen Treffern. Unternehmen unterschätzen den Nutzen derartiger Recherchen oft und riskieren lieber eine teure(re) Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung.

Empfehlung: Beachten Sie unsere Pauschalpakete für Markenanmeldungen in Deutschland, Europa oder weltweit.

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4. Es gibt eine identische / ähnliche Marke. Sie ist aber in anderen Klassen registriert.

Das bedeutet nicht, dass die eigene Marke gefahrlos angemeldet werden kann. Die 45 Klassen der Nizza Klassifikation haben nur Ordnungscharakter, das heißt sie dienen der besseren juristischen Handhabbarkeit.

Waren und Dienstleistungen sind aber nicht schon deswegen ähnlich, weil sie in derselben Nizza Klasse erscheinen. Das gleiche gilt umgekehrt. Waren und Dienstleistungen sind nicht allein deswegen unähnlich, weil sie verschiedenen Nizza Klassen angehören. Klasseneinteilungen haben keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen (vgl. EuG, Urteil vom 08.09.2021, Az. T-493/20SFORA WEAR; BGH, Beschluss vom 14.02.2019, Az. I ZB 34/17; BGH, Beschluss vom 09.07.2020, Az. I ZB 80/19).

Unserer Erfahrung nach ist vielen Anmeldern dieser Aspekt völlig unbekannt.

Worauf es wirklich ankommt: Beim Produktvergleich ist auf die konkret beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen abzustellen. Das kann dazu führen, dass Waren oder Dienstleistungen aus verschiedenen Nizza Klassen markenrechtlich ähnlich sind. Praktisch betrifft das vor allem sog. funktionelle Ergänzungen, z.B. Bekleidungsstücke und Schuhwaren (BGH, Beschluss vom 22.09.2005, Az. I ZB 40/03coccodrillo) oder Software und Computer (BPatG, Beschluss vom 20.03.2006, Az. 30 W (pat) 198/03). Ein ästhetisches Ergänzungsverhältnis zwischen Produkten reicht dagegen nicht aus. Bekleidung und Kosmetikprodukte wurden beispielsweise als unähnlich eingestuft (BPatG, Beschluss vom 24.03.2022, Az. 30 W (pat) 3/21Coachella).

Wir sind erfahrene Anwälte für Markenrecht. Auf Wunsch erstellen wir ein professionelles Ähnlichkeitsgutachten für Sie. → Direkt zu unseren Pauschalpaketen für Markenanmeldungen.

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5. Im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis reicht die Angabe der Klassen-Oberbegriffe.

Das ist falsch. Dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird im Verhältnis zum Markenzeichen meist zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt – zu Unrecht.

Im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sollten nicht nur die Oberbegriffe der gewünschten Nizza Klassen angegeben werden. Oftmals haben die dort aufgeführten Produkte wenig mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Markenanmelders zu tun. Richtigerweise sollte stattdessen ein individuelles Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erarbeitet werden, das die tatsächlich vom Markenanmelder am Markt angebotenen bzw. geplanten Waren und Dienstleistungen aufführt. Auf diese Weise entsteht der bezweckte Markenschutz.

Um Beanstandungen des DPMA bzw. EUIPO zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit ausschließlich in der Datenbank der TMClass gelistete Produktbezeichnungen angegeben werden, wo über 60.000 offiziell von den Markenämtern anerkannte Begriffe geführt werden.

Tipp: Falls sich ein bestimmtes Produkt trotz sorgfältiger Suche nicht in der TMClass findet, heißt das nicht, dass es nicht im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden kann. In diesem Fall empfiehlt sich eine klassische Papieranmeldung, wodurch allerdings das Risiko von begrifflichen Beanstandungen des Prüfers steigt.

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6. Statt der zurückgewiesenen Wortmarke melde ich einfach eine Wort-/Bildmarke an.

Das ist bei Begriffen möglich, die ggf. zuvor als Wortmarke angemeldet, aber wegen absoluter Schutzhindernisse zurückgewiesen wurden. Diese Strategie wird sogar oft von Rechtsanwälten empfohlen. Angesichts dessen, dass eine einmal angemeldete Marke unveränderlich ist, im Anmeldeverfahren also nicht mehr abgeändert werden kann (z.B. indem man eine abgewandelte Version der Ursprungsmarke einreicht), wirkt die Neuanmeldung einer Wort-/Bildmarke wie eine gute Idee.

Man sollte sich allerdings bewusst machen, dass der nicht unterscheidungskräftige Wortanteil einer Wort-/Bildmarke abgesehen von sehr seltenen Ausnahmen (vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.2015, Az. I ZB 16/14) auch im Rahmen einer Wort-/Bildmarke keine eigene Kennzeichnungskraft entwickelt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2015, Az. I-20 U 42/14). Über den Umweg einer Wort-/Bildmarke erhält man also keinen Schutz für einen nicht schutzfähigen Wortbestandteil. Wäre es anders, könnte man sich den Aufwand rund um absolute Schutzhindernisse sparen ;)

Die Hinzufügung schlichter grafischer Bildelemente ist nach der ständigen Rechtsprechung nicht geeignet, einer Wort-/Bildmarke Unterscheidungskraft zu verleihen, wenn der betreffende Wortbestandteil eine rein beschreibende Botschaft vermittelt.

Praktisch bedeutet dies:

  • Fügt man einem nicht als Wortmarke eintragungsfähigen Begriff bloß schlichte grafische Bildelemente hinzu, wird das Logo dadurch nicht als Wort-/Bildmarke eintragungsfähig (siehe die nachfolgenden Beispiele).
  • Fallen die Grafikanteile der Wort-/Bildmarke nicht völlig banal aus, hat die Wort-/Bildmarke gute Chancen auf eine Eintragung im Markenregister. ABER: Ihr rechtlicher Schutzumfang ist gering, da allein die grafischen Anteile zur Eintragungsfähigkeit der Marke führen. Es ist nicht möglich, aus dem beschreibenden bzw. freihaltebedürftigen Wortanteil markenrechtlich gegen Dritte vorzugehen, die den Begriff ebenfalls markenmäßig benutzen. Daher taugen derartige Wort-/Bildmarken letztlich nur als Abschreckung bzw. Bluff, um andere Unternehmer aus Sorge vor Markenstreitigkeiten von einer Nutzung des Wortbestandteils abzuhalten.

Beispiel 1 für Wort-/Bildmarke, bei der das Bundespatentgericht die Eintragungsfähigkeit mangels ausreichender Unterscheidungskraft abgelehnt hat (BPatG, Beschluss vom 21.02.2019, Az. 30 W (pat) 548/18). Die Binnengroßschreibung sowie unterschiedliche Schriftfarbe reichten nicht aus, um den beschreibenden Charakter der Buchstabenfolge zu überwinden:

BPatG WundTherapieZentrum

Beispiel 2 für Wort-/Bildmarke, bei der das Hinzufügen eines grafischen Bildelements zu einer beschreibenden Wortmarke den beschreibenden Gesamteindruck nicht beseitigte, sondern diesen sogar verstärkte (EuG, Urteil vom 02.03.2022, Az. T-669/20PLUS CARD).

EuG, Urteil vom 02.03.2022, T-669/20 - PLUS CARD

Beispiel 3 für Wort-/Bildmarke, die in Bezug auf Dienstleistungen der “Unterhaltung” (Nizza Klasse 41) als rein beschreibend eingestuft wurde, weil ein Unterstreichen des Wortelements mit einer einfachen geometrische Form als bloße Verzierung bzw. Dekoration wahrgenommen werde, was keine Unterscheidungskraft begründen kann (vgl. EuG, Urteil vom 29.06.2022, Az. T-640/21bet-at-home).

EuG, Urteil vom 29.06.2022, T-640/21 - bet-at-home

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7. Will man ein Design rechtlich schützen, meldet man eine Bildmarke an.

Das ist in dieser pauschalen Form falsch. Beim rechtlichen Schutz von Designs kommt es entscheidend darauf an, zu welchem Zweck das jeweilige Design verwendet werden soll.

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8. Eine Markenabmahnung ohne vorherigen Kontakt kann man ignorieren.

Das ist falsch. Im Gegenteil, nach der gesetzlichen Vorstellung soll der Rechteinhaber den Markenverletzer sogar zunächst abmahnen, wenn er eine Markenverletzung festgestellt hat. Er muss sich nicht vorab persönlich an den Markenverletzer wenden und unverbindlich Unterlassung verlangen. Scheitern die Bemühungen des Markeninhabers, würde er sogar riskieren, dass die nachfolgenden Kosten einer anwaltlichen Markenabmahnung nicht ersatzfähig werden.

Beachten Sie außerdem, dass Unterlassungsansprüche wegen Markenverletzungen häufig per einstweiliger Verfügung durchgesetzt werden. Schleppende Verhandlungen mit dem Markenverletzer können zum Verlust der zwingend vorgeschriebenen Eilbedürftigkeit führen – die Markenverletzung muss dann in einem oft langwierigen Hauptsacheverfahren verfolgt werden, ggf. über mehrere Instanzen. In der Zwischenzeit hätte der Markeninhaber keine rechtliche Handhabe gegen den Verletzer.

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9. Ein Streitwert von 50.000 Euro und mehr für die Unterlassung ist überzogen.

Nein. Die Streitwerte im Markenrecht sind traditionell hoch. Einen offiziellen Mindeststreitwert in Höhe von 50.000 Euro gibt es zwar nicht. Die meisten Gerichte reduzieren diesen Wert allerdings selbst bei unbekannten Marken nicht. Bei in Benutzung befindlichen oder gar berühmten Marken werden oft noch erheblich höhere Streitwerte gerichtlich bestätigt, nicht selten in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

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10. Ich habe eine einstweilige Verfügung erhalten und keinen Widerspruch eingelegt. Das war es jetzt.

Nein. Wenn Sie nicht binnen kurzer Frist nach Zustellung der einstweiligen Verfügung von sich aus eine Abschlusserklärung an die Gegenseite verschicken, mit der die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt wird, droht ein Abschlussschreiben, das weitere Rechtsanwaltskosten auslöst, die von Ihnen zu erstatten sind.

Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf das Markenrecht. Wir beraten von der Markenrecherche über die punktgenaue Markenanmeldung bis hin zum richtigen Verhalten bei Markenverletzungen. Nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenfreie Ersteinschätzung.

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Autor: Niklas Plutte

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter, Facebook und LinkedIn!

9 Kommentare Schreibe einen Kommentar

  1. Guten Tag, ich heiße Anna Hobert, bin 13Jahre alt und träume schon lange davon eine eigene Marke zu besitzen und habe auch eine Idee nur wusste ich noch nie wie diese an Personen des öffentlichen Lebens kommen sollen oder wie das alles gemanagte wird. Ich bitte darum das diese Nachricht ernst genommen wird.LG

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    • Guten Tag, ich nehme Ihre Nachricht ernst. Bitte lesen Sie sich aber zunächst tief in die Materie ein, z.B. über unsere diversen Beiträge zum Markenrecht oder auf den Seiten der Markenämter, die insbesondere gute FAQ bieten.

      Antworten

  2. Hallo, ich habe jetzt nach mehr oder weniger sorgfältiger Recherche mehr fragen als Antworten, wie as halt so ist bei Komplexen Themen. Ich würde gerne ein von mir Entwickeltes Logo (Name) bei einem Print on demand Anbieter (Spreadshirt) drucken lassen und dort über meine Spreadshop verkaufen an andere. Muss ich dafür diese Logo als Wort bild Marke eintragen lassen oder zunächst erstmal nicht. Dabei geht es mir zunächst nicht um den Schutz das andere das Logo verwenden sonder das ich verklag werde oder eine Abmahnung erhalte das Ich das Wort/Logo benutz habe. Auf der Seite DPMA habe ich nach dem Wort gesucht und zunächst keine Ergebnis Gefunden, aber ich gehe darvon aus da es ja auch um Ähnliche Wortmarken gehen kann die eine abmahnen können, und ich da als Leihe nur Fehler machen kann bin ich dort absolut unsicher. Die Marken Anmeldung sehe ich für mich als eher nicht sinnvoll da die Anfallenden Kosten 290€ gebühr plus die Kosten für Anständige Rechtsberatung weit über das hinausgehen was ich mit den Textilen ich den Folgen Monaten zunächst verdienen werde (wahrscheinlich)(Sehe das mehr als Hobby und Test ob mir das Liegt). Meine Frage die ich oben also genannt habe kann ich dies also zunächst ohne Marken Eintragung machen oder nicht? Wahrscheinlich können sie mir so auch zunächst nicht richtig weiterhelfen aber ein versuch ist es ja Wert.

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  3. Moin,

    kann man “Pelletzentrum” als Marke eintragen lassen.
    Was spricht dagegen?

    Freundliche Grüße
    Axel Binder

    Antworten

  4. Hallo liebes Team,
    kann ich als Privatperson mir ein Wort ausdenken und dieses als Wortmarke schützen lassen. Es hätte keinen Bezug bzw. Verbindung zu dem was ich aktuelle arbeite oder besitze. Leider finde ich dazu nichts im Web.

    Für Eure Antwort mchte ich mich im Voraus bedanken.

    Herzliche Grüße
    Ronald

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  5. Kann man eine Wort/Bildmarke für die Bewerbung auf Google sperren lassen?

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