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TOP 10 Rechtsirrtümer bei Markenanmeldungen

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Wir haben zehn der häufigsten Rechtsirrtümer im Zusammenhang mit Markenanmeldungen und Markenverletzungen zusammengetragen, die uns in der anwaltlichen Beratung immer wieder begegnen. Sind Fragen offen geblieben? Nutzen Sie die Kommentarfunktion oder unsere kostenlose Ersteinschätzung.

Rechtsanwalt Niklas Plutte
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz

rechtsanwalt sebastian jentsch

Rechtsanwalt Sebastian Jentsch

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1. Eine Markenanmeldung braucht man nicht.

Es ist richtig, dass man keine Marke anmelden muss, um eine Ware oder Dienstleistung am Markt anbieten zu dürfen. Eine gesetzliche Pflicht zur Anmeldung von Marken gibt es nicht.

Wer auf eine Markenanmeldung verzichtet, riskiert allerdings, dass das eigene Markenzeichen (ggf. nach Jahren) von Dritten registriert wird. In diesem Fall gibt es normalerweise keinen Bestandsschutz für den ursprünglichen Verwender des Zeichens. Es hilft also nicht, der Erste gewesen zu sein – die Nutzung des Markenzeichens muss meist trotzdem aufgegeben werden, wozu beispielsweise auch gleichnamige Domains gehören. Die Schäden reichen von Abmahnkosten und Schadensersatz bis hin zu verpufftem Marketingaufwand.

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2. Wer keine eigene Marke anmeldet, verletzt auch keine fremden Marken.

Das ist falsch. Fremde Marken kann man durch Anmeldung einer eigenen Marke verletzen, aber auch durch bloße markenmäßige Nutzung eines geschützten Zeichens im Geschäftsverkehr, ohne dass man es selbst als Marke angemeldet hat.

Praktisch bedeutet das: Wer sich eine Produktbezeichnung ausdenkt, die über eine reine Beschreibung des Produkts hinausgeht, kommt nicht daran vorbei, sich mit dem Thema Markenrecht zu beschäftigen. Das gleiche gilt für den eigenen Firmennamen oder Bezeichnungen von Büchern, Filmen oder Apps.

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3. Im DPMA-Register und bei Google gibt es keine identische Marke.

Wenn bei einer Eigenrecherche über Google, das DPMA-Register sowie das Handelsregister keine identischen Marken oder Firmennamen auftauchen, ist das ein guter erster Schritt.

Es bedeutet allerdings nicht, dass eine Anmeldung der Wunschmarke keine älteren Markenrechte verletzt. Das Markenrecht schützt nämlich nicht nur vor identischen Markenübernahmen, sondern auch vor der Benutzung verwechselbar ähnlicher Marken.

Das Ähnlichkeitsverständnis der Rechtsprechung wirkt auf Laien oft sehr weitgehend. Umfasst sind insbesondere klangliche Ähnlichkeiten bei der Aussprache von Markenbegriffen sowie in deren Schriftbild. Aber auch Ähnlichkeiten im Sinngehalt können eine Markenverletzung begründen.

Auffinden lassen sich derartige Risikofaktoren über eine professionelle Markenrecherche einschließlich rechtlicher Bewertung der besonders kritischen Treffer. Unternehmer unterschätzen den Nutzen derartiger Recherchen oft und riskieren lieber eine teure(re) Abmahnung wegen Markenrechtsverletzung.

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4. Es gibt eine identische / ähnliche Marke. Sie ist aber in anderen Klassen registriert.

Das bedeutet nicht, dass die eigene Marke gefahrlos angemeldet werden kann. Die 45 Klassen der Nizzaer Klassifikation haben nur Ordnungscharakter, das heißt sie dienen der besseren juristischen Handhabbarkeit.

Beim Vergleich der Waren bzw. Dienstleistungen ist auf die konkret beanspruchten Waren/Dienstleistungen abzustellen. Den Nizza Klassen kommt keine Bedeutung zu (vgl. EuG, Urteil vom 08.09.2021, Az. T-493/20SFORA WEAR).

Nach § 9 Abs. 3 MarkenG werden Waren und Dienstleistungen nicht schon deswegen als ähnlich angesehen, weil sie in derselben Nizza Klasse erscheinen. Das gleiche gilt umgekehrt. Waren und Dienstleistungen werden nicht schon deswegen als unähnlich angesehen, weil sie in verschiedenen Nizza Klassen erscheinen. Klasseneinteilungen haben vor diesem Hintergrund keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen (deutsche Rechtspraxis, vgl. BGH, Beschluss vom 14.02.2019, Az. I ZB 34/17; BGH, Beschluss vom 09.07.2020, Az. I ZB 80/19).

Unserer Erfahrung nach ist vielen Anmeldern dieser Aspekt völlig unbekannt.

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5. Im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis reicht die Angabe der Klassen-Oberbegriffe.

Das ist falsch. Dem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis wird im Verhältnis zum Markenzeichen meist zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt – zu Unrecht.

Im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis sollten nicht nur die Oberbegriffe der gewünschten Nizza Klassen angegeben werden. Oftmals haben die dort aufgeführten Produkte wenig mit der wirtschaftlichen Tätigkeit des Markenanmelders zu tun. Richtigerweise sollte stattdessen ein individuelles Waren- und Dienstleistungsverzeichnis erarbeitet werden, das die tatsächlich vom Markenanmelder am Markt angebotenen bzw. geplanten Waren und Dienstleistungen aufführt. Auf diese Weise entsteht der bezweckte Markenschutz.

Um Beanstandungen von DPMA bzw. EUIPO zu vermeiden, sollten nach Möglichkeit ausschließlich in der Datenbank der TMClass gelistete Produktbezeichnungen angegeben werden, wo über 60.000 offiziell von den Markenämtern anerkannte Begrifflichkeiten geführt werden.

Tipp: Falls sich ein bestimmtes Produkt trotz sorgfältiger Suche nicht in der TMClass findet, heißt das nicht, dass es nicht im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angegeben werden kann. In diesem Fall empfiehlt sich eine klassische Papieranmeldung, wodurch allerdings das Risiko von begrifflichen Beanstandungen des Prüfers steigt.

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6. Statt der zurückgewiesenen Wortmarke melde ich einfach eine Wort-/Bildmarke an.

Das ist bei Wortmarken (die ggf. zuvor wegen absoluter Schutzhindernisse zurückgewiesen wurden) möglich. Diese Strategie wird oft sogar von Rechtsanwälten empfohlen.

Man sollte sich allerdings bewusst machen, dass der nicht unterscheidungskräftige Wortanteil einer solchen Wort-/Bildmarke abgesehen von sehr seltenen Ausnahmen (vgl. BGH, Beschluss vom 09.07.2015, Az. I ZB 16/14) auch im Rahmen einer Wort-/Bildmarke keine eigene Kennzeichnungskraft entwickelt (OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.06.2015, Az. I-20 U 42/14). Man erhält über den Umweg einer Wort-/Bildmarke dann keinen Schutz für den Wortbestandteil. Wäre es anders, könnte man sich den Aufwand rund um absolute Schutzhindernisse sparen ;)

Praktisch bedeutet dies: Wenn die Grafikanteile der Wort-/Bildmarke nicht völlig banal ausfallen (siehe nachfolgendes Beispiel), hat die Wort-/Bildmarke gute Chancen auf eine Eintragung im Markenregister. Ihr rechtlicher Schutzumfang ist allerdings gering, da allein die grafischen Anteile zur Eintragungsfähigkeit der Marke führen. Es ist nicht möglich, aus dem beschreibenden bzw. freihaltebedürftigen Wortanteil markenrechtlich gegen Dritte vorzugehen, die den Begriff ebenfalls markenmäßig benutzen. Daher taugen derartige Wort-/Bildmarken letztlich nur als Abschreckung bzw. Bluff, um andere Unternehmer aus Sorge vor Markenstreitigkeiten von einer Nutzung des Wortbestandteils abzuhalten.

Beispiel für Wort-/Bildmarke, bei der das Bundespatentgericht die Eintragungsfähigkeit mangels ausreichender Unterscheidungskraft abgelehnt hat (BPatG, Beschluss vom 21.2.2019 – 30 W (pat) 548/18). Die Binnengroßschreibung sowie unterschiedliche Schriftfarbe reichten nicht aus, um den beschreibenden Charakter der Buchstabenfolge zu überwinden:

BPatG WundTherapieZentrum

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7. Will man ein Design rechtlich schützen, meldet man eine Bildmarke an.

Das ist in dieser pauschalen Form falsch. Beim rechtlichen Schutz von Designs kommt es entscheidend darauf an, zu welchem Zweck das jeweilige Design verwendet werden soll.

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8. Eine Markenabmahnung ohne vorherigen Kontakt kann man ignorieren.

Das ist falsch. Im Gegenteil, nach der gesetzlichen Vorstellung soll der Rechteinhaber den Markenverletzer sogar zunächst abmahnen, wenn er eine Markenverletzung festgestellt hat. Er muss sich nicht vorab persönlich an den Markenverletzer wenden und unverbindlich Unterlassung verlangen. Scheitern die Bemühungen des Markeninhabers, würde er sogar riskieren, dass die nachfolgenden Kosten einer anwaltlichen Markenabmahnung nicht ersatzfähig werden.

Beachten Sie außerdem, dass Unterlassungsansprüche wegen Markenverletzungen häufig per einstweiliger Verfügung durchgesetzt werden. Schleppende Verhandlungen mit dem Markenverletzer können zum Verlust der zwingend vorgeschriebenen Eilbedürftigkeit führen – die Markenverletzung muss dann in einem oft langwierigen Hauptsacheverfahren verfolgt werden, ggf. über mehrere Instanzen. In der Zwischenzeit hätte der Markeninhaber keine rechtliche Handhabe gegen den Verletzer.

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9. Ein Streitwert von 50.000 Euro und mehr für die Unterlassung ist überzogen.

Nein. Die Streitwerte im Markenrecht sind traditionell hoch. Einen offiziellen Mindeststreitwert in Höhe von 50.000 Euro gibt es zwar nicht. Die meisten Gerichte reduzieren diesen Wert allerdings selbst bei unbekannten Marken nicht. Bei in Benutzung befindlichen oder gar berühmten Marken werden oft noch erheblich höhere Streitwerte gerichtlich bestätigt, nicht selten in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro.

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10. Ich habe eine einstweilige Verfügung erhalten und keinen Widerspruch eingelegt. Das war es jetzt.

Nein. Wenn Sie nicht binnen kurzer Frist nach Zustellung der einstweiligen Verfügung von sich aus eine Abschlusserklärung an die Gegenseite verschicken, mit der die einstweilige Verfügung als endgültige Regelung anerkannt wird, droht ein Abschlussschreiben, das weitere Rechtsanwaltskosten auslöst, die von Ihnen zu erstatten sind.

Unsere Kanzlei ist spezialisiert auf das Markenrecht. Wir beraten von der Markenrecherche über die punktgenaue Markenanmeldung bis hin zum richtigen Verhalten bei Markenverletzungen. Nutzen Sie unsere unverbindliche und kostenfreie Ersteinschätzung.

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Autor: Niklas Plutte

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter, Facebook und LinkedIn!

4 Kommentare Schreibe einen Kommentar

  1. Guten Tag, ich heiße Anna Hobert, bin 13Jahre alt und träume schon lange davon eine eigene Marke zu besitzen und habe auch eine Idee nur wusste ich noch nie wie diese an Personen des öffentlichen Lebens kommen sollen oder wie das alles gemanagte wird. Ich bitte darum das diese Nachricht ernst genommen wird.LG

    Antworten

    • Guten Tag, ich nehme Ihre Nachricht ernst. Bitte lesen Sie sich aber zunächst tief in die Materie ein, z.B. über unsere diversen Beiträge zum Markenrecht oder auf den Seiten der Markenämter, die insbesondere gute FAQ bieten.

      Antworten

  2. Hallo, ich habe jetzt nach mehr oder weniger sorgfältiger Recherche mehr fragen als Antworten, wie as halt so ist bei Komplexen Themen. Ich würde gerne ein von mir Entwickeltes Logo (Name) bei einem Print on demand Anbieter (Spreadshirt) drucken lassen und dort über meine Spreadshop verkaufen an andere. Muss ich dafür diese Logo als Wort bild Marke eintragen lassen oder zunächst erstmal nicht. Dabei geht es mir zunächst nicht um den Schutz das andere das Logo verwenden sonder das ich verklag werde oder eine Abmahnung erhalte das Ich das Wort/Logo benutz habe. Auf der Seite DPMA habe ich nach dem Wort gesucht und zunächst keine Ergebnis Gefunden, aber ich gehe darvon aus da es ja auch um Ähnliche Wortmarken gehen kann die eine abmahnen können, und ich da als Leihe nur Fehler machen kann bin ich dort absolut unsicher. Die Marken Anmeldung sehe ich für mich als eher nicht sinnvoll da die Anfallenden Kosten 290€ gebühr plus die Kosten für Anständige Rechtsberatung weit über das hinausgehen was ich mit den Textilen ich den Folgen Monaten zunächst verdienen werde (wahrscheinlich)(Sehe das mehr als Hobby und Test ob mir das Liegt). Meine Frage die ich oben also genannt habe kann ich dies also zunächst ohne Marken Eintragung machen oder nicht? Wahrscheinlich können sie mir so auch zunächst nicht richtig weiterhelfen aber ein versuch ist es ja Wert.

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  3. Moin,

    kann man „Pelletzentrum“ als Marke eintragen lassen.
    Was spricht dagegen?

    Freundliche Grüße
    Axel Binder

    Antworten

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