In diesem Beitrag erklären wir, wann man eine von Dritten im Ausland geschützte Marke auf den eigenen Namen registrieren darf mit der Folge von Markenschutz im Inland.
Ausgangslage: Ein fremdes Unternehmen hat im Ausland (z.B. in den USA) eine Marke geschützt hat und benutzt sie dort. In Deutschland verfügt es bisher nicht über Markenschutz, insbesondere weil (noch) keine Markenanmeldung eingereicht wurde. Es stellt sich die Frage, ob man in dieser Lage eine mit der fremden Auslandsmarke (teilweise) identische Marke mit Wirkung für Deutschland auf sich selbst registrieren darf.
1. So entsteht Markenschutz in Deutschland
Machen Sie sich eingangs bewusst, wie in Deutschland Markenschutz entsteht.
- Die bekannteste Möglichkeit zur Erreichung von Markenschutz ist die Registrierung einer Marke mit Wirkung für Deutschland beim zuständigen Markenamt (Registermarke). Die Markenanmeldung kann beim DPMA (§ 4 Nr. 1 MarkenG) oder EUIPO eingereicht werden. Zu Markenschutz in Deutschland führt auch die Erstreckung einer ausländischen Marke auf Deutschland. Der Antrag auf Markenerstreckung erfolgt über das Markenamt der Basismarke sowie die WIPO.
- Unter engen Voraussetzungen entsteht Markenschutz in Deutschland auch ohne Markenanmeldung allein durch intensive markenmäßige Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr (§ 4 Nr. 2 MarkenG), wobei der Inhaber einer Benutzungsmarke darin frei ist, sein Zeichen zusätzlich formell als Marke zu registrieren. Die praktische Bedeutung von Benutzungsmarken ist vergleichsweise gering, da das Zeichen als Marke Verkehrsgeltung erworben haben muss, was nach der Rechtsprechung regelmäßig einen Bekanntheitsgrad von 20 – 60 % voraussetzt. Der Nachweis in Gestalt entsprechender Verkehrsgutachten kann meist nicht erbracht werden. Regelfall im Markenrecht sind daher Registermarken.
- Über die obigen Möglichkeiten hinaus genießen sog. notorische bekannte Marken Markenschutz (§ 4 Nr. 3 MarkenG), was eine allgemeine Kenntnis der Marke innerhalb des Verkehrs voraussetzt (Beispiel für eine notorisch bekannte Marke: Coca Cola). Die Anforderungen an die Bekanntheit im Rahmen von § 4 Nr. 3 MarkenG sind noch höher als bei Benutzungsmarken.
2. Territorialitätsprinzip: Wo besteht Markenschutz?
Bei der räumlichen Reichweite eines Markenrechts ist das Territorialitätsprinzip zu beachten. Danach ist die Schutzwirkung einer Marke räumlich auf das Gebiet beschränkt, für das sie Schutz beanspruchen kann.
Beispiele: Der Schutzbereich einer deutschen Marke beschränkt sich grundsätzlich auf Deutschland. Das gleiche gilt für ausländische Marken, so dass beispielsweise eine beim USPTO registrierte Marke grundsätzlich nur Schutz für die USA beanspruchen kann.
Nach der Rechtsprechung folgt aus der Vorbenutzung einer Marke im Ausland kein Markenschutz in Deutschland, auch dann nicht, wenn die Marke im Ausland Verkehrsgeltung erworben hat, was in Deutschland den Schutz als Benutzungsmarke zur Folge hätte. Durch eigene Benutzung entsteht auch kein Anwartschaftsrecht an der Marke (vgl. BGH, Urteil vom 09.10.1997, Az. I ZR 95/95 – Analgin).
3. Ist die Eigenanmeldung bzw. Nutzung einer Auslandsmarke also erlaubt?
Antwort: Ja, außer man handelt bei Anmeldung der Marke bösgläubig und/oder verwendet die Marke zweckfremd.
Nach der Rechtsprechung ist eine eigene Markenanmeldung nicht bereits deshalb rechtsmissbräuchlich, wenn sie in dem Wissen erfolgt, dass die Marke von einem anderen benutzt wird. Das gilt für Vorbenutzungen im Inland und erst Recht für solche im Ausland (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 23.09.2004, Az. 6 U 130/03 – Depo-Provera).
Ein Markenanmelder handelt aber bösgläubig, wenn er bei der Anmeldung weiß, dass ein anderer diesselbe Marke für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür formalen Markenschutz erworben zu haben, wenn besondere Umstände hinzutreten, die die Erwirkung der Markeneintragung als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen (BPatG, Beschluss vom 29.04.2010, Az. 25 W (pat) 151/09). In einem solchen Fall kann beantragt werden, die Marke wegen Nichtigkeit zu löschen (§ 50 Abs. 1, § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG). Maßgeblich für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke (EuGH, Urteil vom 11.06.2009, Az. C-529/07 – Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth).
- Derartige Umstände können darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung als Kennzeichen anmeldet mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren (BGH, Beschluss vom 02.04.2009, Az. I ZB 8/06 – Ivadal; BGH, Urteil vom 12.07.2007, Az. I ZR 148/04 – CORDARONE; BGH, Urteil vom 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – EQUI 2000; BGH, Urteil vom 09.10.1997, Az. I ZR 95/95 – Analgin; BGH, Urteil vom 19.02.1998, Az. I ZR 138/95 – Makalu). Die Annahme eines schutzwürdigen Besitzstands setzt eine durch hinreichende Marktpräsenz folgende Bekanntheit der Kennzeichnung im Inland voraus (vgl. BGH, Beschluss vom 15.10.2015, Az. I ZB 44/14 – LIQUIDROM). Dies erfordert, dass das Zeichen vom Vorbenutzer tatsächlich für seine geschäftliche Betätigung im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, also als Marke benutzt und das Zeichen dadurch eine hinreichende Bekanntheit im Verkehr erlangt hat, wobei der Vorbenutzer für das Vorliegen eines schutzwürdigen Besitzstands mitwirkungs- und darlegungspflichtig ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.02.2017, Az. 25 W (pat) 92/14).
- Unabhängig vom Bestehen eines vorherigen Besitzstandes eines Dritten kann sich die Bösgläubigkeit einer Markenanmeldung auch daraus ergeben, dass der Anmelder ein Zeichen ohne eigene Benutzungsabsicht als Marke hat eintragen lassen, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern (EuGH, Urteil vom 11.06.2009, Az. C-529/07 – Lindt & Sprüngli / Franz Hauswirth). Davon kann auch bei einer Markenanmeldung zu Spekulationszwecken auszugehen sein (vgl. BGH, Urteil vom 23.11.2000, Az. I ZR 93/98 – Classe E).
- Das Verwerfliche kann auch darin gesehen werden, dass der Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke entstehende wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003, Az. 5 U 44/02 – Gezuckerte Kondensmilch; BGH aaO, EQUI 2000; BGH aaO, Makalu).
Im Falle eines im Ausland erworbenen Besitzstands kann das jedoch nur dann gelten, wenn der Markeninhaber bei der Anmeldung gewusst oder damit gerechnet hat, dass das Auslandszeichen in absehbarer Zeit im Inland eingeführt oder benutzt werden sollte (BGH, Urteil vom 06.11.1986, Az. I ZR 196/84 – KLINT; BGH, Urteil vom 23.03.1966, Az. I b ZR 120/63 – Modess). Nach dem BGH reicht es ebenfalls aus, wenn sich dem Anmelder nach den Umständen zumindest die Kenntnis aufdrängen musste, dass der Inhaber der ausländischen Marke die Absicht hat, das Zeichen in absehbarer Zeit auch im Inland zu benutzen.
4. Abwägungsbeispiele aus der Rechtsprechung
Die vorstehenden abstrakten Kriterien helfen bei der Rechtseinschätzung nur bedingt weiter. Ob das jeweilige Verhalten des Markenanmelders verwerflich ist, ergibt sich in der Praxis aus einer Abwägung aller Umstände des Einzelfalls. Nachfolgend finden Sie beispielhafte Abwägungsentscheidungen der Gerichte:
- Rechtsmissbrauch liegt umso näher, je größer der schutzwürdige Besitzstand ist. So verfügt eine im Ausland durch weltweiten Vertrieb bekannt gewordene Marke beispielsweise über einen größeren Besitzstand als eine unbekannte oder nur wenig bekannte Marke (vgl. BGH, Urteil vom 19.02.1998, Az. I ZR 138/95 – Makalu).
- Je eher mit einem Markteintritt des ausländischen Markeninhabers zu rechnen ist, umso mehr kann auf eine Behinderungsabsicht geschlossen werden (vgl. BGH, Urteil vom 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – AKADEMIKS). Kommt der Vertrieb im Ausland dagegen zum Erliegen und ist mit einer Nutzung im Inland in absehbarer Zeit nicht mehr zu rechnen (vgl. OLG Hamburg, Urteil vom 27.02.2003, Az. 5 U 44/02 – Gezuckerte Kondensmilch) oder verfolgt der Inhaber der ausländischen Marke bekanntermaßen nicht das Ziel, die Marke in Deutschland einzusetzen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 23.09.2004, Az. 6 U 130/03 – Depo-Provera), spricht dies gegen Behinderungsabsicht.
- Je mehr der Anmelder die Marke für eigene Zwecke verwenden kann, umso ferner liegt die Annahme einer Sperrabsicht. So spricht die Fortschreibung einer „Markenfamilie“ beispielsweise gegen Bösgläubigkeit (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2005, Az. I ZR 29/02 – The Colour of Elégance). Gleiches gilt für rechtmäßig parallel importierte Originalware (vgl. BGH, Urteil vom 12.07.2007, Az. I ZR 148/04 – CORDARONE). Geringe eigene Umsätze (vgl. BGH, Urteil vom 10.08.2000, Az. I ZR 283/97 – EQUI 2000) weisen hingegen ebenso auf Bösgläubigkeit hin wie der Vertrieb von Nachahmungen unter der Marke (vgl. BGH, Urteil vom 10.01.2008, Az. I ZR 38/05 – AKADEMIKS).
- War der Markenanmelder früher Lizenznehmer des Inhabers der ausländischen Marke und beabsichtigt er, die neu auf sich angemeldete Marke auch gegen seinen ehemaligen Lizenzgeber geltend zu machen, kann Behinderungsabsicht anzunehmen sein (vgl. BGH, Urteil vom 19.02.1998, Az. I ZR 138/95 – Makalu). Das gleiche gilt, wenn ein Unternehmer nach langjähriger Zusammenarbeit im Bereich der Forschung und Entwicklung die Marke plötzlich ohne Wissen des anderen auf sich allein registriert (vgl. BGH, Urteil vom 26.06.2008, Az. I ZR 190/05 – EROS). Auch ein Importeur von ausländischer Ware kann sich dem Vorwurf der Bösgläubigkeit ausgesetzt sehen, wenn er die Marke im Inland auf den eigenen Namen registriert (vgl. BGH, Urteil vom 03.02.2005, Az. I ZR 45/03 – Russisches Schaumgebäck; BGH, Urteil vom 28.09.1979, Az. I ZR 125/75 – TORCH).
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