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Großer Überblick: Die rechtserhaltende Benutzung von Marken

rechtserhaltende benutzung bei abweichender markenform

Nach einer Schonfrist muss eine Marke im Geschäftsverkehr benutzt werden, damit die Rechte daran erhalten bleiben. Wir erklären alles Wichtige vom Benutzungszwang bis zur rechtserhaltenden Benutzung.

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Hinweis: Dieser Beitrag beschreibt die Rechtslage bei deutschen Marken. Für Unionsmarken und internationale Marken gelten teilweise abweichende Regeln.

I. Benutzungszwang

Wer erfolgreich eine Marke schützt, darf anderen verbieten, das Markenzeichen in Bezug auf die in der Anmeldung angegebenen Waren bzw. Dienstleistungen im geschäftlichen Verkehr markenmäßig zu benutzen.

Bei Markenverletzungen stehen dem Markeninhaber verschiedene Ansprüche gegen den Verletzer zu, zum Beispiel auf Unterlassung, Schadensersatz, Rückruf oder Vernichtung (§§ 14, 18 MarkenG, vgl. auch §§ 19a, 19b, 19c MarkenG). Die starke Rechtsposition des Markeninhabers wird durch den Benutzungszwang eingeschränkt (§§ 25, 26 MarkenG).

Der Benutzungszwang gilt nur für Marken, die sich nicht mehr innerhalb der Benutzungsschonfrist befinden. Er besagt, dass

Bei Nichtbenutzung entstehen dem Markeninhaber verschiedene Nachteile. Beispielsweise wird die Marke im Umfang der fehlenden Benutzung löschungsreif.

Der Benutzungszwang ist nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt. Er ergibt sich indirekt aus den Folgen einer fehlenden Benutzung der Marke, die zum Ausschluss verschiedener Ansprüche des Markeninhabers führt. Beispielsweise kann eine Marke nach § 49 MarkenG auf Antrag wegen Verfalls gelöscht werden, wenn sie nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Gemäß § 25 MarkenG kann der Markeninhaber aus seiner Marke keine Ansprüche gegen Dritte geltend machen, wenn die Marke nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt wurde – vorausgesetzt jedenfalls, der Dritte erhebt im Verletzungsprozess die Einrede der Nichtbenutzung (§ 25 Abs. 2 MarkenG). Selbiges gilt in Löschungsverfahren (§ 55 Abs. 3 MarkenG) und Widerspruchsverfahren (§ 43 MarkenG). In Bezug auf Unionsmarken ist § 115b MarkenG in Verbindung mit Art. 18 UMV zu beachten.

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II. Benutzungsschonfrist

Nach einer Markenanmeldung müssen die Benutzungshandlungen nicht sofort aufgenommen werden. Dem Markeninhaber wird eine fünfjährige Benutzungsschonfrist eingeräumt, um den Markteintritt vorzubereiten.

Gleichzeitig kann der Markeninhaber seine Marke bereits verwerten. Insbesondere darf er innerhalb der Benutzungsschonfrist wegen Markenverletzungen gegen Dritte vorgehen. Zu beachten ist allerdings, dass die fünfjährige Benutzungsschonfrist den Markenanmelder nicht von der Notwendigkeit befreit, einen generellen Benutzungswillen zu haben (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03.05.2021, Az. 6 W 31/21ASCOLI/Ascona). Die Benutzungsschonfrist begründet lediglich eine entsprechende Vermutung, die widerlegt werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 23.11.2000, Az. I ZR 93/98Classe E).

Der Beginn der Benutzungsschonfrist beginnt bei deutschen Marken nicht am Anmeldetag, sondern am Tag, an dem kein Widerspruch mehr gegen die Marke eingelegt werden kann bzw. das Widerspruchsverfahren beendet ist (§ 25 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 26 Abs. 5 MarkenG). Bei Unionsmarken beginnt die Benutzungsschonfrist ab dem Tag der Eintragung zu laufen (Art. 18 Abs. 1 UMV). Bei internationalen Marken (IR-Marken) gelten für die Fristberechnung Sonderregeln (§ 115 Abs. 2 MarkenG).

Praxistipp: Mitunter wird versucht, den Benutzungszwang durch Anmeldung sog. Wiederholungsmarken zu umgehen. Grundsätzlich kennt das Markenrecht keine Vorschrift, die die erneute Anmeldung einer identischen Marke mit jeweils neuem Prioritätstag verbietet. Insbesondere werden weder DPMA noch EUIPO die Registrierung von Amts wegen ablehnen. Problematisch sind Wiederholungsmarken jedoch, wenn sie in zeitlicher Hinsicht so angemeldet werden, dass sich die Benutzungsschonfristen der unbenutzten Marken (immer wieder) überschneiden. Zumindest wenn dem Anmelder aus objektiver Sicht ein Benutzungswille fehlt, widersprechen Wiederholungsmarken der gesetzgeberischen Vorstellung, da sie faktisch zu einer unerwünschten dauerhaften Sperrwirkung führen. Die Rechtsprechung stuft derartige Fälle regelmäßig unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs als bösgläubige Markenanmeldungen ein.

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III. Markenbenutzung nach der Benutzungsschonfrist

Die Nachteile des Benutzungszwangs wirken sich frühestens bei Marken aus, die bereits fünf Jahre im Markenregister eingetragen sind.

Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist kann der Markeninhaber keine Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gegen Dritte geltend machen, wenn er die Marke für die betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen nicht innerhalb der zurückliegenden fünf Jahre rechtserhaltend benutzt hat (§ 25 Abs. 1 MarkenG, § 26 MarkenG). Ein Widerspruch kann wegen der fehlenden Benutzung der Widerspruchsmarke zurückgewiesen werden (§ 42 Abs 1 MarkenG). Nicht zuletzt ist die Marke wegen Verfalls löschungsreif.

Wie muss benutzt worden sein? Die Marke muss während des Fünfjahreszeitraums nicht durchgängig benutzt worden sein. Es reicht aus, wenn sie währenddessen irgendwann ernsthaft benutzt wurde und nicht nur eine Scheinbenutzung vorliegt (vgl. EuGH, Urteil vom 11.03.2003, Az. C-40/01Ansul/Ajax; BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA). Kommt es zu Unterbrechungen wie etwa zeitweilige Verkaufsstopps, startet der Fristlauf jeweils neu.

Selbst wenn die Markennutzung erst nach Ablauf der Fünfjahreszeitraums wieder aufgenommen wird (z.B. sechs Jahre nach der letzten ernsthaften Benutzung), heilt dies die eingetretene Löschungsreife der Marke rückwirkend. Ausnahme: Es wurde zwischenzeitlich bereits ein Löschungsantrag gestellt (§ 49 Abs. 1 MarkenG).

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IV. Einrede der Nichtbenutzung

Wer gerichtlich gegen Dritte aus einer Marke vorgeht, die sich nicht mehr innerhalb der Benutzungsschonfrist befindet, sollte stets die in der Praxis sehr bedeutsame Einrede der Nichtbenutzung mitbedenken (§ 25 Abs. 2 MarkenG).

Danach muss der Kläger vor Gericht auf Einrede des Beklagten nachweisen, dass die Klagemarke innerhalb der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Klage für die Waren bzw. Dienstleistungen, auf die er sich zur Begründung seines Anspruchs beruft, gemäß § 26 MarkenG ernsthaft benutzt worden ist. Eine erst im Prozess aufgenommene Benutzung wird nicht berücksichtigt.

Der Beklagte kann die Nichtbenutzungseinrede pauschal und undifferenziert erheben, auch dann, wenn der Fünfjahreszeitraum erst nach Klageerhebung endet. In diesem Fall muss der Markeninhaber nachweisen, dass er die Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung rechtserhaltend benutzt hat.

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V. Verfall

Auf Antrag (§ 53 MarkenG) oder durch Klage (§ 55 MarkenG) Dritter kann eine eingetragene Marke nach § 49 MarkenG für verfallen erklärt und gelöscht werden, wenn die Marke nach dem Tag, ab dem kein Widerspruch mehr gegen sie möglich ist, innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist.

Für die Berechnung des Fünfjahreszeitraums wird bei Klagen auf den Tag der Klagezustellung abgestellt, bei einem vorangegangenen Antrag auf den Eingang des Antrags beim DPMA (vgl. BGH, Urteil vom 14.01.2021, Az. I ZR 40/20STELLA).

Nach bisheriger Rechtsprechung des BGH trägt der Kläger die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Löschungsklage. Allerdings kann den Markeninhaber nach dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB) eine prozessuale Erklärungspflicht treffen, sofern der Kläger nicht über die Möglichkeiten verfügt, den Sachverhalt aufzuklären. Ob an dieser Beweislastverteilung festgehalten werden kann, ist nach der testarossa-Entscheidung des Europäischen Gerichtshof fraglich (EuGH, Urteil vom 22.10.2020, Az. C-720/18, C-721/18testarossa). Dort entschied der EuGH, dass den Markeninhaber die Darlegungs- und Beweislast für eine ernsthafte Benutzung seiner Marke trifft (im Ergebnis offengelassen: OLG München, Urteil vom 18.02.2021, Az. 29 U 1202/20Ein Herz für Tiere).

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VI. Voraussetzungen der rechtserhaltenden Benutzung

Soweit die Geltendmachung von Ansprüchen aus einer eingetragenen Marke oder die Aufrechterhaltung der Eintragung davon abhängig ist, dass die Marke benutzt worden ist, muss sie von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden sein, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen (§ 26 Abs. 1 MarkenG).

1. Markenmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Die Benutzung der Marke darf nicht bloß im privaten Kontext oder unternehmensintern erfolgen, sondern muss im geschäftlichen Verkehr stattfinden (vgl. EuGH, Urteil vom 11.03.2003, Az. C-40/01Ansul/Ajax; BPatG, Beschluss vom 31.01.2018, Az. 26 W (pat) 13/15).

Spricht man von der Benutzung einer Marke im Sinne des Markenrecht, ist im Übrigen stets eine markenmäßige Benutzung gemeint. Dafür kommt es entscheidend darauf an, ob die Marke als Herkunftshinweis eingesetzt wird, also der Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers von denjenigen Dritter dient (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 10.04.2008, Az. ZR 167/05 – Lottocard).

In Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung ist zwischen Warenmarken und Dienstleistungsmarken zu differenzieren.

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a. Warenmarken

Bei Warenmarken genügt jede branchenübliche und wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke für die eingetragene Ware, solange ein konkreter Produktbezug besteht (vgl. BGH, Beschluss vom 15.09.2005, Az. I ZB 10/03NORMA). Am deutlichsten lässt sich eine rechtserhaltende Kennzeichnung durch Anbringen der Marke auf dem Produkt oder seiner Verpackung umsetzen.

Für die rechtserhaltende Benutzung ist es aber nicht in jedem Fall erforderlich, dass die Marke unmittelbar an der Ware angebracht oder mit ihr verbunden wird, z.B. bei Flüssigkeiten oder Schüttgut oder Ware, bei denen der Markt Wert darauf legt, dass keine Marke angebracht wird. Eine bloße Verwendung der Marke in der Werbung, Katalogen oder auf Versandtaschen reicht gegebenenfalls nicht für eine rechtserhaltende Benutzung der Marke in Bezug auf eine Vielzahl von Waren aus, wenn der Verkehr die Kennzeichnungen nicht produktbezogen versteht, sondern als firmenmäßigen Gebrauch, das heißt als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen (vgl. BGH, Urteil vom 21.07.2005, Az. I ZR 293/02OTTO; zur firmenmäßigen Verwendung einer Marke: BGH, Urteil vom 06.03.2013, Az. I ZR 106/11VOODOO).

Demgegenüber ist eine markenmäßige Benutzung in der Regel anzunehmen, wenn die Marke besonders grafisch hervorgehoben wurde oder sie räumlich von den weiteren Angaben des Unternehmens getrennt ist (BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA).

Ist das Anbringen der Marke auf der Ware oder deren Verpackung im Geschäftsverkehr einfach und üblich, muss bei abweichender Benutzung genau überprüft werden, ob der Rechtsverkehr die abweichende Verwendung tatsächlich als Herkunftshinweises versteht.

Beispiel zur rechtserhaltenden Benutzung durch titelmäßige Verwendung: Der kostenlose Versand von zwei Zeitschriften (Monatliche Auflage: 500 Exemplare) sowie die kostenfreie Abgabe von über 800 Exemplaren von vier Büchern wurde trotz geringer Verkaufszahlen von unter 300 Euro im relevanten Benutzungszeitraum als ausreichende ernsthafte Benutzung der Marke für Zeitschriften und Druckwerke angesehen (vgl. BPatG, Beschluss vom 15.01.2008, Az. 33 W (pat) 205/01GALLUP II).

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b. Dienstleistungsmarken

Bei Dienstleistungsmarken besteht anders als bei Warenmarken keine körperliche Verbindung zwischen Marke und Produkt. Das erfordert eine besondere Betrachtung.

Bei Dienstleistungsmarken scheidet ein Anbringen der Marke naturgemäß aus. Stattdessen sind hier indirekte branchenübliche Verwendungsformen zu berücksichtigen, beispielsweise die Anbringung der Marke am Geschäftslokal oder die Benutzung der Marke auf Geschäftspapier, Berufsbekleidung oder Gegenständen, die bei der Erbringung der Dienstleistung zum Einsatz gelangen wie etwa das Auto, Verpackungsmaterial, Werbedrucksachen, Prospekte, Preislisten oder Rechnungen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Verkehr erkennen kann, dass mit der Verwendung der Marke nicht nur der Geschäftsbetrieb benannt, sondern auch eine Leistung bezeichnet wird, die aus ihm stammt. Des Weiteren muss sich die Benutzung auf eine bestimmte Dienstleistung beziehen (vgl. BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA).

Im Hinblick auf die Unkörperlichkeit von Dienstleistungen kommt der Verwendung einer Dienstleistungsmarke in der Werbung eine besondere Bedeutung zu; insoweit ist eine eher großzügige Beurteilung angezeigt und eine Benutzung jedenfalls in den Fällen zu bejahen, in denen in der Werbung hinreichend klargestellt ist, dass mit der fraglichen Marke eine konkrete Leistung eines bestimmten Unternehmens gekennzeichnet wird (BPatG, Beschluss vom 03.05.2018, Az. 27 W (pat) 24/15 m.V.a. Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, § 26 Rn. 56).

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2. Benutzung für geschützte Waren / Dienstleistungen

Es reicht nicht aus, die Marke nur für ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Die Marke muss gerade für die im Registereintrag gelisteten Waren/Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden sein. Ob dies der Fall ist, muss für jedes einzelne Produkt gesondert beurteilt werden. Das benutzte Produkt muss sich unter die im Markenregister genannten Produkte subsumieren lassen. In der Praxis kann dies erhebliche Schwierigkeiten machen. Das gilt vor allem, wenn die Marke für breite Oberbegriffe registriert wurde, aber nur für einzelne Waren/Dienstleistungen benutzt wurde.

Beispiel: Die Marke wurde für „Bekleidungsstücke“ (Nizza Klasse 25) registriert, aber nur für „T-Shirts“ tatsächlich benutzt.

Unabhängig vom markenrechtlichen Verfahren (Löschung, Widerspruch, Verletzungsprozess) besteht Einigkeit, dass eine beschränkte Markennutzung nicht zu einer weiten rechtserhaltenden Benutzung für den gesamten Oberbegriff führen darf. Auf der anderen Seite ist eine enge Minimallösung denkbar, wonach der Schutzbereich der Marke auf genau die Waren/Dienstleistungen beschränkt wäre, für die eine rechtserhaltende Benutzung nachgewiesen werden kann (hier: „T-Shirts“).

Die Rechtsprechung legt für Löschungsverfahren auf der einen Seite bzw. Widerspruchsverfahren und Verletzungsprozesse auf der anderen Seite unterschiedliche Maßstäbe an.

In Widerspruchsverfahren sowie im Verletzungsprozess ist der Bundesgerichtshof streng. Nach Ablauf der Benutzungsschonfrist ist eine Marke im Kollisionsfall so zu behandeln, als sei sie nur für die konkret benutzten Waren eingetragen. Die gegenteilige Auffassung führt aus Sicht des BGH zu einer nicht zu rechtfertigenden Bevorzugung des Inhabers einer Marke für ein Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis mit weit gefasstem Oberbegriff gegenüber demjenigen, der die Eintragung von Anfang an auf die sodann benutzte Ware beschränkt hat, und im Übrigen auch zu einer nicht hinnehmbaren Beeinträchtigung der Rechtssicherheit bei der Prüfung, ob eine Kollisionslage vorliegt. Werde die ältere Marke lediglich für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen ist, benutzt, gelte sie im Kollisionsfall lediglich für diesen Teil als eingetragen. Unerheblich sei, in welchem Umfang die Nichtbenutzung zu einer Löschung führen müsste (vgl. BGH, Urteil vom 29.06.2006, Az. I ZR 110/03Ichthyol II).

In Löschungsverfahren wegen Verfalls nach §§ 49, 55 MarkenG wendet die Rechtsprechung dagegen die sog. erweiterte Minimallösung an. Wurde die Subsumptionsfrage positiv beantwortet (hier: „T-Shirts“ sind ein Unterfall des Oberbegriffs „Bekleidungsstücke“), gilt die Marke zwar nicht für den Oberbegriff als rechtserhaltend benutzt, aber für eine dazwischen liegende Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen (sog. Integrationsfrage). Im Übrigen erfolgt Teillöschung in Gestalt einer Einschränkung des Oberbegriffes. Die gebotene wirtschaftliche Betrachtungsweise und das berechtigte Interesse des Markeninhabers, in seiner geschäftlichen Bewegungsfreiheit nicht über Gebühr eingeengt zu werden, rechtfertigen es aus Sicht des BGH, die Waren im Warenverzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung gemeinhin zum gleichen Warenbereich gehören (BGH, Urteil vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13Probiotik).

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3. Ernsthaftigkeit der Benutzung

Die von § 26 Abs. 1 MarkenG geforderte Ernsthaftigkeit der Benutzung setzt die Verwendung der Marke für Waren oder Dienstleistungen voraus, um für diese Produkte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (EuGH, Urteil vom 11.03.2003, Az. C-40/01Minimax; EuGH, Urteil vom 15.01.2009, Az. C-495/07Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 10.04.2008, Az. I ZR 167/05LOTTOCARD; BGH, Urteil vom 09.06.2011, Az. I ZR 41/10).

Das Vorliegen einer Gewinnerzielungsabsicht beim Anbieten von Waren oder Erbringen von Dienstleistungen ist nicht von Belang (EuGH, Urteil vom 09.12.2008, Az. C-442/07Radetzky-Orden; BGH, Urteil vom 10.04.2008, Az. I ZR 167/05LOTTOCARD; OLG Hamburg, Urteil vom 23.01.2020 Az. 3 U 160/18Grippenvirendatenbank; ablehnend: OLG Köln, Urteil vom 30.09.2016, Az. 6 U 18/16Open-LIMS).

Auf der anderen Seite reicht es nicht aus, die Marke zur Sicherung des Markenrechts nur symbolisch bzw. zum Schein zu benutzen (EuGH, Urteil vom 11.03.2003, Az. C-40/01Ansul/Ajax; EuGH, Urteil vom 15.01.2009, Az. C-495/07Silberquelle/Maselli; BGH, Urteil vom 31.05.2012, Az. I ZR 135/10ZAPPA).

Ob eine ernsthafte Benutzung vorliegt, ist anhand der Umstände des konkreten Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 135/11Duff Beer), wobei auch das Benutzungsverhalten vor und nach dem Fünfjahreszeitraum als Indiz zur Beurteilung der Ernsthaftigkeit der innerhalb des maßgeblichen Zeitraums vorgenommenen Benutzungshandlungen herangezogen werden darf (vgl. EuGH, Beschluss vom 27.01.2004, Az. C-259/02La Mer Technology; BPatG, Beschluss vom 15.01.2008, Az. 33 W (pat) 205/01GALLUP II).

Bei der Beurteilung können mehrere Faktoren eine Rolle spielen, etwa die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen. Handelt es sich beispielsweise um preiswerte Ware des täglichen Lebens, sind die Anforderungen an die Menge der Abgabe höher als bei Luxusprodukten, saisonalen Produkten oder speziellen Produkten mit begrenztem Abnehmerkreis.

Auch die Art des Unternehmens (Großkonzern oder Kleinbetrieb) kann eine Rolle spielen. Gleiches gilt für Häufigkeit, Regelmäßigkeit, Dauer und Umfang der Benutzung. Ebenso kann die Nutzung der Marke für alle oder nur für manche Waren oder Dienstleistungen des Inhabers und die vorhandenen Beweise ausschlaggebend für die Annahme einer ernsthaften Benutzung sein. Schließlich kann die Benutzung einer eingetragenen Marke durch deren Inhaber für Einzelteile der von der Marke erfassten Ware eine ernsthafte Benutzung nicht nur der Einzelteile, sondern auch der von der zugehörigen Marke erfassten Ware darstellen (EuGH, Urteil vom 22.10.2020, Az. C-720/18, C-721/18testarossa).

Nimmt der Markeninhaber die Benutzung erst kurz vor Ablauf des fünfjährigen Benutzungszeitraums auf, spricht dies nicht gegen die Ernsthaftigkeit der Benutzungshandlung, da er den gesetzlichen Zeitraum ausschöpfen darf (BGH, Urteil vom 17.01.1985, Az. I ZR 107/83topfitz/topfit; OLG München, Urteil vom 27.02.2003, Az. 29 U 4755/02König Ludwig; aA. EUG, Urteil vom 05.06.2014, Az. T-497/12Dracula). Stellt er die Benutzung hingegen umgehend wieder ein, stellt sich die Frage einer Scheinbenutzung (BGH, Urteil vom 10.10.2002, Az. I ZR 235/00BIG BERTHA).

Bei Saisongeschäft wie Weihnachten oder Ostern kann eine punktuelle Benutzung ausreichend sein (vgl. BPatG, Beschluss vom 25.02.2010, Az. 25 W (pat) 33/09Goldhase in neutraler Aufmachung). Das gleiche dürfte für wie turnusmäßige Ereignisse wie eine Fußball-Weltmeisterschaft gelten. Werden Waren nur kurz angeboten, liegt gleichwohl eine nachhaltige Benutzung vor, wenn jeweils große Stückzahlen abgesetzt werden (BPatG, Beschluss vom 28.08.2002, Az. 32 W (pat) 183/01Tukan).

Beispiele zur Dauer des Benutzungszeitraums

  • Benutzungszeitraum von 4,5 Monaten ausreichend (EuG, Urteil vom 08.07.2004, Az. T-334/01MFE Marienfelde GmbH ./. HABM – HIPOVITON)
  • Benutzungszeitraum von 11,5 Monaten ausreichend (EuG, Urteil vom 08.07.2004, Az. T-203/02The Sunrider Corp. ./. HABM – VITAFRUIT).

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4. Benutzung in der eingetragenen Form

Im Grundsatz muss der Markeninhaber die Marke in der eingetragenen Form benutzen. § 26 Abs. 3 MarkenG erlaubt jedoch ausnahmsweise abgewandelte Benutzungsformen, sofern sich dabei der kennzeichnende Charakter der Marke nicht verändert. Dadurch soll es dem Markeninhaber möglich sein, an seiner Marke geringfügige Anpassungen und Modernisierungen vorzunehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 25.10.2012, Az C-553/11 zu einem Marken-Facelift). Der kennzeichnende Charakter ändert sich gerade nicht, wenn die beteiligten Verkehrskreise die registrierte und benutzte Form trotz ihrer Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch als dieselbe Marke ansehen (BGH, Urteil vom 08.01.2014, Az. I ZR 38/13Probiotik). Auch schwächere Marken können in abweichender Form rechtserhaltend benutzt werden (vgl. EUIPO, Entscheidung vom 30.07.2021, Az. R 1437/2020-5).

Zum beteiligten Verkehrskreis gehören diejenigen Abnehmer, die die konkret beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nachfragen. Das können sowohl Verbraucher sein, wenn sich das Waren- oder Dienstleistungsangebot an diese richtet, aber auch Zwischenhändler, wenn sich das Angebot nur an diese richtet. Dabei sind die Waren oder Dienstleistungen ihrer Gattung nach und anhand ihrer objektiven Merkmale zugrunde zu legen (vgl. BGH, Urteil vom 17.11.2014, Az. I ZR 114/13PINAR). Die Rechtsprechung geht von einem einheitlichen angesprochenen Verkehrskreis aus. Nur ausnahmsweise kann eine gespaltene Verkehrsauffassung in Betracht kommen und zwar, wenn die Sicht verschiedener Verkehrskreise zu ermitteln ist, z.B. die Sicht verschiedensprachiger Abnehmer oder der allgemeine Verkehr und Fachkreise (vgl. BGH, Urteil vom 17.11.2014, Az. I ZR 114/13PINAR).

Für die Beurteilung, ob eine veränderte Marke die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 MarkenG erfüllt, lassen sich drei Arten von Veränderungen unterscheiden.

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a. Veränderung des Zeichens

Ausgangslage für die Beurteilung der Veränderung ist die eingetragene Marke. Wurde eine Marke nur aufgrund ihrer konkreten grafischen Ausgestaltung oder der Kombination verschiedener Zeichenteile als eintragungsfähig angesehen, können bereits geringfügige Änderungen den kennzeichnenden Charakter ändern. Bei der Frage, ob die Marke ihren kennzeichnenden Charakter verändert hat, sind für Wortmarken und Bildmarken bzw. Wort-/Bildmarken unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe anzulegen.

– Wortmarken

Wortmarken werden grundsätzlich in jeder Schreibweise rechtserhaltend benutzt. Die Anmeldung bezieht sich auf das Wort und nicht auf die konkrete grafische Darstellung (EuGH, Urteil vom 03.12.2015, Az. T-105/14iDRIVE/IDRIVE). Abweichendes gilt, wenn die Marke nur aufgrund ihrer besonderen schriftlichen Eigenart angemeldet wurde. Die Einbindung einer Wortmarke in ein Siegel bzw. Emblem wurde noch als rechtserhaltende Benutzung der Wortmarke angesehen, obwohl das Siegel weitere grafische Bildbestandteile und Wortzeichen beinhaltete (BPatG, Beschluss vom 08.06.2020, Az. 25 W (pat) 538/19HEERA).

– Bildmarken bzw. Wort-/Bildmarken

Bei Bildmarken bzw. Wort-/Bildmarken sind grundsätzlich geringfügige grafische Änderungen oder eine stilistische Modernisierung unschädlich, sofern das ursprüngliche Motiv weiterhin im Vordergrund steht. Allerdings können auch geringfügige Änderungen der Marke beachtlich sein, wenn die Marke selbst nur aus einem relativ simplen Zeichen besteht (EuGH, Urteil vom 19.06.2019, Az. T-307/17Drei Streifen).

  • Fashion: Im Bekleidungsbereich wird eine Bildmarke auch dann noch rechtserhaltend benutzt, wenn sie mit Wortelementen kombiniert wird, solange die Unterscheidungskraft der Bildmarke nicht leidet. Handelt es sich um eine zweidimensionale Bildmarke, kann die rechtserhaltende Benutzung auch durch dreidimensionale Formen erfolgen (vgl. EUIPO, Entscheidung vom 30.07.2021, Az. R 1437/2020-5).

Farbige vs. Schwarz/Weiß Bildmarken: Eine Bildmarke bzw. Wort-/Bildmarke kann grundsätzlich sowohl als schwarz-weiß Marke als auch in Farbe eingetragen werden. Dabei kann eine schwarz-weiß-Marke grundsätzlich auch durch die Benutzung in einer anderen Farbe rechtserhaltend benutzt werden. Entscheidend ist, dass dies die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst. Wann dies der Fall ist, haben das EUIPO und einige nationalen Markenämter in der EU im Konvergenzprogramm CP4 zum Schutzbereich von Schwarz-Weiß Marken zusammengefasst. Die maßgeblichen Kriterien lauten:

  • Die Wort- und Bildbestandteile stimmen überein und bilden die unterscheidungskräftigen Elemente.
  • Der Farbkontrast bleibt erhalten.
  • Die Farbe oder die Farbkombination hat selbst keine Unterscheidungskraft.
  • Die Farbe trägt nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens bei.

Diese Voraussetzungen stehen im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Urteil vom 06.12.2018, Az. T-638/16Kreuzzeichen an der Außenseite eines Sportschuhs).

Bei abstrakten Farbmarken kann schon eine geringfügige Abweichung des Farbtons dazu führen, dass die eingetragene Marke nicht mehr rechtserhaltend benutzt worden ist, sofern die Abweichung nicht durch äußere Umstände bedingt ist, beispielsweise aufgrund der Benutzung der Marke im Freien statt im Innenraum (BeckOK MarkenR/Bogatz, 26. Edition 2021, § 26 MarkenG Rn. 134).

Bei Mehrfarbenmarken ist das Verhältnis der einzelnen Farben zueinander beizubehalten (EuGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. C-49/02Heidelberger Bauchemie).

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b. Weglassen von Bestandteilen

Werden Bestandteile einer Marke weggelassen, stellt sich die Frage, ob der Verkehr den weggelassenen Bestandteilen eine maßgebliche Wirkung beimisst oder nicht (BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA). Dabei kann der kennzeichnende Charakter auch durch kennzeichnungsschwache oder sogar schutzunfähige Bestandteile mitbestimmt werden. Wortelemente dürfen grundsätzlich nicht weggelassen werden (BGH, Urteil vom 17.07.1997, Az. I ZR 228/94ECCO I).

Beispiele:

  • Weglassen einer glatt beschreibenden Angabe ist unschädlich (BGH Urteil vom 17.07.1997, Az. I ZR 228/94ECCO I).
  • Weglassen eines Artikels oder die Veränderung des Artikels vom Singular in den Plural ist unschädlich (BeckOK MarkenR/Bogatz, 26. Edition 2021, § 26 MarkenG, Rn. 140).
  • Das BPatG hat die rechtserhaltende Benutzung der Marke „RIAS-Rundfunkorchester“ für die alleinige Verwendung des Bestandteils „Rias“ nicht als ausreichend angesehen (BPatG, Beschluss vom 15.04.2019, Az. 27 W (pat) 18/15RIAS).
  • Zum gleichen Ergebnis kam das BPatG in der Entscheidung „autobid.de“, wo die rechtserhaltende Benutzung der Wort-/Bildmarke „AutoBild.de“ mit graphisch abgesetztem Bestandteil „de“ durch die Verwendung der Marke „AutoBild“ nicht nachgewiesen werden konnte. Das Weglassen der Top-Level-Domain „de“ verändere bereits den kennzeichnenden Charakter (BPatG, Beschluss vom 09.12.2019, Az. 29 W (pat) 503/16autobid.de).
  • Bei Wort-/Bildmarken kann der Wegfall des Bildelements unschädlich sein, wenn dieses nur als Verzierung, werbeübliche Verstärkung des dominierenden Wortelements oder als beschreibende Angabe verstanden wird (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 135/11Duff Beer). Wenn das Bildelement den Gesamteindruck dagegen mitprägt, wird sein Wegfall den Gesamteindruck beeinflussen und den kennzeichnenden Charakter verändern.

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c. Hinzufügen von Bestandteilen

Fügt der Markeninhaber bei der Benutzung seiner Marke ein zusätzliches Wortelement zu, ist für die Beurteilung entscheidend, wie hoch die Kennzeichnungskraft der beiden Bestandteile ist und ob ein Gesamtbegriff entsteht. Hat das neu hinzugefügte Wortelement eine eigene maßgebende kennzeichnende Wirkung, folgt aus der Verwendung keine rechtserhaltende Benutzung für das eingetragene Zeichen (BGH, Urteil vom 18.12.2008, Az. I ZR 200/06Augsburger Puppenkiste).

Unschädlich ist hingegen, wenn der Markeninhaber seiner Marke nur beschreibende oder sonst eindeutig nicht herkunftskennzeichnende Begriffe hinzufügt, sofern diese nicht mit der eingetragenen Marke zu einem einheitlichen Zeichen verschmelzen. Eine Verschmelzung des eingetragenen Zeichens kann hingegen nur unschädlich sein, wenn der neue Begriff keine eigene herkunftskennzeichnende Bedeutung hat und insbesondere, wenn er nur beschreibender Natur ist (BeckOK MarkenR/Bogatz, 26. Edition 2021, MarkenG § 26 Rn. 149 ff.).

Dabei können jedoch auch zusätzliche beschreibende Wortbestandteile oder Bestandteile ohne eigene Kennzeichnungskraft der rechtserhaltenden Benutzung entgegenstehen, sofern sie den Gesamteindruck des Zeichens beeinflussen.

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5. Benutzung der Marke durch den Inhaber

Die Benutzung der Marke obliegt grundsätzlich dem Markeninhaber. Er muss die Marke benutzen, um sich seiner Rechte zu erhalten.

a. Benutzung der Marke durch Dritte

Nach § 26 Abs. 2 MarkenG können auch Dritte die Marke mit Zustimmung des Markeninhabers rechtserhaltend benutzen. Voraussetzung ist, dass die Zustimmung des Markeninhabers bereits vor der zuzurechnenden Benutzungshandlung des Dritten erfolgt (Einwilligung). Dies kann beispielsweise im Wege einer Lizenzierungsvereinbarung erfolgen. Der für eine Drittbenutzung erforderliche Fremdbenutzungswille setzt allein voraus, dass der Dritte sich bewusst ist, eine fremde Marke zu benutzen (BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA).

Erfolgt eine Benutzung durch einen Dritten ohne erteilte Einwilligung, kann diese Benutzung durch eine nachträgliche Genehmigung keine rechtserhaltende Benutzung darstellen (BGH, Urteil vom 06.02.2013, Az. I ZR 106/11VOODOO). Ebenfalls kann ein vom Dritten mit einer Unterlizenz ausgestatteter Unterlizenznehmer die Marke rechtserhaltend für den Markeninhaber verwenden, sofern für die Erteilung der Unterlizenz die vorherige Zustimmung vorlag (BGH, Urteil vom 06.02.2013, Az. I ZR 106/11VOODOO). Duldet der Markeninhaber die Benutzung der Marke durch einen Dritten hingegen nur, ist diese Duldung nicht als Zustimmung zu werten (BPatG, Beschluss vom 21.09.2016, Az. 29 W (pat) 552/13e-cademy).

Vertreibt der Markeninhaber unter seiner Marke verschiedene Produkte und ist seine Zustimmung auf bestimmte Produkte beschränkt, ist eine darüber hinausgehende Benutzung der Marke durch den Dritten nicht von der Zustimmung erfasst und stellt keine rechtserhaltende Benutzung dar (BGH, Urteil vom 18.10.2007, Az. I ZR 162/04AKZENTA).

Für die Frage, ob eine Benutzungshandlung rechtserhaltend ist, kommt es nicht darauf an, ob der Rechtsverkehr die Benutzungshandlung dem Dritten oder dem Markeninhaber zuordnet. Maßgeblich ist, ob der Dritte mit Fremdbenutzungswillen handelt, also nicht für sich selbst, sondern für den Markeninhaber tätig werden möchte und die Marke für diesen verwendet (Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht/Spuhler, 4. Auflage 2019, § 26 MarkenG Rn. 102).

Die Zustimmung nach § 26 Abs. 2 MarkenG muss nachgewiesen werden. Sie unterliegt keinen Formerfordernissen und kann daher auch mündlich oder konkludent erfolgen. An den Nachweis der Zustimmungen werden keine zu strengen Anforderungen gestellt. Beruft sich Markeninhaber auf die Benutzung durch den Dritten und belegt er die Benutzung des Dritten auch, besteht nach dem EuGH sogar eine Vermutung, dass die Benutzung mit Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist (EuGH, Urteil vom 11.05.2006, Az. C-416/04 PVITAFRUIT). Die Rechtsprechung geht auch von einer Zustimmung aus, wenn eine enge wirtschaftliche Verbindung zwischen dem Markeninhaber und dem die Marke benutzenden Dritten besteht, wie beispielsweise innerhalb eines Konzerns (BPatG, Beschluss vom 02.07.2018, Az. 25 W (pat) 513/16AREVA).

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b. Darlegungs- und Beweislast für rechtserhaltende Benutzung

Im Verletzungsprozess muss der Kläger im Falle einer Nichtbenutzungseinrede darlegen und beweisen, dass er die Marke rechtserhaltend benutzt hat.

Im Widerspruchsverfahren reicht es nach § 43 Abs. 1 MarkenG, wenn der Widersprechende die rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 294 ZPO glaubhaft macht. Die Glaubhaftmachung muss anders als der Vollbeweis nicht zur vollen Überzeugung des Gerichts führen. Es genügt, wenn sich aus den vorgelegten Glaubhaftmachungsmitteln eine überwiegende Wahrscheinlichkeit der rechtserhaltenden Benutzung ergibt, welche die Möglichkeit des Gegenteils nicht ausschließen muss. Als Mittel zur Glaubhaftmachung kommen alle (präsenten) Beweismittel einschließlich der eidesstattlichen Versicherung in Betracht. Dabei können auch Unterlagen wie beispielsweise Prospekte, Rechnungen (Rechnungskopien), Preislisten, Veröffentlichungen etc. als Glaubhaftmachungsmittel geeignet sein und insbesondere der Erläuterung, Ergänzung und Verdeutlichung einer eidesstattlichen Versicherung dienen (BPatG, Beschluss vom 03.05.2018, Az. 27 W (pat) 24/15 mit Verweis auf Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl. 2018, § 43 Rn. 54).

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6. Ort der Benutzung

§ 26 Abs. 1 MarkenG schützt nur Markeninhaber, die Ihre Marke dazu verwenden, ihre Marktanteile zu behalten oder neue Marktanteile dazu zu gewinnen (BGH, Urteil vom 25.04.2012, Az. I ZR 156/10Orion). Dafür muss die Benutzung der Marke im Inland erfolgen. Eine örtlich begrenzte Benutzung reicht aus (vgl. BGH, Urteil vom 06.02.2013, Az. I ZR 106/11VOODOO). Eine ausschließliche Benutzung im Ausland stellt dagegen keine rechtserhaltende Benutzung dar (BPatG, Beschluss vom 03.05.2018, Az. 27 W (pat) 24/15). Bei einer nur geringen Benutzung im Inland kann jedoch die Benutzung der Marke im Ausland bei der Frage berücksichtigt werden, ob die Marke ernsthaft benutzt worden ist. Eine inländische Markennutzung kann auch vorliegen, wenn sie nur zu Werbezwecken im Inland für eine im Ausland befindliche Attraktion benutzt wird, sofern es sich nicht nur um ein kurzfristig verfügbares Angebot handelt (BPatG, Beschluss vom 03.05.2018, Az. 27 W (pat) 24/15Aquanura). Dabei ist keine Benutzung der Marke auf dem gesamten Bundesgebiet erforderlich. Je nach Art der Ware und Dienstleistung reicht auch eine örtlich begrenzte Benutzung aus. Bei der Benutzung der Marke im Internet ist ein wirtschaftlich relevanter Inlandsbezug erforderlich, um eine rechtserhaltende Benutzung anzunehmen. Dabei gibt es eine Reihe von Indizien, die für bzw. gegen einen Inlandsbezug sprechen.

  • Indizien Pro: Deutsche Website, Waren und Dienstleistungen erkennbar an deutsche Abnehmer gerichtet, Angebote weiterer Leistungen wie Kundendienst und Gewährleistung (BPatG, Beschluss vom 23.08.2011, Az 33 W (pat) 526/10SCORPIONS).
  • Indizien Contra: Disclaimer bezüglich Nichtleistung in Deutschland, ausschließlich fremdsprachiges Angebot, Preisangebot in ausländischer Währung (BeckOK MarkenR/Bogatz, 26. Edition 2021, § 26 MarkenG Rn. 95.2).

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7. Ausnahme: Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Ausnahmsweise kann die fehlende Benutzung der Marke für den Rechtserhalt unbeachtlich sein, wenn gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Ob ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung vorliegt, ist im Einzelfall zu prüfen.

Rechtsfolge einer berechtigten Nichtbenutzung ist nicht die Hemmung oder der Neubeginn der fünfjährigen Benutzungsfrist. Das vom Inhaber der Marke darzulegende und zu beweisende Vorliegen eines Grundes führt vielmehr zur Vornahme einer Gesamtwürdigung der relevanten Umstände, aufgrund derer zu beurteilen ist, ob dem Inhaber im Zeitpunkt der Prüfung das Schutzrecht zu versagen ist (Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht/Spuhler, 4. Auflage 2019, § 26 MarkenG Rn. 95).

Die Rechtsprechung hat mehrere Fallgruppen von Gründen für eine berechtigte Nichtbenutzung gebildet.

  • Zunächst dürfen die Umstände nicht vom Markeninhaber beeinflussbar oder bei gebotener unternehmerischer Sorgfalt zu verhindern gewesen sein. Dabei ist alles unbeachtlich, was das normale unternehmerische Risiko betrifft und in die Risikosphäre des Markeninhabers fällt, beispielsweise rein wirtschaftliche Probleme des Markeninhabers (BGH, Urteil vom 21.04.1994, Az. I ZR 291/91Simmenthal; BPatG, Beschluss vom 15.01.1997, 26 W (pat) 96/95SACHSENGOLD; BeckOK MarkenR/Bogatz, 26. Edition 2021, § 26 MarkenG Rn. 180.1).
  • Zu den berechtigten Gründen der Nichtbenutzung gehören staatliche Einfuhrverbote, behördliche Benutzungsverbote, höhere Gewalt oder gesetzliche Werbeverbote (Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht/Spuhler, 4. Auflage 2019, § 26 MarkenG Rn. 98). Allgemeine behördliche Verzögerungen stellen dagegen keine berechtigten Gründe für eine Nichtbenutzung dar (EuGH, Urteil vom 14.07.2007, Az. C-246/05Armin Häupl/Lidl).
  • Schließlich ist für die Annahme eines berechtigten Grundes für die Nichtbenutzung ausreichend, dass die Benutzung der Marke unzumutbar erscheint. Die tatsächliche Unmöglichkeit der Markennutzung ist nicht erforderlich. Die Benutzung einer Marke erscheint unzumutbar, wenn eine sachgerechte Benutzung der Marke ernsthaft gefährdet ist (EuGH, Urteil vom 14.07.2007, Az. C-246/05Armin Häupl/Lidl). Ein gesetzliches Werbeverbot kann ab seinem Inkrafttreten eine Benutzung der Marke unzumutbar machen (BGH, Urteil vom 28.09.2006, Az. I ZB 100/05Cohiba).
  • Eine Besonderheit gilt für staatliche Zulassungsverfahren, vor deren Abschluss das Produkt nicht in den Verkehr gebracht werden darf. Die Rechtsprechung sieht die Verwendung einer Marke innerhalb des Zulassungsverfahrens mittlerweile nicht mehr als ausreichende Benutzungshandlung, sondern nur noch als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung (BGH, Beschluss vom 24.11.1999, Az. I ZB 17/97IMMUNINE/IMUKIN). Markeninhaber haben demnach alles zu unternehmen, um eine baldige Nutzung der Marke zu ermöglichen, damit die vorzunehmende Interessenabwägung zu ihren Gunsten ausfällt (Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht/Spuhler, 4. Auflage 2019, § 26 MarkenG Rn. 97).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres Referendars Yoweri Matovu erstellt.

Autor: Niklas Plutte

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter, Facebook und LinkedIn!

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