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EuGH: Rechtserhaltende Nutzung von Marken nach Facelift

Markenrecht

Der EuGH hat entschieden, dass die Nutzung einer grafisch überarbeiteten Marke zum Rechtserhalt einer bestehenden Marke genügt, wenn deren Unterscheidungskraft durch das Facelift nicht betroffen ist (EuGH, Urteil vom 25.10.2012, Az: C-553/11).

Alte Marke – neues Gesicht

Damit die v.a. für den Marketingbereich wichtige Entscheidung leicht nachvollzogen werden kann, soll eingangs das folgende Beispiel dienen:

Der Automobilhersteller A verfügt für sein Firmenlogo L1 seit 1960 über durchgehenden Schutz als Bildmarke. Nach Auffassung der Marketingabteilung ist der Look des Logos mittlerweile aber nicht mehr zeitgemäß. Aus diesem Grund wird das Logo L1 einem grafischen Facelift unterzogen werden, so dass es schnittiger und dynamischer wirkt (= Logo L2). Nach dem Launch des aktualisierten Logos L2 soll das Logo L1 nicht mehr genutzt und stückweise aus dem Unternehmensauftritt entfernt werden.

Ernsthafte Benutzung der Marke durch aktualisierte Markenversion?

Um den Schutz einer eingetragenen Marke aufrecht zu erhalten, verlangt das deutsche und europäische Markenrecht vom Markeninhaber spätestens mit Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist eine ernsthafte Benutzung der Marke. Falls der Markeninhaber nicht in der Lage ist, ab diesem Zeitpunkt eine ernsthafte Markennutzung nachzuweisen, kann die Marke im Streitfall auf Antrag jedes Dritten gelöscht werden.

Vor diesem Hintergrund war in meinem Beispiel zweifelhaft, ob L1 auch durch Nutzung des aktualisierten Logos L2 rechtserhalted genutzt und die Verwendung von L1 aufgegeben werden kann.

1. Alternative:

Wenn es nicht möglich wäre, L1 durch Nutzung von L2 rechtserhaltend zu nutzen, müsste der Markeninhaber sein veraltetes Logo weiter ernsthaft (!) am Markt nutzen, um dessen gute Priorität zu sichern, obwohl L1 offensichtlich nicht mehr zeitgemäß wäre – L1 würde also wie eine Innovationsbremse wirken. Falls sich der Markeninhaber aus diesem Grund dazu entscheiden würde, statt L1 nur noch L2 zu nutzen, verfiele die starke Priorität der Marke L1 mit der Folge, dass Dritte deren Löschung wegen Nichtbenutzung fordern könnten – ein Desaster für den Markeninhaber.

2. Alternative:

Wenn L1 dagegen durch L2 rechtserhaltend genutzt werden könnte, bliebe in meinem Beispiel die alte Priorität von L1 aus dem Jahr 1960 erhalten, obwohl L1 nicht mehr zur Produktkennzeichnung, in der Werbung etc. genutzt wird. Der Markeninhaber könnte mithilfe von L2 auch ohne weiteres gegen verwechslungsgefährdende Marken vorgehen, die nach 1960 angemeldet wurden. Sein altes Logo L1 müsste er dazu nicht weiter nutzen, sondern könnte es auf Wunsch vollständig vom Markt entfernen.

Entscheidung des EuGH

Der Europäische Gerichtshof hat die Problematik praxisnah über Alternative 2. zu Gunsten der Markeninhaber gelöst, was zu begrüßen ist. Markeninhaber können ihre alten Marken danach grundsätzlich auch durch aktualisierte Versionen rechtserhalten nutzen.

Aber Achtung: Dies gilt nur, soweit dadurch die Unterscheidungskraft der alten Marke nicht beeinflusst wird. Unterscheidungskraft ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, die Waren und Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dies ist eine Frage des Einzelfalls, deren Beantwortung entscheidend davon abhängt, wie stark sich die aktualisierte Fassung von der alten Marke unterscheidet. Bei geringen Abweichungen sieht der EuGH keine Probleme. Unterscheidet sich die aktualisierte Fassung dagegen zu stark von der alten Marke, ist keine rechtserhaltende Nutzung möglich.

PS. Unerheblich ist es übrigens, ob der Markeninhaber die aktualisierte Markenfassung selbst als Marke anmeldet oder nicht. Dem Markeninhaber dürfe laut EuGH jedenfalls kein Nachteil daraus entstehen, dass er für den selbständigen rechtlichen Schutz der aktualisierten Markenfassung sorgt.

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© shockfactor – Fotolia.com

Autor:

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

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