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Lizenzvertrag: Übersicht mit rechtlichen Tipps

Schon gewusst? Aktuell News und Tipps zum Internetrecht.

Verschaffen Sie sich mit diesem Artikel einen Überblick, worauf beim Abschluss eines Lizenzvertrags rechtlich zu achten ist. Neben Tipps zu juristischen und wirtschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten finden Sie hier auch Hinweise rund um Haftung und Gewährleistung.

Gegenstand des Lizenzvertrags

Ein Lizenzvertrag ist ein Vertrag, mit dem der Rechtsinhaber (sog. Lizenzgeber) einem anderen (sog. Lizenznehmer) unter vertraglich definierten Bedingungen Nutzungsrechte an gewerblichen Schutzrechten einräumen kann. Eine Lizenz kann zum Beispiel eingeräumt werden für

  • Patent
  • Gebrauchsmuster
  • Geschmacksmuster
  • Urheberrecht
  • Marke
  • Software

Im Gegensatz zur Eintragung einer Marke ist es in Deutschland nicht möglich, eine Lizenz in ein Register eintragen zu lassen. Da Lizenzverträge als solche nicht gesetzlich geregelt sind, finden sich lediglich vereinzelte Regelungen für besondere Vertragsarten im Gesetz, so zum Beispiel für den urheberrechtlichen Lizenzvertrag (§§ 31 ff. UrhG).

Dies führt dazu, dass Lizenzen üblicherweise in individuellen Verträgen geregelt werden, auf die allgemeines Vertragsrecht angewandt wird. Der Lizenzvertrag legt fest, auf welche Weise und in welchem Umfang der Lizenzgeber einem Lizenznehmer die Erlaubnis erteilt, das Schutzrecht in einem bestimmten Umfang nutzen zu dürfen.

Typische Lizenzverträge sind unter anderem

  • Markenlizenzverträge
  • Patentlizenzverträge
  • Urheberrechtsverträge
  • Verlagsverträge
  • Software-Überlassungsverträge
  • Film- und Fernsehlizenzverträge

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Form, Inhalt und Kernpunkte

Ein Lizenzvertrag kann theoretisch zwar formfrei abgeschlossen werden. An den Nachweis des Abschlusses sind laut BGH allerdings „keine geringen Anforderungen“ zu stellen (BGH, Urteil vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12Baumann), was dazu führt, dass der Abschluss im kaufmännischen Geschäftsverkehr in der Regel nur durch Vorlage einer schriftlichen Dokumentation des Vertragsschlusses erbracht werden kann, z.B. durch Protokolle von Geschäftsführerbesprechungen (BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14Ecosoil). Fehlt eine entsprechende Dokumentation, wird in der Regel davon auszugehen sein, dass kein über eine konkludente Gestattung hinausgehender Abschluss eines Gestattungs- oder Lizenzvertrags vorliegt (BGH, Urteil vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12Baumann). Juristische Zweifel über den Rechtsbindungswillen der Beteiligten sowie den Umfang der Rechtseinräumungen lassen sich erheblich besser durch einen schriftlichen Lizenzvertrag vermeiden.

Typischerweise beinhalten Lizenzverträge die folgenden Kernpunkte:

  • Beschreibung des Lizenzgegenstands
  • Einräumung von Nutzungsrechten
  • Lizenzmodell / Lizenzgebühren
  • Haftung und Gewährleistung
  • Regelungen zu Vertragslaufzeit und Vertragsende
  • ggf. Vertragsstrafen

Im Rahmen eines Lizenzvertrags richten sich die Pflichten der Vertragsparteien nach der individuellen Gestaltung des jeweiligen Vertrags. Typischweise liegt die Hauptpflicht des Lizenzgebers darin, das lizenzierte Schutzrecht aufrechtzuerhalten und seinem Lizenznehmer dessen Verwertung zu ermöglichen. Dafür hat der Lizenzgeber eventuell anfallende Jahresgebühren zu zahlen, Angriffe auf den Bestand abzuwehren und im Verhältnis zu einfachen Lizenznehmern Verletzungen des Schutzrechts zu verfolgen. Zu beachten sind bei Lizenzverträgen außerdem stets die Vorschriften des nationalen Kartellrechts (§§ 16–18 GWB).

– Lizenzgebühren

Im Gegenzug verpflichtet sich der Lizenznehmer zur Zahlung von vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren. Dafür bestehen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Bei der Vereinbarung der Lizenzgebühren sind die Vertragsparteien grundsätzlich frei.

Gängige Lizenzmodelle sind:

  • Pauschallizenzen
  • Stücklizenzen
  • Umsatzlizenz
  • Gewinnlizenzen

Häufig anzutreffen sind in der Praxis Pauschallizenzen, bei denen regelmäßig Festbeträge vereinbart werden sowie Umsatzlizenzen, bei denen ein bestimmter Prozentbetrag des mit der Lizenz erzielten Umsatzes abzuführen ist. Je nach vereinbartem Gebührenmodell sind im Lizenzvertrag Regelungen zur Abrechnung und zur Fälligkeit aufzunehmen.

Tipp: Achten Sie bei der Lizenzierung von Urheberrechten darauf, dass die Vergütung des Urhebers angemessen ausfällt. Angemessen ist die Vergütung dann, wenn sie branchenüblich ist. Branchenüblich wiederum ist, was ein vernünftiger Urheber oder Lizenzgeber üblicherweise verlangt und worauf sich ein redlicher Nutzer einlässt. Da bei Einräumung von Nutzungsrechten oftmals nicht abzusehen ist, wie erfolgreich das Werk sein wird, wird auch die Vergütung oftmals verhältnismäßig niedrig sein. Stehen die mit dem Werk erwirtschafteten Gewinne mit der dem Urheber gezahlten Vergütung in einem auffälligen Missverhältnis, hat der Urheber jedoch einen Anspruch auf Vertragsanpassung.

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– Arten der Lizenzierung

Zu den Kernpunkten des Lizenzvertrags gehört der Umfang der Lizenzeinräumung. Hierdurch wird geregelt, welche Nutzungsrechte der Rechtsinhaber einem Lizenznehmer am Lizenzgegenstand einräumen will, beispielsweise an einem Patent oder Urheberrecht.

Einfaches Nutzungsrecht: Eine einfaches Lizenzrecht erlaubt dem Lizenznehmer die Nutzung des Schutzrechts in der Weise, wie sie im Lizenzvertrag festgeschrieben wurde. Mit einem einfachen Nutzungsrecht kann er beispielsweise ein Erzeugnis herstellen, das Gegenstand eines Urheberrechts ist. Dem Inhaber der Lizenz ist es jedoch möglich, beliebig vielen anderen Personen die gleichen Nutzungsrechte einzuräumen.

Ausschließliches Nutzungsrecht: Mit einer ausschließlichen Lizenz wird ein Nutzungsrecht bezeichnet, durch das der Lizenznehmer für ein bestimmtes Gebiet oder z.B. für eine spezielle Nutzungsart die Berechtigung erhält, ausschließlich darauf zugreifen zu dürfen. Mit einem ausschließlichen Nutzungsrecht werden also wesentliche Teile des Nutzungsrechts abgespalten und an den Lizenznehmer übertragen. Soweit keine besonderen Absprachen getroffen wurden, erhält allein er und keine weiterer Dritter das Nutzungsrecht am Schutzrecht. Gleichzeitig schließt sich der Rechtsinhaber selbst von der Nutzung aus. Will er seinen Lizenzgegenstand neben dem Lizenznehmer weiter nutzen, muss ein Selbstnutzungsvorbehalt in die Vereinbarung aufgenommen werden. Man spricht in diesem Fall auch von einer Alleinlizenzierungsvereinbarung mit Selbstnutzungsvorbehalt.

Durch die Lizenz wird dem Lizenznehmer somit erlaubt, den festgelegten Lizenzgegenstand im vertraglich vereinbarten Umfang zu nutzen. Darüber hinaus gibt es jedoch sowohl beim ausschließlichen als auch beim einfachen Nutzungsrecht die Möglichkeit, eine Lizenzierung auf unterschiedliche Arten einzuräumen.

Im Lizenzvertrag ist für alle betroffenen Nutzungen die räumliche, zeitliche und inhalte Reichweite zu regeln. Jedes Befugnis kann dabei beschränkt oder unbeschränkt eingeräumt werden.

  • Räumlich: Eine räumliche Beschränkung des Nutzungsrechts liegt vor, wenn die Lizenz nur für ein bestimmtes Gebiet erteilt, z.B. den Verkauf von Ware im Gebiet des Bundesrepublik Deutschland.
  • Zeitlich: Eine zeitliche Beschränkung kann z.B. durch die ausdrückliche Bestimmung eines Zeitraums (Jahre, Monate, Wochen, Tage) erfolgen. Die Lizenz gilt dann nur innerhalb dieses vertraglich vereinbarten Zeitraums.
  • Inhaltlich: Eine inhaltliche Beschränkung liegt vor, wenn das Nutzungsrecht auf bestimmte Arten der Nutzung beschränkt wird. Die Lizenz kann zum Beispiel nur für eine bestimmte Menge, Quotierung oder Nutzungsart eingeräumt werden.

Klauselbeispiel: „Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das zeitlich unbeschränkte Recht ein, die Vertragsmarke für die Herstellung sowie den Verkauf von Bekleidungsstücken im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu nutzen.“

Dem Rechtsinhaber steht es zu, bei Verletzungen des Schutzrechts Unterlassungsansprüche gegen Dritte geltend zu machen. Bei der Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts überträgt er dieses Klagerecht an seinen Lizenznehmer. Ab Inkrafttreten des Lizenzvertrags darf der ausschließliche Lizenznehmer den Unterlassungsanspruch gegenüber Dritten geltend machen. Wird dem Lizenznehmer hingegen nur eine einfache Lizenz eingeräumt, kann er Dritten lizenzbeeinträchtigende Nutzungen des Schutzrechts nicht verbieten.

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– Unterlizenz

Eine Unterlizenz ermöglicht es dem Lizenznehmer, Dritten Nutzungsrechte am Lizenzgegenstand einzuräumen. Das „Mutterrecht“ verbleibt dabei im Gegensatz zur vollständigen Weiterübertragung des Lizenzrechts beim Lizenznehmer.

Im Lizenzvertrag sollte festgehalten werden, dass Unterlizenzierungen nur mit Zustimmung des Lizenzgebers zulässig sind. Falls keine anderweitige Regelung besteht, wird bei ausschließlichen Nutzungsrechten sonst von einem Recht des Lizenznehmers zur Vergabe von Unterlizenzen ausgegangen. Bei einer einfachen Lizenz ist eine Unterlizenzierung dagegen grundsätzlich nur mit Zustimmung oder nachträglicher Genehmigung des Lizenzgebers möglich. Es empfiehlt sich auch hier, Regelungen zu treffen, ob eine Unterlizenzierung möglich sein soll.

– Haftung und Gewährleistung

Grundsätzlich haftet der Lizenzgeber dafür, dass der Lizenzgegenstand brauchbar und technisch ausführbar ist, jedoch nicht für seine wirtschaftliche Verwertbarkeit. Aus diesem Grund liegen Arbeiten, die die Marktreife des Lizenzgegenstands herbeiführen sowie seine sinnvolle wirtschaftlichen Verwertung ermöglichen immer auch im Risikobereich des Lizenznehmers. Im Gegenzug haftet der Lizenzgeber ab dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses wiederum für den Bestand des Schutzrechts.

Räumt der Lizenzgeber ein Nutzungsrecht ein, das in Wirklichkeit einem Dritten zusteht, hat der tatsächliche Rechtsinhaber eventuell einen Schadensersatz- bzw. Unterlassungsanspruch gegen den Lizenznehmer. Denn der Lizenznehmer muss grundsätzlich eine ununterbrochene Rechtekette bis zum Lizenzgeber nachweisen können. Ein gutgläubiger Erwerb eines Nutzungsrechts vom Nichtberechtigten ist nicht möglich. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, eine Haftungsfreistellungsklausel in den Vertrag aufzunehmen.

Soweit Sach- oder Rechtsmängel vorliegen, darf der Lizenznehmer die Zahlung von Lizenzgebühren verweigern, und zwar so lange, bis der Mangel behoben wurde. Im Zweifel haftet der Lizenzgeber jedoch nicht für den zukünftigen Bestand des Schutzrechts. Aus diesem Grund ist der Lizenznehmer bis zu einer Feststellung der Nichtigkeit oder Löschung des Schutzrechts dazu verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Lizenzgebühren zu bezahlen.

Auch nach dem Übergang der Marke auf einen neuen Rechtsinhaber besteht der Lizenzvertrag zwischen dem ursprünglichen Rechtsinhaber und dem Lizenznehmer fort. Der neue Rechtsinhaber kann ohne Zustimmung des Lizenznehmers nicht in den Lizenzvertrag eintreten (BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14Ecosoil; Anschluss an BGH, Urteil vom 23.03.1982, Az. KZR 5/81Verankerungsteil). Bei einem Erwerb von Gesamtheiten einzelner Wirtschaftsgüter eines Unternehmens wird der Erwerber nämlich nicht Gesamtrechtsnachfolger des Veräußerers (BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14Ecosoil).

Mit dem Ende des Lizenzvertrags erlischt aber grundsätzlich auch die Nutzungsbefugnis des Lizenznehmers. Das Nutzungsrecht fällt zurück an den Schutzrechtsinhaber. Um nach dem Ende eines Lizenzvertrags Rechtsverletzungen zu vermeiden, sollten praxistaugliche Übergangsregelungen getroffen werden, z.B. hinsichtlich des Abverkaufs von Lagerware. Der BGH geht weiter davon aus, dass sich ein Lizenznehmer nach Beendigung eines Lizenz- oder Gestattungsvertrags gegenüber dem Lizenzgeber nicht darauf berufen kann, während der Laufzeit des Lizenz- oder Gestattungsvertrags eigene Kennzeichenrechte an dem lizenzierten Zeichen erworben zu haben (BGH, Urteil vom 27.03.2013, Az. I ZR 93/12Baumann).

Beachten Sie als Lizenzgeber, dass die Verwendung vorformulierter Lizenzverträge problematisch sein kann, wenn die Verträge für eine mehrfache Verwendung vorgesehen sind. In diesem Fall greift AGB-Recht mit der Folge, dass beispielsweise ein vollständiger Gewährleistungsausschluss wegen unangemessener Benachteiligung des Lizenznehmers unwirksam ist und überdies zu wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen durch Konkurrenten führen kann.
Achten Sie als Lizenznehmer darauf, dass für den Fall einer Kollision mit Drittrechten alle Rechte und Pflichten im Lizenzvertrag genau geregelt sind. Vor allem das wirtschaftliche Risiko, den Lizenzgegenstand aufgrund von entgegenstehenden Rechten Dritter nicht (mehr) nutzen zu können, stellt für Lizenznehmer eine Gefahr dar. Klären Sie diesen Punkt vor Abschluss des Lizenzvertrags und stellen Sie sicher, dass Ihr Lizenzvertrag hierfür Regelungen zur Gewährleistung beinhaltet. Andernfalls haben Sie gegen den Lizenzgeber keinen Anspruch auf Ersatz des entgangenen Gewinns sowie etwaiger weiterer Schäden, etwa falls das Schutzrecht durch eine Nichtigkeitsklage untergeht.

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Insolvenz

Ein Lizenzvertrag wird entsprechend der Rechtspacht als Dauernutzungsvertrag im Sinne der §§ 108, 112 InsO eingeordnet. Er ist im Falle eines Lizenzkaufs regelmäßig beiderseits vollständig erfüllt (§ 103 Abs. 1 InsO), wenn die gegenseitigen Hauptleistungen erbracht sind, also der Lizenzgeber die Lizenz erteilt und der Lizenznehmer den Kaufpreis gezahlt hat (BGH, Urteil vom 21.10.2015, Az. I ZR 173/14Ecosoil; für eine Patentlizenz: LG München I, Urteil vom 09.02.2012, Az. 7 O 1906/11).

Unsere Leistungen im Bereich von Lizenzverträgen

Wir beraten Unternehmen sowohl bei der Erstellung individueller Lizenzverträge als auch Überprüfung bestehender Lizenzvereinbarungen. Nutzen Sie bei lizenzrechtlichen Fragen unsere kostenlose und unverbindliche Ersteinschätzung.

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Autor:

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

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