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FAQ: Welche Auswirkungen hat der Brexit auf meine Unionsmarke?

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In diesen FAQ beantworten wir die wichtigsten Fragen von Inhabern europäischer Unionsmarken zu den Auswirkungen des Brexit. Die Ausführungen gelten sinngemäß für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Hinweis: Unser Beitrag basiert auf dem Text des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft (Brexit Abkommen) sowie einer Handreichung des britischen Markenamts (Intellectual Property Office, kurz „IPO“) und dem Government Digital Service (GDS), die am 30.01.2020 veröffentlicht wurde. Der Beitrag wird bei Bedarf aktualisiert (Stand: September 2021).

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1. Ich bin Inhaber einer vor dem 01.01.2021 eingetragenen Unionsmarke. Wie wirkt sich der Brexit auf meine Rechtsposition aus?

Nach einer Übergangsphase ist das Vereinigte Königreich seit dem 01.01.2021 nicht mehr vom territorialen Schutzbereich von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern umfasst. Das gilt auch für internationale Marken, die auf die Europäische Union erstreckt wurden (IR-Marken).

Ihr Markenschutz bleibt im Ergebnis trotzdem erhalten, da das britische Intellectual Property Office (IPO) am 01.01.2021 auf Basis von Art. 54 Abs. 1 a) Brexit Abkommen für zu diesem Zeitpunkt eingetragene Unionsmarken automatisch, kostenlos und ohne erneute Prüfung sog. comparable UK trademarks erschaffen und diese im britischen Markenregister eingetragen hat. Prioritäten sowie Senioritäten wurden aufrechterhalten (Art. 54 Abs. 5 a), Abs. 1 a) Brexit Abkommen).

comparable UK trademarks besitzen im Vereinigten Königreich den gleichen Schutz wie Unionsmarken vor dem Brexit. Sie können unabhängig von der Unionsmarke angefochten, übertragen, lizensiert oder erneuert werden.

2. Ich habe eine Unionsmarke angemeldet. Das Eintragungsverfahren war am 01.01.2021 noch nicht abgeschlossen. Wie wirkt sich der Brexit auf das Eintragungsverfahren aus?

Anders als für Bestandsmarken hat das Intellectual Property Office für im Registrierungsprozess befindliche Unionsmarken nicht automatisch comparable UK trademarks erschaffen. Wer Markenschutz im Vereinigten Königreich wünscht, muss selbst aktiv werden.

Achtung: Anmelder von Unionsmarken müssen bis zum 30.09.2021 beim Intellectual Property Office einen Antrag auf Erhalt einer comparable UK trademark für Ihre ausstehende Unionsmarke stellen (vgl. Art. 59 Abs. 1 Satz 1 Brexit Abkommen). Der Antrag kann entweder in Papierform oder elektronisch beim Intellectual Property Office gestellt werden. Für die Stellung des Antrags ist eine Zustellanschrift im Vereinigten Königreich zwingend erforderlich. Alternativ kann ein Rechtsanwalt im Vereinigten Königreich als Vertreter für die Marke benannt werden, der die Korrespondenz mit dem Intellectual Property Office für den Markeninhaber übernimmt.

Der Antrag muss der Unionsmarkenanmeldung inhaltlich entsprechen. Das heißt, es muss Schutz für dasselbe Markenzeichen mit denselben Waren/Dienstleistungen begehrt werden. Das Intellectual Property Office prüft die Anträge nach britischem Recht. Sind die Antragsvoraussetzungen erfüllt, erhält der Antragsteller eine der beantragten Unionsmarke entsprechende comparable UK trademark. Die Priorität der beantragten Unionsmarke wird aufrechterhalten (vgl. Art. 59 Abs. 1 Satz 2 Brexit Abkommen). Entsprechen sich die Anträge nicht, wird die Priorität dagegen nicht aufrechterhalten.

Die Kosten für den Antrag beim Intellectual Property Office betragen bei elektronischer Antragstellung grundsätzlich 170 britische Pfund (GBP) für eine Nizza Klasse und weitere 50 GBP je zusätzlicher Nizza Klasse. Bei Antragstellung per Post fallen Kosten von 200 GBP für eine Nizza Klasse sowie weitere 50 GBP je zusätzlicher Klasse an.

Das Intellectual Property Office empfiehlt, vor Antragstellung das Register des EUIPO dahingehend zu überprüfen, ob am 01.01.2021 bereits ein weiteres konkurrierendes Eintragungsverfahren auf EU-Ebene lief, das ein früheres Anmeldedatum als das eigene aufweist. Falls dies der Fall ist, genießt das fremde Verfahren den Vorzug.

3. Ich bin Inhaber einer Unionsmarke, bezüglich der am 01.01.2021 ein Löschungsverfahren lief. Wie wirkt sich der Brexit auf meine Rechtsposition aus?

Das Intellectual Property Office hat trotz des laufenden Löschungsverfahrens am 01.01.2021 eine comparable UK trademark für die Unionsmarke erstellt, allerdings mit dem Vermerk, dass ein Löschungsverfahren läuft. Wird die Unionsmarke später im Zuge des Löschungsverfahrens ganz oder teilweise gelöscht, kann Jedermann dem Intellectual Property Office eine Löschungsnotiz zuschicken. Sendet der Rechteinhaber eine solche Löschungsnotiz, wird die comparable UK trademark im Umfang der Löschung der Unionsmarke gelöscht (vgl. Art. 54 Abs. 3, Abs. 1 Brexit Abkommen).

Es gibt jedoch Ausnahmen, in denen die (teilweise) Löschung der Unionsmarke nicht die (teilweise) Löschung der entsprechenden comparable UK trademark nach sich ziehen muss. Eine solche Ausnahme liegt vor, wenn die (teilweise) Löschung der Unionsmarke auf Gründen beruht, die im Vereinigten Königreich nicht zu einer (teilweise) Markenlöschung geführt haben würden (vgl. Art. 54 Abs. 3, Abs. 2 Brexit Abkommen). Dies ist etwa dann der Fall, wenn die (teilweise) Löschung der Unionsmarke auf einer früheren Marke beruht, die im Vereinigten Königreich keinen Schutz genießt.

Meint der Rechteinhaber, es liege eine Ausnahme vor und wünscht er den Fortbestand der comparable UK trademark, muss er dem Intellectual Property Office zeitgleich mit der Löschungsnotiz ein Abweichungsverlangen übersenden. Schickt eine dritte Person die Löschungsnotiz an das Intellectual Property Office oder erfährt das Amt auf anderem Wege von der (teilweisen) Löschung der Unionsmarke, leitet es dem Rechteinhaber die Löschungsnotiz weiter bzw. informiert ihn entsprechend. Der Rechteinhaber kann in diesem Fall innerhalb eines Monates nach Erhalt der Löschungsnotiz / Information ein Abweichungsverlangen einreichen. Hat das Löschungsverfahren keinen Erfolg und wird die Unionsmarke nicht (teilweise) gelöscht, kann der Rechteinhaber dies dem Intellectual Property Office via E-Mail an tribunalsection@ipo.gov.uk mitteilen. Das britischen Markenamt wird den originären Vermerk hinsichtlich des laufenden Löschungsverfahrens in diesem Fall entfernen.

4. Ich bin Inhaber einer am 01.01.2021 bereits eingetragenen Unionsmarke. Das Intellectual Property Office hat am 01.01.2021 eine „comparable UK trademark“ für meine Unionsmarke erstellt. Wie wirkt es sich aus, wenn ich die Unionsmarke noch nie im Vereinigten Königreich gebraucht habe oder sie für einen längeren Zeitraum als fünf Jahre dort nicht benutze?

Das Intellectual Property Office unterscheidet zwischen der Benutzung einer Unionsmarke bzw. comparable UK trademark vor und nach dem 01.01.2021.

Eine Benutzung der Unionsmarke in der Europäischen Union vor dem 01.01.2021 gilt auch als Benutzung der comparable UK trademark und zwar unabhängig davon, ob die Benutzung außerhalb oder innerhalb des Vereinigten Königreiches erfolgte. Seit dem 02.01.2021 jedoch gilt: wird die comparable UK trademark im Vereinigten Königreich über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht benutzt, führt dies zu ihrer Löschungsreife.

5. Ich bin Inhaber einer „comparable UK trademark“ und möchte auf dieser Grundlage einen Widerspruch einlegen. Wird die Bekanntheit meiner Unionsmarke in einem solchen Widerspruchsverfahren berücksichtigt?

Die Bekanntheit der Unionsmarke wird berücksichtigt, soweit sie auf einer Benutzung der Unionsmarke in der Europäischen Union beruht, gleich ob außerhalb oder innerhalb des Vereinigten Königreiches, welche höchstens fünf Jahre vor dem 01.01.2021 zurück liegt.

6. Ich bin Inhaber einer Unionsmarke, möchte jedoch nicht Inhaber einer „comparable UK trademark“ werden. Was kann ich tun?

Seit dem 01.01.2021 können Rechteinhaber sich per Opt-out Verfahren über dieses Formular vor dem Intellectual Property Office gegen die Erteilung einer comparable UK trademark entscheiden. Das Verfahren ist kostenlos.

Der Erfolg des Opt-out Verfahrens setzt voraus, dass die comparable UK trademark bislang nicht im Vereinigten Königreich benutzt wurde. Als Benutzung gilt unter anderem, wenn in Bezug auf diese Marke ein Vertrag abgeschlossen, eine Lizenz vergeben, die Marke übertragen oder auf ihrer Grundlage gerichtliche Schritte eingeleitet wurden. Wird ein Opt-out erklärt, muss der Rechteinhaber betroffene Dritte informieren und dies gegenüber Intellectual Property Office nachweisen.

7. Kann man „comparable UK trademarks“ von originären nationalen britischen Marken unterscheiden?

Ja, eine Unterscheidung ist anhand der Registernummer möglich. Die Registernummer einer comparable UK trademarks beginnt mit UK009 gefolgt von den letzten acht Ziffern der Registernummer der entsprechenden Unionsmarke.

8. In welchem Abstand ist die Eintragung einer „comparable UK trademark“ zu verlängern und welche Kosten fallen insofern an?

Für die Verlängerung einer comparable UK trademark gelten dieselben zeitlichen Abstände wie für die entsprechende Unionsmarke (vgl. Art. 54 Abs. 4 Brexit Abkommen). Das Intellectual Property Office informiert Rechteinhaber sechs Monate vor dem für die Verlängerung maßgeblichen Zeitpunkt. Dies gilt jedoch nur für comparable UK trademarks, die erst später als sechs Monate nach dem 01.01.2021 verlängert werden müssen. Das Intellectual Property Office berechnet für die Verlängerung der comparable UK trademark eine Gebühr.

Will der Rechteinhaber den Schutz seiner Unionsmarke in der Europäischen Union und den Schutz der entsprechenden comparable UK trademark im Vereinigten Königreich aufrechterhalten, muss er eine Verlängerung künftig sowohl beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als auch beim Intellectual Property Office beantragen und auch zwei Gebühren entrichten.

9. Ich bin Inhaber einer Unionsmarke. Der gewöhnliche Zeitraum für eine Verlängerung meiner Unionsmarke war am 01.01.2021 abgelaufen. Es lief jedoch noch der sechsmonatige Zeitraum für eine späte Verlängerung. In der Folgezeit habe ich ein spätes Verlängerungsverfahren (nicht) erfolgreich durchgeführt. Wie wirkt sich der Brexit auf meine Rechtsposition aus?

Das Intellectual Property Office hat am 01.01.2021 trotz des Status‘ der Unionsmarke eine entsprechende comparable UK trademark erstellt und den Status hierbei vermerkt. Wurde danach erfolgreich ein spätes Verlängerungsverfahren vor dem EUIPO durchgeführt, hat sich auch die comparable UK trademark verlängert, ohne dass zusätzliche Kosten angefallen wären. Ist ein spätes Verlängerungsverfahren hingegen erfolglos geblieben, wurde die comparable UK trademark mit Ablauf des späten Verlängerungszeitraumes rückwirkend zum 01.01.2021 aus dem Markenregister des Vereinigten Königreiches gelöscht.

10. Wie wirkt sich der Brexit auf Lizenzen für bzw. Sicherungsrechte an einer Unionsmarke aus?

Markenlizenzen bzw. Sicherungsrechte, die bereits am 01.01.2021 bestanden und zu einem Verhalten innerhalb des Vereinigten Königreichs berechtigen, welches andernfalls eine Verletzung der Unionsmarke dargestellt hätte, gelten als für die comparable UK trademark vergeben / begründet. Lizenzvergaben und die Begründung von Sicherungsrechten für eine Marke müssen nach britischem Recht nicht zwingend im Register vermerkt werden. Eine entsprechende – fakultative – Registrierung bietet laut Intellectual Property Office jedoch einen ansonsten nicht vorhandenen Schutz. Die Registrierung kann grundsätzlich spätestens sechs Monate nach der Lizenzvergabe respektive der Begründung eines Sicherungsrechtes beantragt werden. Mit Blick auf comparable UK trademarks hat das Intellectual Property Office diese Frist ausgeweitet. Bereits beim EUIPO eingetragene Lizenzvergaben/Sicherungsrechte für eine Unionsmarke können noch spätestens zwölf Monate nach dem 01.01.2021 für die entsprechende comparable UK trademark beim Intellectual Property Office registriert werden.

11. Wem wurde eine „comparable UK trademark“ gewährt, wenn die entsprechende Unionsmarke vor dem 01.01.2021 übertragen worden war, die Übertragung jedoch nicht im Register des EUIPO vermerkt wurde?

Die comparable UK trademark wurde dem Zedenten gewährt. Sowohl der Zedent als auch der Zessionar haben das Recht, die Registrierung der comparable UK trademark im Namen des Zessionars zu beantragen.

12. Wie wirkt sich der Brexit auf laufende gerichtliche Verfahren sowie auf laufende Verfahren vor dem Intellectual Property Office aus?

Durch den Brexit ändert sich insofern nichts. Bereits am 01.01.2021 laufende Verfahren werden unter Zugrundelegung des vor dem 01.01.2021 geltenden Rechtes beendet.

13. Was gilt für gerichtliche Verfügungen bezüglich einer Unionsmarke, die am 01.01.2021 in Kraft waren?

Verbietet eine gerichtliche Verfügung ein Verhalten im Vereinigten Königreich, welches eine Verletzung einer bestimmten Unionsmarke darstellte, gilt diese Verfügung auch für die entsprechende comparable UK trademark.

14. Ich bin Inhaber einer Unionsmarke. Diese wurde nach dem 01.01.2021 durch das EUIPO wiedereingesetzt. Was kann ich unternehmen, um einen entsprechenden Schutz im Vereinigten Königreich zu erhalten?

Der Markeninhaber kann das Intellectual Property Office binnen sechs Monaten nach der Wiedereinsetzung über diese per E-Mail informieren (information@ipo.gov.uk). Das Intellectual Property Office wird dann eine entsprechende comparable UK trademark erstellen.

15. Ich habe vor dem 01.01.2021 eine Unionsmarke beim EUIPO angemeldet. Das Eintragungsverfahren wurde nach dem 01.01.2021 wiedereingesetzt und läuft derzeit noch. Ich möchte einen der Unionsmarke entsprechenden Schutz im Vereinigten Königreich erhalten. Was kann ich tun?

Der Markenanmelder kann binnen neun Monaten nach der Wiedereinsetzung des Eintragungsverfahrens der Unionsmarke einen Antrag beim Intellectual Property Office auf Erhalt einer entsprechenden comparable UK trademark stellen und hierbei die Aufrechterhaltung des Anmelde-/Prioritätsdatums der Unionsmarke beanspruchen.

16. Ich bin Inhaber einer „comparable UK trademark“. Benötige ich einen britischen Vertreter?

Für die ersten drei Jahre ist es nicht nötig, einen britischen Vertreter zu bestellen. Ab dem 01.01.2024 müssen Rechteinhaber allerdings über eine Zustelladresse im Vereinigten Königreich verfügen (vgl. Art. 55 Abs. 2 Satz 2 Brexit Abkommen). Verfügt der Rechteinhaber nicht selbst über eine britische Anschrift, muss ein britischer Vertreter gewählt und dessen Adresse angegeben werden.

Wichtig: Die Bestellung eines britischen Vertreters bzw. die Benennung einer britischen Zustellanschrift ist allerdings erforderlich, wenn die Unionsmarke nicht automatisch von Intellectual Property Office in eine comparable UK trademark umgewandelt wurde und der Markeninhaber stattdessen selbst tätig werden muss, um einen vergleichbaren Markenschutz im Vereinigten Königreich zu erlangen (siehe oben Frage 2 unserer FAQ).

IR Marken: Die dreijährige Übergangsfrist gilt nicht für internationale Marken, die in die Europäische Union erstreckt wurden. Hier sind Eingaben nur durch einen britischen Vertreter möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unserer Referendarin Laura Marie Bruhn erstellt.

Autor:

Niklas Plutte ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folgen Sie ihm bei Twitter und Facebook!

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