Verwechslungsgefahr im Markenrecht: Große Übersicht & Beispiele

I. Grundlagen

• Inhaber älterer Marken können Löschung der zeitlich später angemeldeten Marke verlangen, z.B. indem sie innerhalb von drei Monaten nach der Markenanmeldung Widerspruch gegen die neu angemeldete Marke erheben (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 43 Abs. 2 MarkenG). Was vielen Markenanmeldern nicht bewusst ist: Auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist können Markeninhaber noch Löschungsklage vor den Zivilgerichten erheben.
• Nach § 14 MarkenG können den Inhabern älterer Marken Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und  Schadensersatz zustehen. Typischerweise erhält der Markenanmelder im ersten Schritt eine markenrechtliche Abmahnung. Selbst bei geringfügigen Markenverletzungen werden häufig Streitwerte ab 50.000 Euro angesetzt, was bereits in Bezug auf den Gegenanwalt zu ersatzpflichtigen Abmahnkosten in Höhe von mindestens 2.002,41 Euro führt. In gerichtlichen Verfahren wird es erheblich teurer, von zusätzlichen Schadensersatzansprüchen ganz zu schweigen.

Der praktisch relevanteste Fall einer markenrechtlichen Kollision ist unmittelbare Verwechslungsgefahr (II.). Einen Sonderfall stellt die Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung dar (III.).

II. Unmittelbare Verwechslungsgefahr

Die Beurteilung, ob zwischen zwei Marken unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht, erfolgt anhand der nachfolgend beschriebenen Kriterien, deren Prüfung wiederum durch eine Vielzahl an Erfahrungssätzen der Rechtsprechung geprägt ist. Die Kriterien stehen nicht getrennt nebeneinander, sondern in Wechselwirkung.

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1. Allgemeine Kriterien zur Bestimmung von Verwechslungsgefahr

Bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr sind folgende Grundsätze zu beachten:

• Eine streng schematische Betrachtung ist nicht möglich. Stattdessen müssen alle relevanten Umstände des Einzelfalls Beachtung finden (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Dies ermöglicht ausgewogene Einzelfallergebnisse, hat aber auch zu umfangreicher und unübersichtlicher Rechtsprechung geführt.
• Verwechslungsgefahr ist ein Rechtsbegriff und keine Tatsache: Verwechslungsgefahr lässt sich nicht durch empirische Umfragen oder Sachverständigengutachten beweisen, sondern muss in einem Gerichtsverfahren vom Richter anhand bestimmter Kriterien festgestellt werden. Ergibt beispielsweise eine Studie, dass ein Großteil der Verbraucher zwei Marken verwechselt, liegt damit nicht automatisch Verwechslungsgefahr im juristischen Sinne vor. Empirische Befunde können allerdings Indizien für Verwechslungsgefahr bzw. das Vorliegen einiger Kriterien sein. Sie finden also durchaus Beachtung, sind aber nicht allein entscheidend.
• Richtlinienkonforme Auslegung: Das Markenrecht ist in weiten Teilen durch das Recht der Europäischen Union geprägt. Nach dem Grundsatz des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts müssen bei der Anwendung des deutschen Markengesetzes die europäischen Richtlinien und die Rechtsprechung der europäischen Gerichtsbarkeit beachtet werden.
• Prognoseentscheidung: Die rechtliche Bewertung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist eine Prognoseentscheidung. Daher ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu prüfen, ob anhand der festgestellten Tatsachen objektiv die Gefahr einer (zukünftigen) Verwechslung der betreffenden Marken gegeben ist (vgl. BPatG, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Nicht erforderlich ist, dass es tatsächlich schon zu Verwechslungen gekommen ist.
• Perspektive eines Durchschnittsverbrauchers: Ob bei zwei Marken die Gefahr von Verwechslungen besteht, ist aus der Sicht eines durchschnittlichen Verbrauchers der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu beurteilen. Der durchschnittliche Verbraucher ist nach der Rechtsprechung des EuGH „normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig, wobei seine Aufmerksamkeit jedoch je nach Art der fraglichen Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann“ (EuGH, Urteil vom 03.09.2009, Az. C-498/07 – Carbonell). Bei der rechtlichen Bewertung wäre daher beispielsweise zu berücksichtigen, dass der Käufer eines Autos mehr auf das Produkt und die Marke achtet als der Käufer einer Mehlpackung. Auch haben Zwischenhändler in der Regel größeren Sachverstand als Endverbraucher.
• Kein direkter Vergleich, sondern Erinnerungsbild: Beim Markenvergleich ist zu beachten, dass der Durchschnittsverbraucher oft nicht beide Marken vor sich hat, sondern nur eine, die er mit seiner unvollkommenen Erinnerung von der anderen Marke vergleicht (EuG, Urteil vom 11.12.2014, Az. T-10/09 – RENV – F1Live).
• Verwechslungsgefahr nur hinsichtlich bestimmter Produkte: Verwechslungsgefahr kann (und wird in der Regel) nur für einige Produkte bestehen, für die eine Marke eingetragen ist, nämlich diejenigen, die denen der älteren Marke ähneln. Die jüngere Marke wird dann im Ergebnis auch nur für diese Produktklassen gelöscht, kann im Übrigen aber bestehen bleiben (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 167/06 – METROBUS).
• Verwechslungsgefahr nur für benutzte Produktbereiche: Wird eine eingetragene Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist nur für einen Teil der eingetragenen Waren bzw. Dienstleistungen benutzt, ist die Prüfung der Verwechselungsgefahr auf diese Produkte beschränkt (vgl. EuG, Urteil vom 03.05.2022, Az. T-459/22 – BIOPLAK/BIOLARK).

Diese Prinzipien sind bei allen Prüfungsschritten zu beachten und bilden den Prüfungsrahmen.

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2. EuGH-Kriterien zur Bestimmung von Verwechslungsgefahr

In der Entscheidung „Springende Raubkatze“ vom 11.11.1997 (Az. C-251/95) hat der EuGH festgestellt,

„daß das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab[hängt], insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist also unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen.“

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a) Zeichenähnlichkeit: Wann sind Markenzeichen ähnlich?

Das komplexeste Kriterium im Rahmen des Markenvergleichs ist die Zeichenähnlichkeit. Da gesetzliche Erläuterungen fehlen, hat die Rechtsprechung eine Vielzahl von Beurteilungsgrundsätzen und hilfsweisen Erfahrungssätzen entwickelt. Zusätzlich gelten Besonderheiten für die verschiedenen Markenformen und Kollisionsfälle. In der Rechtsprechung hat sich dazu ein Geflecht von Richtlinien herausgebildet, wie ein Ähnlichkeitsvergleich zwischen Marken vorzunehmen ist.

Um die komplexe Thematik möglichst verständlich darzustellen, gehen wir zunächst auf die allgemeingültigen Grundsätze zum Ähnlichkeitsvergleich von Marken ein. Anschließend zeigen wir anhand von Beispielen, welche Besonderheiten bei den unterschiedlichen Markenarten zu berücksichtigen sind.

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aa) Grundsätze zur Zeichenähnlichkeit

Zusätzlich zu den allgemeinen Grundsätzen für die Bewertung von Verwechslungsgefahr gibt es auf der Ebene der Zeichenähnlichkeit übergeordnete Grundsätze, die unabhängig von der Art der Marke (Wortmarke, Bildmarke etc.) gelten.

(1) Zeichenähnlichkeit kann unter drei Gesichtspunkten bestehen

Die Ähnlichkeit von Markenzeichen ist anhand von drei Aspekten zu überprüfen, den sog. Wahrnehmungsbereichen einer Marke.

Im Rahmen des Zeichenvergleichs ist nicht nur pauschal „Ähnlichkeit“ festzustellen, sondern ein bestimmter Ähnlichkeitsgrad anzugeben (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria). Aus dem vorstehenden Urteil:

„Das Ergebnis der Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen kann von Zeichenunähnlichkeit über Zeichenähnlichkeit bis zu Zeichenidentität reichen; liegt Zeichenähnlichkeit vor, ist deren Grad genauer zu bestimmen (vgl. Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, § 14 MarkenG Rn. 446). Dabei kann zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Zeichenähnlichkeit unterschieden werden. Entsprechendes gilt für die Prüfung der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren und Dienstleistungen (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 226). Ferner wird auch beim Grad der Kennzeichnungskraft zwischen sehr hoher (weit überdurchschnittlicher), hoher (überdurchschnittlicher), normaler (durchschnittlicher), geringer (unterdurchschnittlicher) und sehr geringer (weit unterdurchschnittlicher) Kennzeichnungskraft differenziert (vgl. Büscher in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO § 14 MarkenG Rn. 241). Eine weitere Abstufung der Durchschnittlichkeit nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ erscheint schon im Blick auf die ohnehin komplexe Gesamtabwägung der Verwechslungsfaktoren weder sinnvoll noch praktikabel (vgl. Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 14 Rn. 514). Darüber hinaus steht einer solchen Unterscheidung entgegen, dass der Begriff „Durchschnitt“ einen aus mehreren vergleichbaren Größen errechneten Mittelwert in Bezug auf Quantität oder Qualität bezeichnet (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 4. Aufl., Stichwort „Durchschnitt“) und die weitere Differenzierung eines mittleren Werts nicht ohne weiteres vorstellbar ist.“

Für die Bejahung von Zeichenähnlichkeit genügt den deutschen Gerichten in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten Wahrnehmungsbereiche (BGH, Beschluss vom 09.07.2020, Az. I ZB 80/19 – YOOFOOD/YO). In diesem Fall ist es grundsätzlich egal, wenn in den anderen Wahrnehmungsbereichen keinerlei Ähnlichkeit besteht (vgl. BGH, Beschluss vom 14.01.2016, Az. I ZB 56/14 – BioGourmet). Die europäischen Gerichte tendieren hingegen dazu, eine Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Wahrnehmungsbereichen anzunehmen, wonach hohe Ähnlichkeit in einem Bereich durch geringe Ähnlichkeit in einem anderen ausgeglichen werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 13.09.2007, Az. C-234/06 P – BAINBRIDGE). Diese Sichtweise wird in der deutschen Praxis kritisch gesehen (vgl. BGH, Urteil vom 20.01.2011, Az. I ZR 31/09 – Kappa), teilweise aber dennoch anerkannt (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2006, Az. 27 W (pat) 208/05 – Chrisma/Charisma). Auch haben deutsche Gerichte teilweise Zeichenähnlichkeit bejaht, wenn unter allen Aspekten eine gewisse Ähnlichkeit bestand, bei der jede für sich genommen nicht ausgereicht hätte, die aber zusammen eine „komplexe Ähnlichkeit“ begründeten (vgl. BPatG, Urteil vom 16.12.2015, Az. 29 W (pat) 59/13 – Örtliches Telefonbuch/DasÖrtliche).

Diese Unschärfe eröffnet in Rechtsstreitigkeiten Argumentationsspielraum, führt aber gleichzeitig zu Rechtsunsicherheit, was die Prognose des Prozessausgangs angeht.

(2) Prägetheorie: Der Gesamteindruck zählt

Bei der Ähnlichkeitsbeurteilung sind die sich gegenüberstehenden Markenzeichen jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck miteinander zu vergleichen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria), wobei insbesondere die unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (BGH, Beschluss vom 06.02.2020, Az. I ZB 21/19 – INJEKT/INJEX; BGH, Beschluss vom 09.07.2020, Az. I ZB 80/19 – YOOFOOD/YO). Der Gesamteindruck kann sich zum einen aus der Gesamtheit der Elemente einer Marke, aber auch aus einzelnen, besonders prägenden Elementen ergeben. Ob ein Element als besonders prägend anzusehen ist, muss immer einzelfallbezogen beurteilt werden, insbesondere unter Berücksichtigung der Praxis im jeweiligen Verkehrskreis (vgl. BGH, Beschluss vom 01.06.2011, Az. I ZB 52/09 – Maalox/Melox-GRY):

(3) Entscheidend ist, wie die Marke im Register eingetragen wurde

Der rechtlichen Beurteilung sind die zu vergleichenden Marken so zugrunde zu legen, wie sie im Register eingetragen wurden und nicht, wie sie tatsächlich verwendet werden (vgl. BGH, Urteil vom 01.06.2011, Az. I ZB 52/09 – Maalox/Melox-GRY).

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bb) Wortmarke vs. Wortmarke

Zu den häufigsten Fällen in der Praxis gehört die Kollision von Wortmarken. Ähnlichkeit ergibt sich hier in der Regel aus den Wahrnehmungsbereichen Klang und Schriftbild. Für die Bewertung der Ähnlichkeit von Wortmarken hat die Rechtsprechung unter anderem die folgenden Richtlinien herausgebildet:

1. Besondere Beachtung der Wortanfänge: Bei Wortmarken finden die Anfänge des Wortes beim Verbraucher in der Regel stärkere Beachtung als die Wortenden, welche wiederum mehr Beachtung finden als das Wortinnere (vgl. BGH, Urteil vom 06.05.2004, Az. I ZR 223/01 – NEURO-VOBOLEY/NEURO-FIBRAFLEX). Das muss aber nicht in jedem Fall gelten. Insbesondere bei kennzeichnungsschwachen Wortanfängen kann ausnahmsweise auch dem Wortende oder der Wortmitte eine höhere Kennzeichnungskraft zukommen. Es handelt sich also nur um eine Faustregel, von der im Einzelfall Abweichungen denkbar sind.

2. Je länger das Wort, umso weniger fallen Abweichungen auf: Je länger ein Wort ist, umso weniger beeinträchtigen kleine Abweichungen die Zeichenähnlichkeit. Diese Faustregel gilt auch umgekehrt. Bei kurzen Wörtern können geringe Abweichungen die Ähnlichkeit bereits erheblich senken (vgl. BGH, Urteil vom 26.04.2001, Az. I ZR 212/98 – Bit/Bud). Auch hierbei handelt es sich aber nur um eine Faustregel, im Einzelfall kann immer etwas anderes gelten.

3. Klangliche Ähnlichkeit: Ausgangspunkt für die Frage, ob klangliche Ähnlichkeit zwischen zwei Marken besteht, sind alle Aussprachevarianten, die vom Durchschnittsverbraucher unter realitätsnahen Bedingungen und der Beachtung allgemeiner Ausspracheregelungen zu erwarten sind. Gerade bei Fremdwörtern ist oft auch die (fehlerhafte) deutsche Aussprache zu berücksichtigen. Bei Buchstabenzeichen (z.B. UPS) kommt sowohl eine Aussprache der einzelnen Buchstaben („U-PE-ES“) als auch als Wort („Ups“) in Betracht. Die Ähnlichkeit von Wortmarken bemisst sich dann vor allem nach der Betonung, Silbenzahl und Vokalfolge.

4. Schriftbildliche Ähnlichkeit: Für eine Ähnlichkeit im Schriftbild gelten höhere Voraussetzungen als für eine solche im Klang, weil der Durchschnittsverbraucher mit der optischen Erscheinung in der Regel länger konfrontiert ist als dem ausgesprochenen Wort. Zu berücksichtigen ist, dass ein Wort groß- oder kleingeschrieben werden kann. Die Ähnlichkeit im Schriftbild wird vor allem nach Wortlänge, übereinstimmenden Buchstaben und Position der Buchstaben bestimmt.

5. Begriffliche Ähnlichkeit: Eine Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt von Wortmarken kommt nur selten und praktisch nur bei Synonymen in Betracht. Unmittelbare Verwechslungsgefahr wegen Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt wird nur sehr selten bejaht. Durchaus in Betracht kommt aber Verwechslungsgefahr wegen gedanklicher Verbindung.

6. Neutralisierungstheorie: Der Bedeutungsgehalt einer Marke kann eine klangliche oder schriftbildliche Ähnlichkeit ausgleichen, weil bei erheblichen Unterschieden im Bedeutungsgehalt zweier Marken eine klangliche oder visuelle Ähnlichkeit nicht mehr so leicht zu Verwechslungen führt. Kommt dem fraglichen (Gesamt-)Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung zu, die der maßgebliche Verkehrskreis ohne weiteres erfassen kann, werden etwaige klangliche oder optische Ähnlichkeiten durch die vorhandenen Bedeutungsunterschiede „neutralisiert“ (OLG Hamburg, Urteil vom 26.07.2018, Az. 3 U 79/15 mit Verweis auf: EuGH, Urteil vom 12.01.2006, Az. C-361/04 P – PICASSO/PICARO).

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cc) Wort-/Bildmarke vs. Wort-/Bildmarke

Auch die Kollision von Wort-/Bildmarken kommt in der Praxis häufig vor. Regelmäßig kommt es dabei zur Anwendung der Prägetheorie unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten für die Kollisionssituation Wort-/Bildmarke vs. Wort-/Bildmarke. Ansonsten gelten je nachdem, welche Elemente prägend sind und daher verglichen werden müssen, für den Vergleich von Wortelementen die Grundsätze zur Kollisionslage Wortmarke vs. Wortmarke entsprechend, für den Vergleich von Bildelementen die Grundsätze zur Kollisionslage Bildmarke vs. Bildmarke und für den Vergleich eines Wortelements mit einem Bildelement die Grundsätze zur Kollisionslage Wortmarke vs. Bildmarke entsprechend.

1. „Wort vor Bild“ beim klanglichen Eindruck: Bei Wort-/Bildmarken gilt der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr in klanglicher Hinsicht am Wortbestandteil der Marke prägt (vgl. BPatG, Beschluss vom 11.07.2016, Az. 25 W (pat) 53/14 – TAO NOETIC/TAO COSMETICS). Dies gilt insbesondere für Wort-/Bildmarken, die lediglich das Wort in besonderer Weise grafisch darstellen. Ausnahmen sind nur in ganz seltenen Fällen denkbar, wenn das Bildelement wegen seiner Größe oder sonstiger lebhafter Wirkung so hervortritt, dass die Beschriftung kaum mehr beachtet wird (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.08.1993, Az. 27 W (pat) 325/91 – Billy the kid).

2. Gleichwertigkeit von Wort und Bild hinsichtlich der visuellen Ähnlichkeit: Im Gegensatz zur klanglichen Dimension ist die visuelle Wahrnehmung einer Wort-/Bildmarke in der Regel von Wort- und Bildelement gleichermaßen bestimmt (vgl. BGH, Urteil vom 14.05.2009, Az. I ZR 231/06 – airdsl). Von diesem Grundsatz sind aber im Einzelfall Ausnahmen gut denkbar, wenn entweder der Wort- bzw. der Bildbestandteil besonders kennzeichnungsschwach sind, so dass das andere Element den Gesamteindruck prägt (vgl. BGH, Urteil vom 05.02.2009, Az. I ZR 167/06 – METROBUS).

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dd) Bildmarke vs. Bildmarke

Obwohl Kollisionen von reinen Bildmarken in der Praxis deutlich seltener zu Rechtsstreitigkeiten führen, sind die hier geltenden Kollisionsgrundsätze bedeutsam, da sie auch für den (häufigeren) Vergleich von prägenden Bildelementen in Wort-/Bildmarken gelten.

1. Erinnerung maßgeblich: Noch stärker als bei anderen Markenarten ist bei Bildmarken zu berücksichtigen, dass beim Verkehr häufig nur ein grobes Bild im Gedächtnis bleibt (vgl. BPatG, Beschluss vom 03.03.2011, Az. 30 W (pat) 105/09 – Rinderkopf im wappenartigen Rahmen).

2. Ähnlichkeit nur in Wahrnehmungsbereichen Bild und Bedeutungsgehalt möglich: Bei reinen Bildmarken kann sich eine Ähnlichkeit nur aus visuellen Gesichtspunkten (hinreichende Gemeinsamkeiten bei der konkreten bildlichen Ausgestaltung) oder dem Sinngehalt der Bilder (identische Aussage der Bilder, die zur gleichen Benennung im Rechtsverkehr führt). Hinsichtlich des Bedeutungsgehalts gilt, dass sich Bildmarken umso weniger ähnlich sind, je allgemeiner ein gemeinsamer Sinngehalt gefasst werden müsste, um eine Gleichheit des Motivs zu begründen (vgl. BPatG, Beschluss vom 04.09.2014, Az. 28 W (pat) 102/12).

3. Verbrauchte Motive schon bei geringer Abweichung nicht mehr ähnlich: Bestimmte Motive, die sehr häufig in Bildmarken Verwendung finden (z.B. Sterne, Dreiecke, Herzen) sorgen schon bei geringer Abweichung nicht mehr für eine Ähnlichkeit. Grund dafür ist die rechtliche Wertung, dass kennzeichnungsschwache Elemente einer Marke nur schwerer rechtlich erheblichen Auswirkungen (wie die Annahme einer verwechslungsgefahrbegründenden Ähnlichkeit) haben sollen (vgl. Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 76).

4. Kein Motivschutz: Die bloße Tatsache, dass zwei Marken das gleiche Motiv aufweisen (z.B. einen Stern), reicht für sich genommen nicht zur Begründung einer (begrifflichen) Ähnlichkeit aus, weil dem Markenrecht ein bloßer Motivschutz fremd ist. Es kommt daher immer auf die konkrete Darstellung des Motivs an (vgl. BPatG, Beschluss vom 20.04.2005, Az. 28 W (pat) 91/03 – Öl-Flämmchen). Die Rechtsprechung ist allerdings leider uneinheitlich.

5. Ähnlichkeit im Sinngehalt allein nicht ausreichend für Verwechslungsgefahr: Sollte eine erhöhte Ähnlichkeit im Bedeutungsgehalt zweier Marken festgestellt werden, reicht dies allein nicht zur Begründung einer Verwechslungsgefahr aus. Hinzutreten muss vielmehr noch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke (vgl. EuGH, Urteil vom 11.11.1997, Az. C-251/95 – Springende Raubkatze).

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ee) Wortmarke vs. Bildmarke / Wortmarke vs. 3D-Marke

Die Ähnlichkeit einer Wortmarke mit einer reinen Bildmarke kann sich – genau wie im Falle einer Kollision von Wortmarke und 3D-Marke – nur aus dem Aspekt des Bedeutungsgehalts ergeben. Erforderlich ist, dass die Wortmarke die naheliegende, ungezwungene und erschöpfende Bezeichnung des Bildes bzw. des dreidimensionalen Zeichens ist. Es gelten sehr hohe Anforderungen, die nur in seltensten Fällen erreicht werden.

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ff) Wortmarke vs. Wort-/Bildmarke

Die Kollision einer Wortmarke mit einer Wort-/Bildmarke kommt in der Praxis wiederum häufig vor. Welche Grundsätze gelten, richtet sich danach, welche Elemente der Wort-/Bildmarke für den Gesamteindruck prägend sind:

• Ist lediglich der Wortbestandteil prägend (Regelfall beim klanglichen Aspekt), gelten die Grundsätze für den Vergleich von Wortmarken mit Wortmarken entsprechend.
• Ist nur der Bildbestandteil prägend, gelten die Grundsätze für den Vergleich von Wortmarken mit Bildmarken entsprechend.
• Prägen Bild- und Wortelement den Gesamteindruck gleichermaßen, wird sich in visueller Hinsicht in aller Regel keine Ähnlichkeit ergeben, weil die Wort-/Bildmarke sich bereits wegen ihres Bildelements von der reinen Wortmarke unterscheidet (vgl. EuG, Urteil vom 22.06.2005, Az. T-34/04; BPatG München, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16). Für die Beurteilung von Bedeutungsgehalt und Klang ist auf die allgemeinen Grundsätze zurückzugreifen.

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b) Produktähnlichkeit: Wann sind Waren bzw. Dienstleistungen ähnlich?

Am Markt angebotene Produkte lassen sich in Waren (körperlich) und Dienstleistungen (nicht körperlich) unterteilen. Für deren Vergleich gelten (wie bei der Ähnlichkeitsprüfung der Marken) allgemeine Grundsätze.

Unter Beachtung dieser Grundsätze erfolgt anhand in der Rechtsprechung festgelegter Faktoren eine Bewertung der Ähnlichkeit. Diese Faktoren wurden zum Großteil für den Vergleich von Waren mit anderen Waren entwickelt. Mit Ausnahme geringer Besonderheiten gelten sie auch für den Vergleich von Waren mit Dienstleistungen sowie von Dienstleistungen mit Dienstleistungen.

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aa) Grundsätze zum Ähnlichkeitsvergleich von Produkten

Unabhängig davon, ob Waren oder Dienstleistungen verglichen werden, gelten die folgenden Grundsätze:

• Ausgangspunkt sind die im Register eingetragenen Produkte: Verglichen werden diejenigen Produkte, für welche die Marken im Register eingetragen sind. Ob die eingetragenen Produkte tatsächlich unter der Marke vertrieben werden, ist egal.
• Auslegung der eingetragenen Produkte nach Wortlaut: Die Einträge für die Produkte im Register umfassen alle Waren/Dienstleistungen, die wörtlich darunter fallen. Diese etwas banal anmutende Regel hat vor allem Konsequenzen, wenn eine Marke für einen Oberbegriff von Produkten angemeldet wurde (z.B. „Lebensmittel“). Hier ist die Wahrscheinlichkeit einer zumindest teilweisen Ähnlichkeit wesentlich höher als bei konkreteren Einträgen (z.B. „Milchprodukte“), was die Chancen für die Annahme einer Verwechslungsgefahr erhöht. Das wiederum kann, wenn man Besitzer einer älteren Marke ist, ein Vorteil sein; hat man seine Marke neu eingetragen, kann sich dies gleichwohl nachteilig auswirken.
• Ähnlichkeit ist für jedes Produkt gesondert festzustellen: Verglichen werden nicht alle für die eine Marke eingetragenen Produkte insgesamt mit allen für die andere Marke eingetragenen Produkte insgesamt, sondern jedes einzelne Produkt einer Marke für sich mit jedem einzelnen Produkt der anderen Marke. Im Ergebnis kann daher eine Verwechslungsgefahr zwischen zwei Marken in der Regel nur für bestimmte Produkte bejaht werden. Die jüngere Marke kann dann auch nur für diese Produkte gelöscht werden, jedoch nicht insgesamt.

• Ähnlichkeit setzt sich überschneidende Verkehrskreise voraus: Waren/Dienstleistungen können nur ähnlich sein, wenn sich die Kreise ihrer Abnehmer zumindest in einem geringen Maße überschneiden. Das ist insbesondere dann relevant, wenn Produkte zwar grundsätzlich dem gleichen Sektor zuzuordnen sind, aber sich das eine nur an Fachleute/Zwischenhändler, das andere hingegen nur an Endkunden/Verbraucher richtet. Zwischen diesen Produkten kann daher keine hinreichende Ähnlichkeit bestehen.
• Grad der Ähnlichkeit ist festzustellen: Bei der Produktähnlichkeit ist als Ergebnis der Prüfung eine Gradierung der Ähnlichkeit anzugeben. Ergibt sich bei der Prüfung des Grades der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren oder Dienstleistungen eine durchschnittliche Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, ist diese Durchschnittlichkeit nicht weiter nach „schwach durchschnittlich“, „normal durchschnittlich“ und „stark durchschnittlich“ abzustufen (BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria).

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bb) Faktoren der Produktähnlichkeit

Es ist ständige Rechtsprechung,

„dass eine Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Waren grundsätzlich anzunehmen ist, wenn diese unter Berücksichtigung aller erheblicher Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeichnen, wie insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder einander ergänzender Produkte oder Leistungen oder anderer für die Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe so enge Berührungspunkte aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie stammten aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.“ (BGH, Urteil vom 06.11.2013, Az. I ZB 63/12 – DESPERADOS/DESPERADO; EuGH, Urteil vom 07.05.2009, Az. C-398/07)

Ob Waren/Dienstleistungen ähnlich sind, ist danach anhand folgender Kriterien zu ermitteln. Diese Kriterien bilden allerdings keinen abschließenden Prüfungskatalog, sondern nur Anhaltspunkte. Es ist immer eine auf den Einzelfall bezogene Gesamtbetrachtung der notwendig, die lebensnah die Ähnlichkeit der Produkte aus Sicht der einzelnen Kreise bestimmt.

• Beschaffenheit: Sind die Waren aus ähnlichen Zutaten hergestellt? Haben sie ein ähnliches Aussehen oder sonstige ähnliche Eigenschaften?
• Regelmäßige betriebliche Herkunft: Bei diesem Kriterium ist zu berücksichtigen, ob die beiden zu vergleichenden Waren regelmäßig von denselben Unternehmen hergestellt werden oder dieselben Unternehmen für die Qualität der Waren die Verantwortung tragen bzw. ob Dienstleistungen in der Regel von denselben Unternehmen erbracht werden. Nicht ausreichend ist aber, wenn Riesenkonzerne wie Nestlé oder Unilever beide Produkte herstellen (vgl. BPatG, Beschluss vom 31.05.2012, Az. 25 W (pat) 550/11 – CLIOVELL/CLIOVELLE). Das Vorliegen einer regelmäßig gleichen betrieblichen Herkunft ist das stärkste Indiz für eine Ähnlichkeit der Produkte.
• Regelmäßige Vertriebs- und Erbringungsart: Hier geht es darum, ob die verglichenen Waren in der Regel in den gleichen (Fach-)Geschäften bzw. in der gleichen Abteilung verkauft werden. Nicht ausreichend ist hier, dass Kaufhäuser oder andere Großmärkte beide Waren führen, weil diese Läden beinahe Produkte aller Art vertreiben (vgl. BGH, Beschluss vom 16.07.1998, Az. I ZB 5/96 – John Lobb).
• Verwendungszweck und Nutzung: Hier geht es darum, zu welchem Zweck die betreffenden Waren/Dienstleistungen erworben werden, also welche Bedürfnisse damit befriedigt werden.
• Funktionelle Zusammenhänge: Wenn Waren miteinander in Konkurrenz stehen, also austauschbar sind oder sich gegenseitig ergänzen, spricht das auch dafür, dass sie sich ähneln (vgl. BPatG, Beschluss vom 16.03.2016, Az. 28 W (pat) 537/13 – NURMIE/nur die).

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cc) Besonderheiten beim Vergleich von Dienstleistungen oder Waren mit Dienstleistungen

Die oben genannten Grundsätze wurden überwiegend für den Vergleich von Waren festgelegt, sind aber prinzipiell auch auf Dienstleistungen zu übertragen (vgl. BGH, Urteil vom 13.12.2007, Az. I ZB 39/05 – idw Informationsdienst Wissenschaft).

Weiterhin ist ebenfalls denkbar, dass eine Ware einer Dienstleistung ähnelt. Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen kann zum Beispiel gegeben sein, wenn die Dienstleistungen typischerweise nur im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren erbracht werden (vgl. EuG, Urteil vom 24.01.2019, Az. T-800/17). Nicht ausreichend ist, dass ein Produkt bloße Nebenleistung ist, sowohl Dienstleistung als auch Ware müssen auch selbständig Gegenstand des Geschäftsbetriebs sein (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10 – Pelikan).

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c) Kennzeichungskraft der älteren Marke

Das letzte Kriterium ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Je größer die Bekanntheit beim Publikum, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Publikum eine jüngere Marke mit ihr verwechselt.

Die Feststellung der Kennzeichnungskraft ähnelt der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  (bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV). Der Unterschied ist, dass die Unterscheidungskraft rein abstrakt nach ihrer potentiellen Fähigkeit, eine Unterscheidung der Herkunft von Waren zu ermöglichen bestimmt wird, die Kennzeichnungskraft hingegen zusätzlich durch tatsächliche Umstände (Dauer und Intensität der Nutzung, Werbeaufwand, Marktanteil) beeinflusst wird (vgl. EuGH, Urteil vom 20.09.2007, Az. C-193/06).

Die Kennzeichnungskraft setzt sich zusammen aus der originären Kennzeichnungskraft, die weitgehend der Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG  (bzw. Art. 7 Abs. 1 b) UMV) entspricht und der erworbenen Kennzeichnungskraft, die durch die oben genannten Faktoren Dauer und Intensität der Nutzung, Werbeaufwand und Marktanteil beeinflusst wird. Sie ist für jedes Produkt, für das die Marke eingetragen ist, unterschiedlich zu beurteilen.

Auch hinsichtlich der Kennzeichnungskraft stellt die Rechtsprechung ihre Ergebnisse in einer Gradierung dar, die der zur Markenähnlichkeit ähnelt:

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3. Wechselwirkung der Kriterien

Nachdem für die drei Kriterien Zeichenähnlichkeit, Produktähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gemäß der oben dargestellten Regeln jeweils ein konkreter Grad festgelegt wurde, ist daraus zu ermitteln, ob unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die drei Kriterien in Wechselwirkung zueinander befinden. Das bedeutet,

„dass ein geringerer Grad eines Faktors durch einen höheren Grad eines anderen Faktors ausgeglichen werden kann“ (BPatG München, Beschluss vom 22.03.2019, Az. 27 W (pat) 116/16).

Wie hoch genau die Grade aller drei Kriterien sein müssen, um Verwechslungsgefahr anzunehmen, ist einzelfallabhängig. Zur groben Orientierung nachfolgend zwei aktuelle Beispiele:

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III. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen

Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Halbsatz 2 MarkenG liegt Verwechslungsgefahr auch dann vor, wenn die Gefahr besteht, dass der Verkehr die Marken gedanklich miteinander in Verbindung bringt. Im Gegensatz zur unmittelbaren Verwechslungsgefahr kann der Verkehr die Marken in diesem Fall zwar grundsätzlich auseinanderhalten, glaubt aber trotzdem, die Produkte kämen aus demselben oder miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob eine Verwechslungsgefahr wegen gedanklichem Inverbindungbringen vorliegt, ist nur zu prüfen, wenn keine unmittelbare Verwechslungsgefahr besteht. Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen ist der unmittelbaren Verwechslungsgefahr also nachrangig.

Die Rechtsprechung zur Verwechslungsgefahr durch gedankliche Verbindung ist noch stark in Bewegung und kaum vorhersehbar. Es haben sich grob zwei Fallgruppen herauskristallisiert: Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens (auch mittelbare Verwechslungsgefahr) und die Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne.

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1. Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens

Diese Fallgruppe, auch mittelbare Verwechslungsgefahr genannt, liegt vor, wenn

„der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ursprungsstätte zuordnen. Dabei nimmt der Verkehr die Unterschiede der Marken durchaus wahr und verwechselt sie deshalb nicht unmittelbar, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in prägenden Einzelteilen hat er jedoch Anlass, die angegriffene Marke (irrtümlich) der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder den Eindruck gewinnen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13 – Mäc Spice/McDonald‘s).

Voraussetzungen für das Vorliegen von mittelbarer Verwechslungsgefahr ist also:

(1) Gemeinsamer charakteristischer Bestandteil der Marken: Zu ermitteln ist, ob zwei übereinstimmende charakteristische Bestandteile der Marken vorliegen. Anhaltspunkt kann die Prägetheorie sein.

(2) Kennzeichnungskraft dieses Bestandteils: Dem charakteristischen Bestandteil muss Kennzeichnungskraft zukommen, weil Verwechslungsgefahr sonst aus Rechtsgründen ausscheidet.

(3) Vorliegen einer Serie mit entsprechender Verwendung des Stammbestandteils: Der Inhaber der älteren Marke muss mit dem charakteristischen Stammbestandteil bereits als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Serienmarken aufgetreten sein, welche im Verkehr bekannt sein müssen (BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13 – Mäc Spice/McDonald‘s).

(4) Warenähnlichkeit: Damit der Verkehr annehmen kann, dass die Produkte aus der gleichen Serie stammen, müssen die Produkte der Marken sich auch ähneln (vgl. BPatG München, Beschluss vom 15.04.2015, Az. 24 W (pat) 39/13 – Mäc Spice/McDonald‘s).

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2. Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne

Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne wird in zwei Fällen angenommen:

• aufgrund der Bekanntheit der älteren Marke als Unternehmenskennzeichen (sehr selten!): Hiermit sind Fälle gemeint, in denen der Verkehr zwar die beiden Marken auseinanderhält, aber aufgrund besonderer Umstände eine Zusammenarbeit der beiden Anbieter vermutet. Ein solch besonderer Umstand kann beispielsweise die Üblichkeit einer entsprechenden Zusammenarbeit sein. Damit dies in Betracht kommt, ist weiter erforderlich, dass die ältere Marke als Unternehmenskennzeichen bekannt ist.

• aufgrund selbständig kennzeichnender Stellung (häufig): Diese Fallgruppe wurde in der jüngeren Rechtsprechung immer wieder angenommen. Es geht hierbei um Fälle, in denen ein Bestandteil (oder sogar die ganze) ältere Marke in eine jüngere Marke übernommen wird, dort aber nach der Prägetheorie keine prägende Stellung hat. Nach der Rechtsprechung des EuGH (wegweisend: EuGH, Urteil vom 06.10.2005, Az. C-120/04 – Thomson Life), die der BGH mittlerweile übernommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 05.12.2012, Az. I ZR 85/11 – Culinaria/Villa Culinaria), kann dieser Bestandteil eine „selbständig kennzeichnende Stellung“ behalten und deshalb auch zu einer Verwechslung führen. Wann eine solche selbständig kennzeichnende Stellung vorliegt, ist nicht einheitlich festgelegt und ist im Einzelfall zu beurteilen. Als Faustformel gilt: Der übernommene Bestandteil muss wie eine „Marke in der Marke“ wirken (vgl. Bingener, Markenrecht, Teil 5 Rn. 116).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.