Markenmäßige Benutzung: Alles Wichtige im Überblick

Beispiele aus der Rechtsprechung zur Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion

• Ein Abdruck des als Marke geschützten Logos des FC Arsenal London auf Fanbekleidung ist geeignet, beim adressierten Verkehrskreis (= Fans vom FC Arsenal) den Eindruck zu erwecken, der FC Arsenal London als Unternehmen stehe in Verbindung zu der angebotenen Fanbekleidung. Das kann wiederum dazu führen, dass Käufer den FC Arsenal für die Qualität der Fanbekleidung verantwortlich machen. Wenn die Fanbekleidung aber ohne Wissen und Zustimmung des FC Arsenal hergestellt und vertrieben wird, beeinträchtigt das die Herkunftsfunktion der abgebildeten Marke. Es handelt sich daher um eine markenmäßige Benutzung (vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002, Az. C-206/01 – Arsenal Football Club).
• Die Beklagten entfernten ohne Zustimmung der Markeninhaberin Mitsubishi von Mitsubishi-Gabelstaplern die als Marke geschützten Mitsubishi-Zeichen mitsamt Seriennummern und ersetzten diese durch eigene Kennzeichen. Der EuGH sah hierin zunächst eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, weil Mitsubishi in seinem Recht auf Kontrolle des Inverkehrbringens von mit der Marke versehenen Waren in den europäischen Wirtschaftsraum behindert wurde. Zudem wird durch das Fehlen der Marke auf der Ware die Investitions- und Werbefunktion beeinträchtigt, weil die Qualität der Ware von den Verbrauchern nicht in Verbindung mit der Marke gebracht wird (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17 – Mitsubishi).
• Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Anders als bei eingenähten Etiketten geht der Verkehr bei Bildern, Motiven, Symbolen und Wörtern, die auf der Vorderseite oder der Rückseite von Bekleidungsstücken angebracht sind, nicht generell davon aus, es handele sich um einen Herkunftshinweis; ob dies der Fall ist, bedarf vielmehr einer Beurteilung im jeweiligen Einzelfall (BGH, Beschluss vom 30.01.2020, Az. I ZB 61/17 – #darferdas? II). Hat ein Motiv gleichzeitig dekorative und herkunftshinweisende Funktion, ist dies bei Marken im Bekleidungssektor unschädlich (vgl. EUIPO, Entscheidung vom 30.07.2021, Az. R 1437/2020-5). Für das großflächig auf der Vorderseite eines T-Shirts angebrachte Sprüchemotiv „Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!“, das zu Gunsten eines Kabarettisten als Wortmarke geschützt ist, wurde eine rein dekorative Verwendung angenommen. Die Frage, ob und wer als Erfinder hinter dem Spruch steht, spiele dabei keine Rolle (vgl. LG Stuttgart, Urteil vom 06.07.2021, Az. 17 O 354/20, siehe auch Kammergericht, Beschluss vom 07.06.2011, Az. 5 W 127/11). Geht es um eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten im Internet, kommt es auf die konkreten Umstände der Verwendung an. Dabei ist das Angebot in seiner Gesamtheit in den Blick zu nehmen (BGH, Urteil vom 11.04.2019, Az. I ZR 108/18 – Damen Hose MO). Insbesondere ihre Hervorhebung oder blickfangmäßige Herausstellung kann für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure; BGH, Urteil vom 03.11.2016, Az. I ZR 101/15 – MICRO COTTON). Erforderlich ist, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des betreffenden Kleidungsstücks erblickt. Für das Verständnis als Herkunftshinweis reicht es im Bekleidungssektor nicht aus, dass die Bezeichnung originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend verstanden wird. Es genügt für sich genommen auch nicht, dass der Verkehr allgemein und im Bekleidungssektor im Besonderen an die Verwendung von Zweitkennzeichen gewöhnt ist. Seine frühere Rechtsprechung, wonach bei Modellbezeichnungen im Bekleidungssektor regelmäßig davon auszugehen ist, dass sie zumindest auch auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb hinweisen, hat der BGH aufgegeben (BGH, Urteil vom 07.03.2019, Az. I ZR 195/17 – SAM). Nach neuer Lesart des BGH sieht der angesprochene Verkehr im Modebereich häufig in einer Herstellerangabe den alleinigen Herkunftshinweis (vgl. BGH, Urteil vom 11.04.2019, Az. I ZR 108/18 – Damen Hose MO). Dies soll jedenfalls dann gelten, wenn die Herstellerangabe vorangestellt oder in besonderer Weise hervorgehoben ist. Wird in einem Angebot für Bekleidungsstücke neben der Herstellerangabe ein weiteres Zeichen als Modellbezeichnung verwendet, kann deshalb nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass eine solche Modellbezeichnung ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden wird. Dies hängt vielmehr von der konkreten Art der Verwendung ab (bejaht für „Sam“ als Modellbezeichnung durch OLG Frankfurt, Urteil vom 07.07.2022, Az. 6 U 239/21, wo unter einem Dachzeichen („SET“) das konkrete Kleidungsstück („SAM – MANTEL MIT MULTICOLOUR-EFFEKT“ bezeichnet wurde). Das OLG Frankfurt betont in seiner Entscheidung, dass sich die Begriffe Modellbezeichnung und Zweitmarke nicht gegenseitig ausschließen. Vielmehr ist eine Zweitmarke regelmäßig auch eine Modellbezeichnung. Sie diene nämlich neben der für eine ganze Produktlinie vorgesehenen Dachmarke der Kennzeichnung eines konkreten Modells (z.B. VW – Golf; Levi`s – 501; kinder-bueno; etc.). Allerdings komme nicht jeder Modellbezeichnung die Funktion einer Zweitmarke zu. Das setze vielmehr voraus, dass der Verkehr die Modellbezeichnung einem bestimmten Hersteller zuordne und nicht davon ausgehe, dass nur ein allein der internen Zuordnung dienendes Bestellzeichen vorliegt, das auch andere Hersteller zur internen Individualisierung ihrer Modelle verwenden können. Die Abgrenzung hängt nach der vorstehend beschriebenen Rechtsprechung des BGH von der konkreten Angebotsgestaltung und den Kennzeichnungsgewohnheiten ab.
• Vergleichende Werbung unter Nennung der Konkurrenzmarke beeinträchtigt die Werbefunktion dieser Marke, weil hierin in der Regel eine Schwächung des Rufs der Marke einhergeht (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2009, Az. C-487/07 – L’Oréal/Bellure).
• Ausnahmsweise keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion lag in einem Fall vor, in dem zwei voneinander unabhängige Brauereien im Vereinigten Königreich jeweils über dreißig Jahre lang die Marke „Budweiser“ für ihr Bier verwendet hatten. Der EuGH nahm in diesem Fall an, dass die Verbraucher die jeweiligen Produkte trotz derselben Bezeichnung gut unterscheiden könnten, weil sie sich in Geschmack, Preis und Aufmachung deutlich unterschieden (EuGH, Urteil vom 22.09.2011, Az. C-482/09 – Budvar/Anheuser-Busch).

Beispiele aus der Rechtsprechung zur Beeinträchtigung sonstiger Markenfunktionen

• Im oben geschilderten Fall zu den Mitsubishi-Gabelstaplern wird durch das Fehlen der Marke auf der Ware neben der Herkunftsfunktion auch die Investitions- und Werbefunktion beeinträchtigt, weil die Qualität der Ware von den Verbrauchern nicht in Verbindung mit der Marke gebracht wird (vgl. EuGH, Urteil vom 25.07.2018, Az. C-129/17 – Mitsubishi).
• Eine (unabhängige) Kfz-Werkstatt warb auf einem Flyer mit Inspektionen, die „garantiert günstiger als beim Vertragshändler“ sein sollten. Auf dem Flyer war das als Marke geschützte VW-Logo abgebildet. Zwar ergab sich hieraus keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion, weil der Flyer deutlich machte, dass es sich gerade um keine Vertragswerkstatt handelte. Allerdings wurde die Werbefunktion beeinträchtigt, weil durch den Abdruck des VW-Logos eine Rufausbeutung vorlag, die die Kennzeichnungskraft der Marke schwächte (BGH, Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10 – Große Inspektion für alle).
• Vergleichende Werbung unter Nennung der Konkurrenzmarke beeinträchtigt die Werbefunktion dieser Marke, weil hierin in der Regel eine Schwächung des Rufs der Marke einhergeht (vgl. EuGH, Urteil vom 23.04.2009, Az. C-487/07 – L’Oréal/Bellure).

Beispiele

• Auf der Vorderseite von Kleidungsstücken angebrachte Motive sind nicht immer ein Hinweis auf die Herkunft des Kleidungsstücks, sondern können auch rein dekorative Zwecke verfolgen. So wird zum Beispiel der Abdruck der Buchstaben „DDR“ mitsamt des Staatswappens der DDR vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden (BGH, Urteil vom 14.01.2010, Az. I ZR 92/80 – DDR-Logo). Auch das großflächig auf einem T-Shirt aufgedruckte Sprüchemotiv „Wenn man keine Ahnung hat, einfach Fresse halten!“ wurde als dekorative Benutzung eingestuft (LG Stuttgart, Urteil vom 06.07.2021, Az. 17 O 354/20). Hat ein Motiv gleichzeitig dekorative und herkunftshinweisende Funktion, ist dies bei Marken im Bekleidungssektor unschädlich (vgl. EUIPO, Entscheidung vom 30.07.2021, Az. R 1437/2020-5).
• Der Aufdruck „ALLET JUTE“ auf einem Stoffbeutel stellt keine markenmäßige Benutzung der geschützten Marke „Alles Jute“ dar, weil der Verkehr die Angabe nicht als Herkunftshinweis, sondern als inhaltliche Aussage versteht, nämlich „als witziges Statement, mit dem sowohl auf die Art des Produkts (Jutebeutel) angespielt als auch ein kurzes positives Motto propagiert wird. Darin liegt gerade der Witz der Angabe bzw. der Pfiff des so gestalteten Produkts.„. Die Rechtsprechung zu T-Shirts sei nicht übertragbar (OLG Hamburg, Beschluss vom 03.02.2021, Az. 3 U 9//19).
• Abgelehnt wurde eine markenmäßige Verwendung für Abbildungen von stilisierten Tieren und Teddybären auf Babykleidung inklusive plüschartiger Ausstattung. Derartige Abbildungen würden nach den Erfahrungen der Endverbraucher aus dekorativen Gründen verwendet. Es handele sich um typische Gestaltungsmuster, an die der Verkehr vielfach gewöhnt ist. Er sehe in ihnen kein Kennzeichnungsmittel, sondern ein kindgerechtes Gestaltungsmotiv (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 06.05.2021, Az. 6 W 34/21).
• Die Bezeichnung „Festspielhaus“ beschreibt die Örtlichkeit, in der eine Dienstleistung angeboten wird, nicht aber die Herkunft, also den Anbieter dieser Dienstleistung (vgl. BGH, Urteil vom 06.12.2001, Az. I ZR 135/99 – Festspielhaus).
• Die Verwendung des Wortes „pure“ in der nachstehenden Aufmachung erfolgte nicht nur zur Beschreibung des Produkts, sondern ist wegen der hervorgehobenen Stellung und der Verwendung des ®-Zeichens als markenmäßiger Herkunftshinweis zu verstehen (BGH, Urteil vom 09.02.2012, Az. I ZR 100/10 – pjur/pure).
• Eine Marke kann auch dann in rein beschreibender Weise (= nicht markenmäßig) benutzt werden, wenn ein bestimmtes Produkt erst durch den Markeninhaber geschaffen wird und deshalb nach ihm benannt wird. In diesem Falle ist eine Verwendung des als Marke geschützten Kennzeichens dann nur beschreibend, wenn sie erst die Identifizierung der Dienstleistung ermöglicht (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 01.03.2012, Az. 4 U 135/11 – Sipari).
• Die Marke „SIPARI“ war für Dienstleistungen der Musik- und Sprachtherapie eingetragen. SIPARI war zugleich Bezeichnung für eine von der Markeninhaberin entwickelte Sprachtherapie. Die Beklagte warb im Internet für eine eigene Musiktherapie mit dem Hinweis „SIPARI-Methode nach [Markeninhaberin]„, ohne bei der Markeninhaberin eine Ausbildung o.ä. absolviert zu haben. Das OLG Hamm sah in dieser Verwendung des Kennzeichens SIPARI durch die Beklagte keine markenmäßige Benutzung, weil durch den Hinweis „nach [Markeninhaberin]„ klar werde, dass die Markeninhaberin nicht selbst Anbieterin sei und daher keine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion vorläge. Zudem müsse die Verwendung der Marke im vorliegenden Fall zulässig sein, weil es für die angebotene Dienstleistung keine andere Bezeichnung als SIPARI gab, da diese nach der Markeninhaberin benannt wurde. Das Markenrecht könne dem unternehmerischen Verkehr aber keine Möglichkeiten entziehen, die der allgemeine Sprachgebrauch liefert. Die Verwendung der Marke erfolgte daher  nur beschreibend (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 01.03.2012, Az. 4 U 135/11 – Sipari).

Eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen hat für sich genommen nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Eine Gesellschaftsbezeichnung soll nämlich eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein Handelsname oder ein Firmenzeichen dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird eine Gesellschaftsbezeichnung, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung daher nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG (vgl. Art. 9 Abs. 2 UMV) angesehen werden (EuGH, Urteil vom 11.09.2007, Az. C-17/06).

Beispiel: Der Schreibwarenhersteller Pelikan als Inhaber der Wortmarke „Pelikan“ sowie der Wort-/Bildmarke klagte gegen die Musikschule Pelikan GmbH, die als Musikschule eine Website unter dem Domainnamen musikschule-pelikan.de betrieb, auf Unterlassung wegen Markenverletzung. Zwar bezeichnete die Musikschule mit dem Wort „Pelikan“ nur sich selbst als Unternehmen, nicht aber den Musikunterricht als Dienstleistung. Trotzdem wurde durch die Verwendung des Wortes auf der Webseite ein Zusammenhang zwischen dem Kennzeichen „Pelikan“ und den Dienstleistungen der Musikschule hergestellt. Die Verwendung der Wortmarke „Pelikan“ durch die Musikschule erfolgte vor diesem Hintergrund markenmäßig (vgl. BGH, Urteil vom 19.04.2012, Az. I ZR 86/10 – Pelikan).

Beispiele

• Der EuGH stuft vergleichende Werbung als Benutzung für Waren/Dienstleistungen des Werbenden ein, weil er durch die Verwendung des als Marke geschützten Kennzeichens gerade seine Produkte von denen des Markeninhabers unterscheiden will, indem er Eigenschaften vergleicht (EuGH, Urteil vom 12.06.2008, Az. C-533/06 – O2/H3G). 
Im eben zitierten Urteil verwendete der Mobilfunkanbieter H3G in seiner Werbung die Wortmarke O2 sowie die für O2 eingetragene Bildmarke von Blasen. In der Werbung verglich H3G seine eigenen Preise und Angebote mit denen von O2. Die Werbung stellte eine markenmäßige Benutzung der Marken von O2 dar.
• Ebenfalls liegt eine markenmäßige Benutzung eines als Marke geschützten Zeichens vor, wenn dieses von einem Dritten für Keyword Advertising genutzt wird, d.h. wenn die Marke vom Dritten als Schlüsselwort eingesetzt wird, dessen Eingabe bei Google (oder einen anderen Suchmaschine) als Suchtreffer Produkte des Dritten erscheinen lässt (BGH, Urteil vom 13.12.2012, Az. I ZR 217/10 – MOST-Pralinen; vgl. auch BGH, Urteil vom 28.06.2018, Az. I ZR 236/16).
• Anbieter von Ersatzteilen und Zubehör für Produkte des Markeninhabers, die auf die Marke hinweisen, verwenden diese ebenfalls zwar vordergründig zur Identifizierung der Produkte des Markeninhabers, kommerziell kommt dies aber ihren eigenen Produkten zugute. Es liegt deshalb eine markenmäßige Benutzung vor, die allerdings nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zulässig sein kann (vgl. EuGH, Urteil vom 17.03.2005, Az. C-228/03 – Gilette).
• Der EuGH hat entschieden, dass die Benutzung einer Marke zur Beschreibung der Herkunft von Waren, die nur Gegenstand einer vom Dritten angebotenen Dienstleistung sind, eine markenmäßige Benutzung darstellt, auch wenn dadurch keine Aussage über die Herkunft der Dienstleistung selbst getroffen wird (EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 – BMW u BMW Nederland BV/Ronald Karel Deenik). 
Im Fall hatte der Inhaber einer holländischen Kfz-Werkstatt, der sich auf den Verkauf gebrauchter BMW-Fahrzeuge und die Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen spezialisiert hatte – ohne Vertragshändler zu sein – in Anzeigen mit Äußerungen wie „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen“ geworben und sich selbst als „Fachmann für BMW“ oder „spezialisiert auf BMW“ bezeichnet. Darin erkannte der EuGH eine markenmäßige Benutzung der Marke „BMW“, weil sie zur Bestimmung der Warenherkunft genutzt wurde, die Gegenstand der vom Werkstattinhaber angebotenen Dienstleistungen sind, um sie damit von Waren anderer Herkunft abgrenzen. Dass der Inhaber der Kfz-Werkstatt damit nicht zugleich eine Aussage über die Herkunft seiner Dienstleistung traf, war unerheblich.

Beispiele: Ein Anbringen liegt beispielsweise in der Verwendung des als Marke geschützten Zeichens auf Etiketten von Bierflaschen (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2019, Az. I ZR 34/18 – Valentin). Hingegen benutzt ein Dienstleister, der im Auftrag eines Dritten Getränke in leere Dosen mit markenverletzender Aufmachung füllt, die ihm vom Dritten leer geliefert wurden, die Marke nicht selbst, weil sich das Zeichen nicht auf die Abfülldienstleistung bezieht (EuGH, Urteil vom 15.12.2011, Az. C-119/10 – Winters/Red Bull).

Beispiel: Anhängen eines Angebots eigener Waren an das Amazon-Inserat der Markeninhaberin für eine iPhone-Hülle mit deren ASIN (Amazon Standard Identification Number, individuelle Identifikationsnummer) unter Nutzung der Marke. Durch die ASIN werden Angebote für einen bestimmten Artikel zusammengefasst. Das Angebot des Beklagten betraf jedoch kein Produkt der Klägerin (vgl. LG Köln, Urteil vom 30.08.2016, Az. 81 O 40/16).

Βeispiel: Bei Dienstleistungen genügt es, dass das Zeichen auf körperlichen Gegenständen angebracht ist, die bei der Dienstleistung zum Einsatz kommen.

Beispiel: Import gefälschter Lichtschalter aus China (LG Frankfurt, Urteil vom 16.08.2018, Az. 2-03 O 63/18).

Beispiel: Verwendung eines als Marke geschützten Kennzeichens für eine eigene Produktserie in einer Werbeanzeige (vgl. LG Köln, Urteil vom 17.04.2020, Az. 33 O 23/10).

Beispiel: Schon die Lieferung von Plaketten mit dem BMW-Logo ins Ausland stellt eine mittelbare Markenverletzung gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 und 2 MarkenG dar, weil nicht auszuschließen ist, dass die Plaketten für ebenfalls aus dem Ausland eingeführte gefälschte Fahrzeuge verwendet werden (LG Hamburg, Urteil vom 22.03.2011, Az. 312 O 366/10 – BMW-Emblem).

Beispiele

• Ein Buch über den FC Schalke 04, das eine Vielzahl von Vereinssymbolen und die Vereinsfarben verwendete, stellte eine markenmäßige Benutzung dar (OLG Hamburg, Urteil vom 29.07.1999, Az. 3 U 23/99). Das OLG stellte zwar fest, dass es dem Autor aufgrund der Pressefreiheit nach Art. 5 Abs. 1 GG grundsätzlich möglich sein müsse, über bekannte Fußballvereine zu berichten, ohne sich der Gefahr einer Inanspruchnahme wegen einer Markenverletzung auszusetzen. Allerdings wurden die geschützten Marken in der vorliegenden Gestaltung derart gehäuft und blickfangmäßig herausgestellt, dass das Maß der sachlich gerechtfertigten Bezugnahme überschritten wurde.
• Keine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn der zugleich als Marke geschützte Unternehmensname in einem Internet-Blog genannt wird, weil das Unternehmen an Abmahnungen beteiligt war (OLG Frankfurt, Beschluss vom 03.03.2009, Az. 6 W 29/09).
• Keine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marken in einem neutralen Firmenverzeichnis im Internet genannt werden, weil die Nennung keine Beschreibung der Verzeichnisdienstleistung darstellt, sondern nur die Markeninhaberin selbst benennt (LG Berlin, Urteil vom 15.01.2008, Az. 103 O 162/07).

Beispiele

• Die Inhaberin der Wort-/Bildmarke vertreibt Papierhandtuchspendersysteme und dazu passende Papierhandtuchrollen. Die Beklagte bot Papierhandtuchrollen ohne Kennzeichnung mit dem Hinweis „passend auch für Tork-Spender“ an. 
Da die Nachfüllware ohne Kennzeichnung war, konnte sie den Hinweis auf die Herkunft der Papierhandtücher aus dem Unternehmen der Markeninhaberin nicht vorab entkräften und im Gegenteil auch nicht von dem Spender gesondert betrachtet werden. Weil das Nachfüllen nicht durch den Verbraucher selbst stattfindet (anders als bspw. bei Druckerpatronen), ist dem Verbraucher in aller Regel auch nicht anderweitig bekannt, dass es sich nicht um Originalnachfüllware des Herstellers des Spenders handelt. Das Zeichen wird deshalb vom Verkehr als Herkunftshinweis bzgl. der Papierhandtücher verstanden, so dass eine markenmäßige Benutzung bejaht wurde (BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17 – Tork).
• Die Inhaberin der für Sprudelgeräte und die Befüllung von dazugehörigen Nachfüllzylindern mit CO²-Gas eingetragenen Marke „SODASTREAM“ wollte gegen eine Anbieterin vorgehen, die ebenfalls das Befüllen der Zylinder mit CO² anbot. Dabei ersetzte die Beklagte die Etiketten mit dem Kennzeichen „SODASTREAM“ auf den Zylindern durch ihr eigenes Zeichen und tauschte die so umetikettierten und befüllten Zylinder gegen die leeren Zylinder der Verbraucher ein. Allerdings war im Glas der Zylinder weiterhin das Kennzeichen „SODASTREAM“ eingraviert. 
Im Hinblick auf das eingefüllte CO²-Gas liegt hier keine markenmäßige Benutzung vor, weil der Verkehr durch das Etikett erkennt, dass das enthaltene Gas eben nicht vom Markeninhaber stammt. Eine markenmäßige Benutzung liegt hingegen durchaus in Bezug auf das Behältnis, also den Nachfüllzylinder vor, weil das eingravierte Kennzeichen als Hinweis auf dessen Herkunft zu verstehen ist (BGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. I ZR 44/02 – SodaStream).

Beispiel: Der Abdruck des (als Marke geschützten) Logos vom FC Arsenal London auf Fanbekleidung ist geeignet, beim adressierten Verkehrskreis (= Fans vom FC Arsenal) den Eindruck zu erwecken, der FC Arsenal London als Unternehmen stehe in Verbindung zu der angebotenen Fanbekleidung. Das kann wiederum dazu führen, dass Käufer den FC Arsenal für die Qualität der Fanbekleidung verantwortlich machen. Wenn die Fanbekleidung aber ohne Wissen und Zustimmung des FC Arsenal hergestellt und vertrieben wird, beeinträchtigt das die Herkunftsfunktion der abgebildeten Marke. Es handelt sich daher um eine markenmäßige Verwendung (vgl. EuGH, Urteil vom 12.11.2002, Az. C-206/01 – Arsenal Football Club).

Beispiel: Opel hatte den bekannten Opel-Blitz u.a. für „Spielzeuge“ als Bildmarke registriert. Die nicht genehmigte Verwendung des Opel-Blitzes durch einen Spielzeughersteller auf seinen Modellautos stellte keine markenmäßige Benutzung dar, weil der Spielzeughersteller auf der Verpackung eindeutig sein Unternehmen als Herkunftsort angegeben hatte. Der Opel-Blitz wurde aus Sicht des BGH daher vom Verkehr nicht als Herkunftshinweis verstanden. Darüber hinaus sei auch die Werbefunktion nicht beeinträchtigt, weil überhaupt kein Bezug zu Produkten der Markeninhaberin hergestellt werde (BGH, Urteil vom 14.01.2010, Az. U ZR 88/08 – Opel-Blitz II).

Achtung: Das Landgericht Düsseldorf bejahte zulasten eines Modellautoherstellers eine markenmäßige Benutzung der Marke „DHL“, weil der Hersteller ein Modellauto mit der Marke bedruckt hatte. Der Verbraucher nehme in diesem Fall eine Verbindung zum Markeninhaber an, weil der Abdruck der Marke nicht zwingend für die Darstellung des Modellfahrzeugs sei (LG Düsseldorf, Urteil vom 11.12.2019, Az. 2a O 252/18).

Beispiel: Im oben zitierten Urteil hatte die Fernsehzeitschrift TV-Spielfilm zusammen mit der Jägermeister AG ein Gewinnspiel veranstaltet, das mit der Möglichkeit des Gewinns eines Ferraris beworben wurde. Dagegen wendete sich der Ferrari-Konzern. Der BGH nahm zwar eine markenmäßige Benutzung an, sah das Markenrecht von Ferrari aber gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG als erschöpft an und verneinte daher eine Markenverletzung.

Beispiele:

• Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion und damit eine markenmäßige Benutzung lag vor, als ein Unternehmer Mottoshirts für Abiturjahrgänge mit dem nebenstehenden Aufdruck vertrieb. Es sei für den Verkehr nicht ohne weiteres ersichtlich, dass das Abi Shirt nicht vom Inhaber der Wort-/Bildmarke Trabant vertrieben werde, sondern eine ironische Anspielung auf das Abitur 2003 und die lange Lieferzeit des Trabant darstelle (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 05.01.2006, Az. 5 W 2/06 – Trabi 03).
  
• Keine Beeinträchtigung lag hingegen bei einer ebenfalls auf Abi Shirts abgedruckten Abbildung vor, die das damalige AOL-Logo und eine von AOL ausgestrahlte Werbung mit Boris Becker persiflierte, weil der angesprochene Verkehr aus Sicht des Gerichts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit die ironische Anspielung verstehe und das als Marke geschützte Zeichen völlig in den Hintergrund trete (vgl. OLG Hamburg, Beschluss vom 15.01.2006, Az. 5 W 1/06 – Bildmarke AOL).
  Merke: Selbst wenn eine markenmäßige Benutzung anzunehmen ist, muss bei der Frage, ob die Marke verletzt wurde, die Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3 GG beachtet werden (vgl. BGH, Urteil vom 03.02.2005, Az. I ZR 159/02 – Lila-Postkarte).
• Anmerkung: Im Fall PUMA vs. springender Pudel finden Sie ergänzende Informationen zur Anmeldung einer Markenparodie als eigene Marke.

• Eine markenmäßige Benutzung der Wortmarke „Ortlieb“ durch Amazon lag vor, weil Amazon bei Eingabe des Begriffs „Ortlieb“ in die website-interne Suchfunktion sowohl Treffer es Markeninhabers als auch solche Treffer anzeigte, die nicht mit dem Markeninhaber in Zusammenhang standen, sondern allein von Amazon auf Grundlage von Auswertungen des Kundenverhaltens ausgewählt worden waren (BGH, Urteil vom 15.02.2018, Az. I ZR 138/16 – ORTLIEB).
• Dagegen liegt keine markenmäßige Benutzung eines als Wortmarke geschützten Zeichens vor, wenn nach Eingabe in einer seiteninternen Suchfunktion das Zeichen nur als Wiedergabe des Suchtextes erscheint und ansonsten ausschließlich Suchtreffer angezeigt werden, die keinen Bezug zum Markeninhaber enthalten. Hier kann der durchschnittliche Verbraucher erkennen, dass es sich um Treffer von anderen Anbietern handelt (OLG Frankfurt, Urteil vom 21.02.2019, Az. 6 U 16/18 – schwimmende aufblasbare Sitzmöbel).
• Eine markenmäßige Benutzung ist allerdings gegeben, wenn die interne Suchfunktion so programmiert ist, dass automatisiert neue Unterseiten mit dem Inhalt der Sucheingaben als Titel erstellt werden und durch diese Funktion Unterseiten mit als Marke geschützten Namen entstehen (BGH, Urteil vom 30.07.2015, Az. I ZR 104/14 – Posterlounge).

Beispiel: Die Benutzung des als Wortmarke geschützten Zeichens „Vorwerk“ als Keyword erfolgt markenmäßig, wenn bei Eingabe eine (eindeutig gekennzeichnete) Werbeanzeige erscheint, die auf die Webseite „keine-vorwerk-vertretung.de“ verweist. Obwohl der Domainname das Gegenteil besagt, wird allein durch die Nennung der Marke ein Bezug zum Markeninhaber hergestellt (BGH, Urteil vom 28.06.2018, Az. I ZR 236/16 – keine-vorwerk-vertretung.de).