In diesem ausführlichen Beitrag erklären wir, wann man als Hersteller / Verkäufer von Ersatzteilen oder Zubehör eine fremde Marke ausnahmsweise auch ohne Erlaubnis des Rechteinhabers benutzen darf.
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Inhaltsübersicht
I. Sinn und Zweck von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
II. Allgemeine markenrechtliche Voraussetzungen
1. Kennzeichen: Marke oder geschäftliche Bezeichnung
2. Benutzung im geschäftlichen Verkehr
3. Kennzeichenmäßige Benutzung
III. Voraussetzungen von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG
1. Bestimmungsangabe
2. Erforderlichkeit der Bestimmungsangabe
3. Einschränkung des Nutzungsrechts nach § 23 Abs. 2 MarkenG
a. Form und Umfang der Nutzung
b. Keine Irreführung des Verbrauchers
IV. Darstellungsbeispiele
1. Zulässige Darstellungsformen
2. Unzulässige Darstellungsformen
V. Wettbewerbsrecht
I. Sinn und Zweck von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG / Art. 14 Abs. 1 lit. c UMV
§ 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG regelt, wann man fremde Marken, Unternehmenskennzeichen bzw. Werktitel im Bereich von Ersatzteil-, Zubehör- und Servicemärkten ohne die Erlaubnis des Rechteinhabers benutzen darf. Danach kann der Rechteinhaber Dritten die Verwendung seines Schutzrechts nicht untersagen, soweit dessen Verwendung erforderlich ist, um auf die Kompatibilität des Produktes hinweisen zu können.
Hinweis: Für Unionsmarken findet sich eine gleichlautende Regelung in Art. 14 Abs. 1 lit. c UMV.
Die Vorschrift dient einem angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen von Originalherstellern und Herstellern bzw. Verkäufern von Ersatzteilen und Zubehör. Einerseits soll der Monopolisierung des Ersatzteilmarktes entgegengewirkt werden. Auf der anderen Seite soll der Drittanbieter davon abgehalten werden, in ungerechtfertigter Weise von der Reputation einer Marke zu profitieren, die der Kennzeicheninhaber durch seine Investition geschaffen hat (vgl. BGH, Urteil vom 06.12.2018, Az. C-629/17 – keine-vorwerk-vertretung).
II. Allgemeine markenrechtliche Voraussetzungen
Grundsätzlich dürfen Marken, Unternehmenskennzeichen und Werktitel nur vom jeweiligen Inhaber kennzeichenmäßig benutzt werden. Damit geht das Recht einher, anderen die Benutzung des Kennzeichens verbieten zu dürfen (§§ 14, 15 MarkenG).
Dieses Ausschließlichkeitsrecht wird durch § 23 MarkenG bzw. Art. 14 UMV zugunsten des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs eingeschränkt. Ausnahmsweise darf das fremde Zeichen danach im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen verwendet werden, ohne dass der Inhaber um Erlaubnis gebeten werden muss.
Voraussetzung ist zunächst, dass die Benutzungshandlung nach allgemeinen Kriterien eine Kennzeichenrechtsverletzung darstellt.
1. Kennzeichen: Marke oder geschäftliche Bezeichnung
Bei dem verwendeten Zeichen muss es sich um eine Marke oder geschäftliche Bezeichnung handeln.
Marken sind eingetragene Marken (Registermarke), benutzte Marken mit Verkehrsgeltung (Benutzungsmarke) und notorisch bekannte Marken (Notorietätsmarke), vgl. § 4 Nr. 1 bis 3 MarkenG. § 23 MarkenG gilt für alle nach § 3 MarkenG als Marke schutzfähigen Zeichen.
Beispiele für Markentypen: Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken, 3D-Marken, Farbmarken etc.
Geschäftliche Bezeichnungen sind Unternehmenskennzeichen und Werktitel im Sinne von § 5 Abs. 1 MarkenG. Als Unternehmenskennzeichen bezeichnet man den Namen des Unternehmens, die Firma, besondere Geschäfts- oder Unternehmensbezeichnungen oder andere betriebliche Unterscheidungszeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG. Werktitel sind Namen oder besondere Bezeichnungen, z.B. von Druckschriften, Filmen, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken nach § 5 Abs. 3 MarkenG.
2. Benutzung im geschäftlichen Verkehr
Weiter muss das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, was der Fall ist, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17 – Tork).
Wird das Kennzeichen nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt, sondern im privaten oder unternehmensinternen Bereich, liegt bereits keine Kennzeichenverletzung nach §§ 14, 15 MarkenG bzw. Art. 9 UMV vor, so dass es keines Rückgriffs auf § 23 MarkenG bzw. Art. 14 UMV bedarf.
3. Kennzeichenmäßige Benutzung
Obgleich nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt, fordern EuGH und BGH in ständiger Rechtsprechung zusätzlich, dass die fremde Marke bzw. geschäftliche Bezeichnung kennzeichenmäßig benutzt wird.
Eine kennzeichenmäßige Benutzung (bei Marken: markenmäßige Benutzung) liegt regelmäßig dann vor, wenn die Verwendung im konkreten Fall in den Augen des angesprochenen Verkehrskreises zumindest auch der Unterscheidung der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen dient. Die Rechte aus dem Kennzeichen sind also auf die Fälle beschränkt, in denen die Benutzung durch einen Dritten die Funktion des Kennzeichens, insbesondere deren Hauptfunktion, nämlich die Gewährleistung der Herkunft der Ware gegenüber dem Verbraucher beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte (BGH, Urteil vom 12.02.2009, Az. C-93/08 – Metrobus).
Beispiel: Eine markenmäßige Benutzung liegt z.B. nicht vor, wenn in der Presse über die aktuellen Verkaufszahlen des Apple iPhones journalistisch berichtet wird. Derartige beschreibende Benutzungen kann der Rechteinhaber nicht verbieten – zumindest nicht über das Markenrecht.
Hinweis: Werden fremde Kennzeichen verwendet, um auf die Kompatibilität von Ersatzteilen und Zubehör im Sinne des § 23 Abs.1 Nr. 3 MarkenG hinzuweisen, liegt stets eine kennzeichenmäßige Benutzung vor (EuGH, Urteil vom 17.03.2005, Az. C-288/03 – Gillette).
III. Voraussetzungen von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG / Art. 14 Abs. 1 lit. c UMV
Ist die kennzeichenmäßige Verwendung fremder Marken bzw. geschäftlicher Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich dem Inhaber des Kennzeichens vorbehalten, dürfen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch Dritte das Kennzeichen verwenden, soweit es sich um eine erforderliche Bestimmungsangabe handelt.
1. Bestimmungsangabe
Die Regelung des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erfasst neben den in der Norm nur beispielhaft genannten Ersatz- und Zubehörteilen alle Kompatibilitätsangaben über Waren und Dienstleistungen. Vom Anwendungsbereich erfasst sind beispielsweise auch Angaben, die Anbieter von Serviceleistungen für Markenwaren verwenden, um den Gegenstand ihrer Dienstleistung zu identifizieren (EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 – BMW).
Beispiele: Ein Hersteller von Ersatzklingen für Rasierapparate benutzt auf dem Etikett seines Produktes die Formulierung „Diese Klinge passt für alle Parason Flexor und Gillette Sensor Apparate“ (EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 – Gillette). Eine Autowerkstatt, die mit dem Hersteller BMW nicht in einer geschäftlichen Beziehung steht, wirbt mit dem Slogan „Fachmann für BMW“ oder „Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen“ (EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 – BMW).
Möglich ist es auch, dass die Bestimmungsangabe in bildlicher Form erfolgt. So kann etwa das Produkt im Rahmen eines Fotos beworben werden, welches die konkrete Verwendung des Produktes demonstriert.
Beispiel: Ein Hersteller von Aluminiumrädern bildet in einer Werbeanzeige einen Sportwagen ab, an den die eigenen Aluminiumräder montiert wurden (BGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. I ZR 44/02 – Aluminiumräder).
Nicht mehr als Bestimmungsangaben im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gelten vergleichende Werbeaussagen. Im Rahmen solcher Werbeaussagen wird das fremde Kennzeichen genutzt, um darauf hinzuweisen, dass das eigene Produkt dem gleichen Zweck dient, wie das Originalprodukt. Eine solche vergleichende Werbeaussage wird in der Regel dazu verwendet, einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern zu erzielen, indem im Vergleich die Stärken des eigenen Produktes hervorgehoben werden. Die Zulässigkeit von vergleichender Werbung richtet sich nach § 6 UWG. § 23 MarkenG ist nicht einschlägig.
Wird ein fremdes Kennzeichen hingegen verwendet, um zu verdeutlichen, dass originale Markenware weiterverkauft wird, liegt kein Bestimmungshinweis im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG vor. Die Verwendung eines fremden Kennzeichens richtet sich in diesem Fall nach § 24 MarkenG und ist zulässig, sobald Erschöpfung im Sinne des § 24 Abs. 1 MarkenG eingetreten ist. Das ist grundsätzlich der Fall, wenn Waren unter dem Kennzeichen des Inhabers oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.
Der weitere Vertrieb ist dann zulässig, soweit der Kennzeicheninhaber gegen die Verwendung keinen berechtigten Grund im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG vorbringen kann (BGH, Urteil vom 07.11.2002, Az. I ZR 202/00 – Mitsubishi).
2. Erforderlichkeit der Bestimmungsangabe
Um auch die Interessen des Inhabers eines geschützten Kennzeichens zu berücksichtigen, muss die Nutzung des Kennzeichens im Rahmen einer Bestimmungsangabe nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG erforderlich sein.
Im Allgemeinen wird die Nutzung eines fremden Kennzeichens als erforderlich angesehen, wenn die Information über den Zweck der Ware anders nicht sinnvoll übermittelbar ist. Die Kennzeichennutzung muss praktisch das einzige Mittel darstellen, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern (vgl. EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 – Gillette Rdnr. 35). Es genügt nicht, dass die Angabe nur im Interesse der Abnehmer oder der Öffentlichkeit zum Zweck des bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes erfolgt. Die Nutzung der Marke muss alternativlos sein (BGH, Urteil vom 20.01.2005, Az. I ZR 34/02 – Staubsaugerfiltertüten).
Daraus folgt, dass die Erforderlichkeit der Verwendung jedenfalls regelmäßig dann gegeben ist, wenn die Bestimmungsangabe gerade auf die Kompatibilität mit einer bestimmten Marke hinweisen soll oder die Spezialisierung auf den Handel von Waren mit der Marke (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 12.08.2021, Az. 6 U 102/20). Ohne die Nennung des Kennzeichens in der Produktbeschreibung bzw. Werbung ist dann ein sinnvolles Informieren des Verbrauchers über den Verwendungszweck des Produktes nicht möglich.
Umgekehrt kann die Nutzung eines fremden Kennzeichens etwa dann nicht erforderlich sein, wenn die Öffentlichkeit auch auf anderem Wege über den bestimmungsgemäßen Gebrauch informiert werden kann. Eine solche Alternative kann in der Nennung technischer Standards oder Normen liegen. Voraussetzung ist allerdings, dass diese für das in Betracht kommende Produkt allgemeine Verwendung finden und dem potenziellen Käufer auch bekannt sind (EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 – Peak).
Die Erforderlichkeit der Nutzung des fremden Kennzeichens bezieht sich nicht nur auf die Frage, ob die Verwendung als solche erforderlich ist, sondern erstreckt sich auch auf die Form und den Umfang der Nutzung. Dies wird in der Rechtsprechung überwiegend unter dem Aspekt der Beachtung der anständigen Gepflogenheiten in Verkehr oder Handel gemäß § 23 Abs. 2 MarkenG thematisiert.
Beispiele für Erforderlichkeit wegen Spezialisierung auf eine bestimmte Marke:
- Im Fall des oben genannten Herstellers von Rasierklingen für die Rasierer der Marke „Gillette“ bzw. „Parason“ ist die Nennung der Marken alternativlos, da dem Verbraucher anders nicht vermittelt werden kann, für welche Produkte die Rasierklingen geeignet sind.
- Die Angabe „Ersatzkopf für Philips RQ11“ widerspricht nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel, da sie nötig ist, um darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Ersatz für den Original-Ersatz-Scherkopf von Philips handelt (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 03.05.2022, Az. 6 W 28/22).
- Gleiches gilt, wenn sich eine Kfz-Werkstatt auf die Reparatur von Kraftfahrzeugen einer bestimmten Marke spezialisiert hat. Sie kann dem Verbraucher anders nicht sinnvoll mitteilen, dass sie sich etwa auf die Reparatur von Kraftfahrzeugen der Marke „BMW“ spezialisiert hat (vgl. EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 – BMW).
Beispiele für fehlende Erforderlichkeit
- Es wurde als unzulässig eingestuft, eine fremde Marke als Teil einer Unternehmensbezeichnung einzusetzen, um damit auf eine ehemalige Vertragshändlereigenschaft hinzuweisen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 12.08.2021, Az. 6 U 102/20).
- Ein Automobilhersteller kann die Benutzung seines Logos für Ersatzteile verbieten. Das gilt dann, wenn das Ersatzteil ein Element enthält, das für die Anbringung dieses Herstellerlogos gedacht ist und in seiner Form dieser Marke ähnlich oder mit ihr identisch ist (EuG, Urteil des Gerichtshofs vom 25.01.2024, Az. C-334/22 – Audi Emblemhalterung auf einem Kühlergrill).
3. Einschränkung des Nutzungsrechts nach § 23 Abs. 2 MarkenG
Die Nutzung des fremden Kennzeichens ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nicht grenzenlos gewährleistet, sondern erfährt durch § 23 Abs. 2 MarkenG eine wichtige Einschränkung. Danach ist die erforderliche Nutzung des fremden Kennzeichens nur im Rahmen der anständigen Gepflogenheiten (früher: „gute Sitten“) in Verkehr oder Handel gestattet. Das gilt nach Art. 14 Abs. 1 c), Abs. 2 UMV für Unionsmarken.
Das Erfordernis der Beachtung der anständigen Gepflogenheiten in Verkehr und Handel verpflichtet den privilegierten Nutzer, den berechtigten Interessen des Kennzeicheninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderzuhandeln (EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 – Gillette; BGH, Urteil vom 30.04.2009, Az. I ZR 42/07 – DAX). Im Hinblick auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG obliegt es dem Benutzer eines fremden Kennzeichens daher vor allem sicherzustellen, dass Irreführung und Rufausbeutung möglichst ausgeschlossen sind (EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 – Gillette).
Nicht nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG privilegiert ist die Nutzung daher, wenn sich der Benutzer des Kennzeichens in den Bereich der Sogwirkung des bekannten Kennzeichens begibt, um von seiner Anziehungskraft, seinem Ruf und seinem Ansehen zu profitieren, ohne dafür eine finanzielle Gegenleistung zu erbringen (EuGH, Urteil vom 23.04.2009, Az. C-533/07 – L’Oréal/Bellure).
Hierzu haben sich verschiedene Fallgruppen herausgebildet, in denen die Beachtung der anständigen Gepflogenheiten in Verkehr oder Handel nach § 23 Abs. 2 MarkenG von der Rechtsprechung verneint worden ist.
a. Form und Umfang der Nutzung
Das fremde Kennzeichen darf nicht für Werbezwecke eingesetzt werden, die über die mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen. Hier wird der enge Bezug zum Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG deutlich.
Die Verwendung einer bekannten Wort-/Bildmarke kann gegen § 23 Abs. 2 MarkenG verstoßen, wenn sie blickfangmäßig eingesetzt wird und die Benutzung der Wortmarke die schützenswerten Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigen würde.
Beispiel: Wirbt eine Kfz-Werkstatt für die Inspektion von VW-Fahrzeugen, verstößt es gegen die anständigen Gepflogenheiten in Verkehr und Handel, wenn sie dabei die Wort-/Bildmarke „VW im Kreis“ verwendet (BGH, Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10 – GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE). Die Kfz-Werkstatt hatte folgenden Werbeprospekt verwendet:
Der BGH entschied, dass die Nutzung des Begriffs „VW“ erforderlich war, um es A.T.U. zu ermöglichen, auf die Bestimmung ihrer speziell für VW-Fahrzeuge angebotenen Dienstleistungen hinzuweisen. In der Benutzung der Wort-/Bildmarke sah der BGH jedoch einen Verstoß gegen § 23 Abs. 2 MarkenG. Es wäre A.T.U. möglich und zumutbar gewesen, statt der Wort/Bildmarke die als Wortmarke geschützten Begriffe „VW“ oder „Volkswagen“ zu verwenden, um auf das eigene Leistungsangebot hinzuweisen. A.T.U. habe sich die Bekanntheit der Marke zunutze gemacht, indem sie die Wort-/Bildmarke in der Werbung blickfangmäßig eingesetzt habe. Der Wort-/Bildmarke komme ein besonderer, über das Wortzeichen „VW“ hinausgehender Aufmerksamkeitswert zu. Daher würden die Interessen des Markeninhabers weniger beeinträchtigt, wenn nur die Wortmarke verwendet werde. Die Kfz-Werkstatt könne ihre Leistungen auch bei Verwendung der Wortmarke „VW“ oder „Volkswagen“ noch hinreichend beschreiben.
Eine über die notwendige Leistungsbezeichnung hinausgehende Werbewirkung und damit ein Verstoß gegen § 23 Abs. 2 MarkenG liegt auch dann vor, wenn das fremde Kennzeichen im Namen einer Domain verwendet wird.
Beispiel: Benutzt ein Händler für gebrauchte Staubsauger, Ersatzteile und Zubehör der Marke Vorwerk für seine Website den Domainnamen www.keine-vorwerk-vertretung.de, ist dies unzulässig (BGH, Urteil vom 26.08.2018, Az. I ZR 236/16 – keine-Vorwerk-Vertretung). Das Gericht war der Ansicht, die Domainbezeichnung werde vor allem mit der Absicht genutzt, potentielle Kunden auf das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Die Verwendung der Marke im Domainnamen enthalte daher nicht nur einen Bestimmungshinweis im Sinne von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG, sondern diene vor allem Werbezwecken. Dem Händler hätten schonendere Möglichkeiten zur Verfügung gestanden, um auf den Vertrieb seiner mit den Produkten der Marke Vorwerk kompatiblen Waren hinzuweisen. So hätte ein Hinweis auf die Kompatibilität auch erst im Text der Internetseite erfolgen können.
Beispiel: Ein Rechtsanwalt, der sich auf Rechtsfragen im Zusammenhang mit eBay spezialisiert hat, darf wegen § 23 Abs. 2 MarkenG nicht die Domainnamen anwalt-eBay.de, anwalteBay.de, rechtsberatung-eBay.de, eBay-recht.net und eBayrecht.net verwenden (LG Hamburg, Urteil vom 17.06.2008, Az. 312 O 937/07 – eBay-Anwalt). Die Verwendung der Marke eBay sei nicht in dem Umfang zulässig, dass sie von dem Rechtsanwalt auch in der Domainbezeichnung verwendet werden durfte. Wie im obigen Beispiel hätte der Anwalt die Marke erst im Text seiner Internetseite verwenden dürfen. Es sei ihm zuzumuten gewesen, für seine Domain andere Bezeichnungen wie etwa anwalt-markenrecht oder anwalt-internetrecht zu nutzen.
Unter Berücksichtigung dieser Rechtsprechung sollten gerade Onlineshops, die Ersatzteile und Zubehör vertreiben, auf die Nennung der jeweiligen Kennzeichen in der Domain verzichten und diese erst im Text der Website verwenden.
Auch auf der Website selbst ist das fremde Kennzeichen möglichst schonend zu verwenden.
Beispiel: In der oben zitierten Entscheidung zur Verwendung der Marke Vorwerk (BGH, Urteil vom 26.08.2018, Az. I ZR 236/16 – keine-Vorwerk-Vertretung), hatte der Händler auf seiner Website auch Ersatzteile und Zubehör für die Staubsaugermodelle „Kobold“ und „Tiger“ angeboten. Bei den Bezeichnungen „Kobold“ und „Tiger“ handelt es sich um geschützte Kennzeichen im Sinne des MarkenG. Auf der Navigationsleiste der Website befanden sich neben Rubriken wie „Filtertüten und Filter“, „Zubehör“ und „Ersatzteile“ auch die Rubriken „Kobold“ und „Tiger“.
Der BGH entschied hierzu, dass die Verwendung der Kennzeichen „Kobold“ und „Tiger“ prinzipiell notwendig gewesen sei, um den Bestimmungszweck der angebotenen Zubehörteile zu beschreiben. Die Benutzung verstoße hier dennoch gegen § 23 Abs. 2 MarkenG, da die Kennzeichen in der Navigationsleiste ohne einen erklärenden Zusatz wie passend für verwendet wurden. Für den Verbraucher sei daher im Gesamtzusammenhang der Seite nicht ersichtlich, dass unter den Rubriken „Kobold“ und „Tiger“ nicht nur Originalprodukte, sondern zumindest auch Produkte von Drittherstellern angeboten würden.
Nicht vom Verwendungsprivileg des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gedeckt sei zudem die Einrichtung der eigenen Rubriken „Kobold“ und „Tiger“. Die Kennzeichen des Herstellers Vorwerk hätten schonender verwendet werden können. Für die Angabe der Zweckbestimmung hätte es genügt, wenn unter der Überschrift „Zubehör“ Unterkategorien eingerichtet worden wären.
Zur Vermeidung von Irrtümern ist es daher stets erforderlich, in der Bestimmungsangabe für das Produkt den Hinweis „passend für“ oder ähnliche Zusätze zu verwenden. Darüber hinaus dürfen die fremden Zeichen nicht derart in der Navigationsleiste einer Website „herausgestellt“ werden, dass eigene Kategorien nach den Kennzeichen benannt werden, wenn bereits eine Oberkategorie etwa mit der Bezeichnung „Zubehör“ besteht.
Diese Grundsätze gelten auch, wenn fremde Kennzeichen in Online-Suchmaschinen als Schlüsselbegriffe für Werbung zu Ersatzteilen oder Zubehör gebucht werden.
Beispiel: Ein Händler hatte die Marke “Vorwerk” bei Google AdWords als Schlüsselwort gebucht. Daraufhin wurde Nutzern bei Eingabe dieses Begriffes in die Suchmaske unter anderem folgende AdWords-Werbung angezeigt:
Der BGH entschied, dass der Händler zwar im Rahmen der Werbung deutlich gemacht habe, dass es sich um Zubehör handele. Die Verwendung des Kennzeichens in Form einer dreimaligen Nennung in Fettdruck sei aber nach § 23 Abs. 2 MarkenG unzulässig, da auch hier eine schonendere Verwendung (etwa einfach und nicht in Fettdruck) möglich gewesen wäre (BGH, Urteil vom 15.10.2020, Az. I ZR 210/18).
Anmerkung RA Plutte: Der Fettdruck wurde nicht durch den Werbenden erzeugt, sondern Google, welches seinerzeit die Sucheingabe des Nutzers im Treffer standardmäßig fett hervorhob.
b. Keine Irreführung des Verbrauchers
Werden die Verbraucher durch die Benutzung des fremden Kennzeichens über die Herkunft des angebotenen Produkts bzw. der angebotenen Dienstleistung in die Irre geführt, greift § 23 Abs. 2 MarkenG ebenfalls nicht ein mit der Folge, dass eine Kennzeichenverletzung vorliegt.
Beispiel: In einem weiteren Fall rund um Google AdWords hatte der Staubsaugerhersteller Vorwerk durch Amazon geschaltete Werbeanzeigen bemängelt. Amazon hatte ebenfalls den Begriff „Vorwerk“ als Schlüsselwort gebucht. Bei dessen Eingabe in die Suchmaske von Google erschienen die folgenden Werbeanzeigen:
Die Anzeige leitete auf den Amazon-Marktplatz weiter, wo zum Teil gebrauchte Originalprodukte des Herstellers Vorwerk angeboten wurden, zum Teil aber auch Produkte anderer Hersteller.
Der BGH entschied, dass Amazon in dieser Lage nicht berechtigt war, das Kennzeichen „Vorwerk“ zu verwenden. Die Benutzung verstoße gegen § 23 Abs. 2 MarkenG und sei irreführend, da aus der AdWords-Anzeige nicht ersichtlich werde, dass in den verlinkten Ergebnislisten auch Produkte anderer Hersteller angeboten wurden (BGH, Urteil vom 15.10.2020, Az. I ZR 210/18).
Eine Irreführung wird vor allem auch dann angenommen, wenn der Bestimmungshinweis suggeriert, der Verwender des fremden Kennzeichens stünde in einer Geschäftsbeziehung zum Kennzeicheninhaber, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist.
Beispiel: Ein Reparaturbetrieb für Maschinenspindeln hatte sich auf die Reparatur von Spindeln des Herstellers „D Zylindertechnik GmbH“ spezialisiert. In einem Werbebrief bezeichnete sich das Unternehmen als „Kompetenzcenter für D-Spindeln“. Diese Werbung wurde vom OLG Köln als unzulässig beurteilt (OLG Köln, Urteil vom 04.07.2014, Az. 6 U 21/14). Die angesprochenen Verkehrskreise würden die Bezeichnung „Kompetenzcenter“ so verstehen, dass der Reparaturbetrieb vom Hersteller in besonderer Weise autorisiert sei, seine Produkte zu warten und reparieren. Durch den Werbebrief entstehe daher der Eindruck, bei dem Reparaturbetrieb handele es sich um eine Vertragswerkstatt des Herstellers.
Hält sich die Benutzung des fremden Kennzeichens dagegen in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung, muss der Kennzeicheninhaber auch die Möglichkeit hinnehmen, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert.
Beispiel: In einem vor dem OLG Köln verhandelten Fall hatte ein Buchverlag eine Reihe von Kochbüchern für die multifunktionale Küchenmaschine „Thermomix“ veröffentlicht (OLG Köln, Urteil vom 13.09.2019, Az. 6 U 29/19). Der Hersteller „Thermomix“ wendete sich unter anderem gegen die Gestaltung der Kochbuch-Cover und bemängelte die farbliche Hervorhebung des Kennzeichens „Thermomix“. Das Cover der Kochbücher war, jeweils mit unterschiedlichen Titeln, wie folgt gestaltet:
Das OLG Köln entschied, dass auf dem Cover deutlich darauf hingewiesen werden müsse, dass die Kochbücher ausschließlich für den „Thermomix“ bestimmt seien, um eine Irreführung der Verbraucher zu vermeiden. Damit der Verbraucher eindeutig und ohne Weiteres erkennen könne, dass die Kochbücher ausschließlich für den „Thermomix“ geeignet sind, dürfe der Verlag im Rahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG das Kennzeichen „Thermomix“ hervorheben. Dem Verlag wurde dafür ein gewisser Gestaltungsspielraum im Rahmen der notwendigen Leistungsbestimmung zugesprochen. Bei der Gestaltung des Bestimmungshinweises sei entscheidend, dass sich die Verwendung des fremden Kennzeichens nicht als Hauptmerkmal des Bestimmungshinweises darstelle. Dies wurde vom OLG Köln vorliegend verneint. Der Blick des Lesers richte sich in erster Linie auf den im weißen Kreis in markanter Schriftgröße hervorgehobenen Titel des Buches, nicht auf den Begriff „Thermomix“.
IV. Darstellungsbeispiele
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Formulierungen, die von der Rechtsprechung im Hinblick auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG als zulässig bzw. unzulässig bewertet wurden.
1. Zulässige Darstellungsformen
- Ein Hersteller von Staubsaugerfiltertüten versah seine Produkte mit dem Aufdruck Filtertüte passend für VORWERK KOBOLD 130
- Ein Unternehmen, welches sich mit dem Tunen von Kraftfahrzeugen und dem Vertrieb von Kfz-Zubehör befasst, verwendet in einem Werbeprospekt die Formulierung:
„Seit mehr als zwölf Jahren entwickelt und produziert die J D GmbH hochwertiges Automobilzubehör für Fahrer der Marken VW, Audi und Seat. In diesem Markt gehört J D heute zu den führenden Anbietern weltweit und überzeugt jedes Jahr aus neue mit innovativen Produktideen und vollendetem Design.“
Diese Formulierung war zulässig, da nicht angenommen werden kann, dass durch die Verwendung der fremden Kennzeichen eine Fehlvorstellung über ein Handelsbeziehung zu den Inhabern der Kennzeichen entsteht (OLG München, Urteil vom 13.02.2003, Az. 29 U 3639/02).
2. Unzulässige Darstellungsformen
- Ein Hersteller von handbetriebenen Fettpressen nutzte in der Werbung das Logo eines Händlers für Fettkartuschen der Marke „LUBE-SHUTTLE“. In der Werbung bildete der Hersteller eine „LUBE-SHUTTLE“-Kartusche in der von ihm hergestellten Fettpresse ab. Lediglich in einer Fußnote befand sich die Klarstellung „eingetragene Marke der Fa. LUBE-SHUTTLE„.
Diese Darstellungsform wurde verboten, da in der Werbung keine ausdrückliche Klarstellung („passend für…„,“bestimmt für…„,“geeignet für …„) erfolgte, dass die Fettpressen für die „LUBE-SHUTTLE“-Kartuschen bestimmt oder verwendbar sind (OLG Frankfurt, Urteil vom 03.11.2016, Az. 6 U 63/16). - Ein Importeur von Kfz-Ersatzteilen verwendete auf den Produktverpackungen das Logo des Kfz-Herstellers, um auf die Bestimmung der Ersatzteile hinzuweisen. Das Logo befand sich auf der Verpackung unter dem Namen des Importeurs. Zusätze zur genauen Herkunft der Ersatzteile fehlten.
Dies wurde ebenfalls verboten, weil für eine zulässige Bestimmungsangabe im Sinne des § 23 Abs.1 Nr. 3 MarkenG erläuternde Zusätze wie „passend für…“ oder „geeignet für…“ erforderlich sind (OLG Hamburg, Urteil vom 05.12.2001, Az. 5 U 114/01). - Ein Anbieter von Ersatzteilen und Serviceleistungen für Baumaschinen der Marke „CAT“ bot seine Dienstleistungen unter der Domain www.cat-ersatzteile.de an. Diese Domainbezeichnung war unzulässig, da auch eine Nutzung des fremden Kennzeichens innerhalb des Internetauftritts ausreichend gewesen wäre (LG Düsseldorf, Urteil vom 19.07.2006, Az. 2a O 32/06).
- Ein Portal für Internetauktionen verwendete das Kennzeichen der Marke „JETTE“, obwohl über das Portal zum Zeitpunkt der Verwendung keine Produkte des Kennzeicheninhabers vertrieben wurden. In den Auflistungen von Markenartikeln hatte der Portalbetreiber u.a. die Angabe „Jette (0)“ (in der Unterkategorie „Markenschmuck“) verwendet, wodurch bei Eingabe des Markenbegriffs „JETTE“ in Internetsuchmaschinen die Website des Betreibers angezeigt wurde. Diese Markennutzung war nicht nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG gerechtfertigt, da bereits die generische Rubrikangabe „Markenschmuck“ zur Kundeninformation ausreichend gewesen wäre (OLG Hamburg, Urteil vom 21.06.2007, Az. 3 U 302/06).
V. Wettbewerbsrecht
Die obigen markenrechtlichen Grundsätze gelten sinngemäß auch auf wettbewerbsrechtlicher Ebene. So wurde beispielsweise die Bewerbung eines per 3D-Druck hergestellten Ersatzteils mit „Ersatz Dichtung passend für H. C.-Stopfen/ Spüle Spülbeckendichtung“ nicht als wettbewerbsrechtliche Irreführung angesehen, § 5 Abs. 2 Hs. 2 Nr. 1 UWG. Aus der Artikelbezeichnung gehe ausreichend deutlich hervor, dass es sich bei dem Ersatzteil um die Nachbildung eines herstellerunabhängigen Drittanbieters handele und nicht um einen Artikel des Originalherstellers (OLG Hamm, Beschluss vom 30.09.2024, Az. 4 W 33/24 – passende Ersatzteile).
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres Referendars Matthias Fridriszik erstellt.