Ansprüche wegen Markenverletzung setzen nach § 14 MarkenG eine Verletzungshandlung im geschäftlichen Verkehr voraus. Wir erklären, wie die Rechtsprechung mit dem Merkmal umgeht.
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Inhaltsübersicht
I. Indizien und Beurteilungskriterien der Rechtsprechung
1. Indizien
2. Beurteilungskriterien
a. Kommerzielle Tätigkeit muss positiv festgestellt werden
b. Was ist das erkennbare Handlungsziel?
c. Anknüpfungspunkt ist konkrete Benutzungshandlung
d. Abgrenzung zu Privatbereich, Wissenschaft, Politik + Amtshandeln
II. Verhältnis zum geschäftlichen Verkehr nach dem UWG
III. Prozessuale Darlegungs- und Beweislast
IV. Problemfall Internetplattformen
V. Beispiele
1. Handel auf eBay: Privatverkauf oder Gewerbe?
2. Veränderungen an Markenware durch Privatperson
3. (Noch) keine kommerzielle Tätigkeit von EU-Kommission
VI. Schnellübersicht
I. Indizien und Beurteilungskriterien der Rechtsprechung
Eine Marke wird im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung
„im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt“ (BGH, Urteil vom 17.10.2018, Az. I ZR 136/17 – Tork; vgl. auch EuGH, Urteil vom 23.03.2010, Az. C-236/08 bis C-238/08 – Google und Google France).
Um eine Abgrenzung vornehmen zu können, hat die Rechtsprechung Indizien und Beurteilungskriterien entwickelt.
Beurteilungskriterien gelten allgemein und sind immer zu beachten. Auf sie muss in jedem Fall eingegangen werden. Indizien sollen eine Anwendung der Beurteilungskriterien auf den konkreten Fall erleichtern, indem sie für bestimmte Fallkonstellationen ein Ergebnis nahelegen. Indizien sind nicht allgemeingültig und können im Einzelfall widerlegt werden. Das bedeutet, dass sie weniger Begründungsaufwand auslösen als sonst nötig, während zur Begründung eines gegenteiligen Ergebnisses erhöhter Aufwand erforderlich ist.
Praxistipp: Ist im Streitfall fraglich, ob die Verletzungshandlung im geschäftlichen Verkehr begangen wurde, sollte im ersten Schritt geprüft werden, ob ein Indiz für eine geschäftliche Handlung spricht. Trifft das zu, müssen anschließend dennoch stets die Beurteilungskriterien geprüft werden. Bestätigt sich hiernach das indizierte Ergebnis, muss es nicht weiter begründet werden. Ergibt sich anhand der Beurteilungskriterien dagegen eine Widerlegung des indizierten Ergebnisses, muss besonders eingehend begründet werden.
1. Indizien
Um die Prüfung des Vorliegens einer Handlung im geschäftlichen Verkehr zu erleichtern, wird in bestimmten Fallkonstellationen dessen Vorliegen bzw. Nichtvorliegen vermutet. Bestimmte Fallkonstellationen indizieren das Vorliegen einer Handlung im geschäftlichen Verkehr:
- Eine eigene Markenanmeldung indiziert die Absicht zur geschäftlichen Benutzung. Die Markenanmeldung an sich ist im Regelfall eine Handlung im geschäftlichen Verkehr (vgl. BGH, Urteil vom 13.03.2008, Az. I ZR 151/05 – Metrosex), was die Vermutung begründet, dass damit zusammenhängende Handlungen ebenfalls im geschäftlichen Verkehr erfolgen.
- Der Verkauf einer Ware ist ein Indiz für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr, wenn der Verkäufer wiederholt mit gleichartigen Gegenständen handelt, insbesondere Neuware (OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm; BGH, Urteil vom 11.03.2004, Az. I ZR 304/01 – Internet-Versteigerung I).
- Ebenfalls ein Indiz für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr ist es, wenn der Benutzer auch ansonsten gewerblich tätig ist (OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm; BGH, Urteil vom 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III).
- Auch wenn ein Anbieter zum Kauf angebotene Produkte erst kurz zuvor erworben hat, spricht dies für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr (BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips).
2. Beurteilungskriterien
Zur Einstufung, ob eine Zeichennutzung im geschäftlichen Verkehr erfolgt ist, hat die Rechtsprechung folgende allgemeine Kriterien entwickelt.
a. Kommerzielle Tätigkeit muss positiv festgestellt werden
Im Interesse des Markenschutzes sind keine hohen Anforderungen an eine Handlung im geschäftlichen Verkehr zu stellen. Das Vorliegen muss aber positiv festgestellt werden, eine bloße Vermutung genügt nicht (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm; BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips).
b. Was ist das erkennbare Handlungsziel?
Entscheidend ist die nach außen tretende Zielrichtung des Handelnden (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm; BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips). Sie muss darauf schließen lassen, dass die Handlung der Förderung eines beliebigen eigenen oder fremden Geschäftszwecks dient (vgl. BGH, Urteil vom 13.11.2003, Az. I ZR 103/01 – GeDIOS). Einem Geschäftszweck dienen können nicht nur Handlungen zum Absatz eigener Produkte, sondern auch Nachfragehandlungen (Erwerb fremder Produkte). Nicht erforderlich sind Gewinnabsicht, Entgeltlichkeit oder ein Wettbewerbsverhältnis (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rn. 73).
c. Anknüpfungspunkt ist konkrete Benutzungshandlung
Rechtlich beurteilt wird in erster Linie die konkrete Benutzungshandlung (BeckOK MarkenR/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 63). Aus der Person des Benutzers und seinen vorherigen Handlungen können sich aber (widerlegbare) Vermutungen für die konkret betroffene Handlung ergeben.
d. Abgrenzung zu privaten, wissenschaftlichen, politischen und amtlichen Zwecken
Abzugrenzen ist das Handeln im geschäftlichen Verkehr vor allem zu Handlungen, die dem Privatbereich zuzuordnen sind. Daneben stellen auch Handlungen, die ausschließlich wissenschaftlichen, politischen oder amtlichen Zwecken dienen, im markenrechtlichen Verständnis kein Handeln im geschäftlichen Verkehr dar (vgl. BGH, Urteil vom 13.11.2003, Az. I ZR 103/01 – GeDIOS).
Privatbereich, Wissenschaft, Politik und Amtshandeln bilden damit die Gegenpole zum Geschäftsverkehr, der für die Anwendbarkeit von § 14 MarkenG erforderlich ist.
II. Verhältnis zum geschäftlichen Verkehr nach dem UWG
Die Formulierung „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ erinnert an die wettbewerbsrechtliche Tatbestandsvoraussetzung der „geschäftlichen Handlung“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG.
Für das Verhältnis von geschäftlicher Handlung nach dem UWG und Benutzung im geschäftlichen Verkehr nach dem MarkenG gilt: Alle dem UWG unterfallenden geschäftlichen Handlungen stellen ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nach dem MarkenG dar (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG Kommentar, 3. Auflage, § 14 Rn. 67).
Abweichend vom UWG können nach dem Markengesetz auch rein betriebsinterne Maßnahmen Verletzungshandlungen darstellen, wenn diese als Beispiele in § 14 Abs. 3 und 4 MarkenG genannt werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 25.05.2004, Az. I-20 U 62/03 – Atlas).
Beispiel: Nach § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG stellt der bloße Besitz von gekennzeichneten Waren zum Zwecke des Inverkehrbringens oder Anbietens dieser Waren eine durch den Markeninhaber untersagbare Handlung dar. Der Besitz der gekennzeichneten Ware ist grundsätzlich eine rein betriebsinterne Tatsache. Wegen der Nennung in § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG gilt er nach dem Willen des Gesetzgebers trotzdem als Handlung im geschäftlichen Verkehr im Sinne von § 14 MarkenG, wenn der Besitz einem späteren Inverkehrbringen dient.
III. Prozessuale Darlegungs- und Beweislast
Weil das Handeln im geschäftlichen Verkehr eine Tatbestandsvoraussetzung für den Anspruch aus § 14 MarkenG ist, liegen Darlegungslast und Beweislast im Grundsatz beim Gläubiger / Kläger als Anspruchsteller.
Allerdings kann den Beklagten eine sekundäre Darlegungslast treffen (vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm; BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips). Hintergrund ist, dass es für den Kläger im Einzelfall schwierig sein kann, die genauen Umstände der Benutzungshandlung festzustellen. Wenn der Kläger zumindest darlegen kann, dass aus seiner Perspektive Anhaltspunkte für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr vorliegen, muss der Beklagte wiederum darlegen, wieso er beispielsweise rein privat gehandelt hat.
Beispiel: Ein Anbieter vertrieb auf eBay Rolex-Uhren, die teilweise gefälscht waren. Die Kläger konnten durch Hinweis auf 26 bzw. 75 „Feedbacks“ zu früheren Auktionen des Anbieters darlegen, dass dieser häufig derartige Verkäufe durchführte und lieferten dadurch ein Indiz für eine Handlung im geschäftlichen Verkehr. Weil sie keine weitergehende Kenntnis zu den Umständen des Handelns des Anbieters hatten und den Sachverhalt nicht weiter aufklären konnten, es dem Anbieter aber ohne weiteres möglich war, die Umstände aufzuklären, traf ihn eine sekundäre Darlegungslast (BGH, Urteil vom 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III).
IV. Problemfall Internetplattformen
Eine häufig zu Streitigkeiten führende Benutzungsform ist der Verkauf von Markenware auf Internetportalen bzw. Plattformen. Allein dadurch, dass Waren über das Internet einer Vielzahl von Personen zum Kauf angeboten werden, wird der private Bereich nicht verlassen, da Plattformen wie eBay und Amazon genau dies jeder Privatperson ermöglichen. Es kommt daher auf eine Gesamtschau aller Umstände an.
Entscheidend sind insbesondere:
- Umfang und Häufigkeit der Verkäufe (vgl. EuGH, Urteil vom 12.07.2011, Az. C-324/09 – L’Oréal/eBay). Eine besondere Rolle spielt das wiederholte Handeln mit gleichartigen und neuen Gegenständen, das ein Indiz für eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr darstellt.
- Anzahl an Verkäuferbewertungen: Der BGH sieht bei mehr als 25 Bewertungen ein Indiz für ein gewerbliches Handeln und damit eine Benutzung (BGH, Urteil vom 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III).
- Verwendung von AGB und Widerrufsbelehrung (vgl. BGH, Urteil vom 30.04.2008, Az. I ZR 73/05 – Internet-Versteigerung III).
- Art der Produkte: Ein gewerbliches Handeln liegt ebenfalls nahe, wenn es um Produkte geht, die in der Regel nicht von Privatleuten verkauft werden wie z.B. Medikamente (BeckOK MarkenR/Mielke, § 14 MarkenG Rn. 67).
V. Beispiele
1. Handel auf eBay: Privatverkauf oder Gewerbe?
Die Beklagte bot auf eBay innerhalb eines Monats insgesamt 51 Waren und ein halbes Jahr später weitere 40 Artikel zum Verkauf an. Zu den angebotenen Produkten gehörten vier Schmuckstücke, die die Beklagte jeweils unter der Bezeichnung „edle Givenchy Ohrclips a la cartier“ zur Auktion stellte. Drei Angebote waren in der Kategorie „Uhren & Schmuck: Markenschmuck: Cartier“ gelistet. Cartier sah im Angebot der vier Schmuckstücke eine Markenverletzung und machte geltend, die Beklagte habe bei den Angeboten im geschäftlichen Verkehr gehandelt. Die Beklagte verteidigte sich damit, die beworbenen Schmuckstücke seien gebrauchte Artikel aus ihrem privaten Besitz gewesen. Einen großen Teil der übrigen Produkte habe sie für Freunde angeboten.
Der BGH erkannte mehrere Indizien für eine Handlung im geschäftlichen Verkehr: Die Beklagte habe wiederholt mit gleichartigen und neuen Gegenständen gehandelt, die sie erst kurz zuvor erworben habe. Anschließend nahm er eine Prüfung im Einzelfall nach den gängigen Beurteilungskriterien vor: Die Beklagte habe innerhalb eines halben Jahres insgesamt 91 Artikel zum Verkauf gestellt. Dass die angebotenen Waren alle aus dem Modebereich stammten, lege ein Handeln im geschäftlichen Verkehr nahe. Zudem habe die Beklagte bereits mehr als 66 Rezensionen als Verkäuferin erhalten. Dass sie dazu noch Gegenstände für Dritte vertrieb, entspricht typischerweise auch einer geschäftlichen Tätigkeit. In Zusammenschau bejahte der BGH daher ein Handeln im geschäftlichen Verkehr (BGH, Urteil vom 04.12.2008, Az. I ZR 3/06 – Ohrclips).
Der Beklagte betrieb auf eBay einen Onlineshop für Film-Fanartikel und war dort als gewerblicher Verkäufer registriert. Über seinen Account bot er einen Schutzhelm unter der Überschrift „Replica-Helm Integralhelm“ an, der mit einem als Marke geschützten Namen eines verstorbenen Rennfahrers gekennzeichnet und als „neu“ bezeichnet wurde. Hiergegen wandte sich der Markeninhaber. Der Beklagte wandte ein, er habe den Helm privat angeschafft und privat weiterverkauft.
Das OLG wies zunächst auf mehrere vorliegende Indizien für eine Handlung im geschäftlichen Verkehr hin: Der Beklagte handele nicht nur in der angegriffenen Auktion, sondern auch sonst gewerblich auf eBay, und zwar wiederholt mit gleichartigen und neuen Gegenständen. Das Angebot sei von der Aufmachung her von einem typischen gewerblichen Onlineangebot nicht zu unterscheiden, insbesondere sei eine Umsatzsteuer- und Identifikationssteuer angegeben und eine Widerrufsbelehrung angefügt worden. Die Auktion sei nicht als „Privatverkauf“ ausgezeichnet. Auch passe der Helm noch in die Kategorie Fanartikel, weil er nach einem ehemaligen berühmten Rennfahrer benannt sei. Dass der Beklagte seinen Angaben nach den Helm privat genutzt habe, sei unerheblich, weil dies nicht nach außen erkennbar war. Vielmehr sei nach außen ein gewerbliches Handeln erkennbar. Anders als zuvor das Landgericht bejahte das Oberlandesgericht daher eine Handlung im geschäftlichen Verkehr (OLG Frankfurt, Urteil vom 11.04.2019, Az. 6 U 121/18 – Replica-Integralhelm).
2. Veränderungen an Markenware durch Privatperson
Der Kläger hatte eine Rolex-Uhr bei Rolex zur Reparatur eingesendet. Rolex behielt die Uhr aber zurück, weil der Kläger an der Uhr eine Reihe von Veränderungen hatte vornehmen lassen. Unter anderem wurde das Ziffernblatt mit Diamanten bestückt und das als Marke geschützte Rolex-Zeichen wurde auf dem Ziffernglas angebracht. Dadurch ähnelte die Uhr nun einem doppelt so teuren Modell. Rolex verweigerte die Herausgabe u.a. mit der Begründung, durch die Veränderungen sei ihr Markenrecht verletzt worden.
Der BGH stellte zunächst fest, dass grundsätzlich keine hohen Anforderungen an den Begriff des geschäftlichen Verkehrs bestehen. Jedoch gehöre die Art sich zu kleiden zum privaten Bereich eines jeden Menschen. Wer sich mit hochwertiger Markenware oder Luxusgegenständen schmücke, möge mit einer Steigerung seines Ansehens in der Öffentlichkeit und bei geschäftlichen Kontakten rechnen. Die Art seines Auftretens bleibe aber seine persönliche Note. Wer Markenware trage, werde damit nicht selbst zu einem der Bestimmung des Markeninhabers unterworfenen Objekt. Eine andere Beurteilung könne aber bei solchen Personen gegeben sein, die sich aus kommerziellen Gründen zum Tragen bestimmter Markenwaren verpflichten und insoweit auf ihr persönliches Selbstbestimmungsrecht verzichtet haben. Da dies in dem konkreten Fall jedoch nicht einschlägig war, waren die Veränderungen keine Handlungen im geschäftlichen Verkehr. Rolex musste die Uhr deshalb herausgeben (BGH, Urteil vom12.02.1998, Az. I ZR 241/95 – Rolex-Uhr mit Diamanten).
3. (Noch) keine kommerzielle Tätigkeit von EU-Kommission
Die EU-Kommission gründete ein Unternehmen mit dem Namen „Galileo“, um ein weltweites Satellitensystems zur Satellitennavigation und Positionsbestimmung zu schaffen (vergleichbar mit GPS). An dem Unternehmen konnten sich auch private Geldgeber beteiligen, wobei das Unternehmen zunächst nur in der Forschung und nicht kommerziell tätig sein sollte. Zudem meldete die Kommission eine Wort-/Bildmarke mit dem Wortbestandteil „Galileo“ an.
Gegen diese Anmeldung legte das private Unternehmen „Galileo International LLC“, das u.a. Inhaber der Wortmarke „Galileo“ für Flug- und Reisedienstleistungen war, Widerspruch ein und erhob zudem Klage auf Unterlassung der Verwendung des Wortes „Galileo“. Zur Begründung trug Galileo International vor, die EU-Kommission verwende das Wort „Galileo“ in einem kommerziellen Kontext, was die bestehenden Markenrechte verletze.
Das EuG stellte fest, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zwar ein Indiz dafür sei, dass der Anmelder eine Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr ausübe. Dies sei im Einzelfall aber widerlegt, weil die Kommission keine Waren und Dienstleistungen auf dem Markt anbiete, sondern sich nur in der Forschungsphase befinde. Da es keine Konkurrenten auf dem Gebiet gäbe, sei ihr Handeln noch nicht geschäftlich. Die Forschungsphase müsse von einer etwaigen späteren Phase einer wirtschaftlichen Nutzung der Forschungsergebnisse unterschieden werden (EuG, Urteil vom 10.05.2006, Az. T-279/03 – Galileo).
VI. Schnellübersicht
Hinweis: Dieser Beitrag wurde unter Mitwirkung unseres wissenschaftlichen Mitarbeiters Felix Wichert erstellt.