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Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung und Anwaltshaftung

Recht und Kosten in der Abwägung.

Bei einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung haftet der abmahnende Rechtsanwalt normalerweise nicht persönlich auf Erstattung der gegnerischen Anwaltskosten (OLG Frankfurt a.M., Urteil vom 08.11.2012, Az. 6 U 161/11).

FAQ und Tipps: Alles Wichtige zur Markenanmeldung

Bei unberechtigter Schutzrechtsverwarnung haftet Abmahner für gegnerische Anwaltskosten

Eine Abmahnung, die sich auf ein Schutzrecht stützt (z.B. Marke, Patent, Gebrauchsmuster oder eingetragenen Design), nennt man Schutzrechtsverwarnung. Stellt sich eine Schutzrechtsverwarnung als unberechtigt heraus, haftet der Schutzrechtsinhaber dem Abgemahnten wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb (§§ 823, 1004 BGB) auf Ersatz der durch die Abmahnung veranlassten anwaltlichen Verteidigungskosten (BGH, Urteil vom 01.12.2015, Az. X ZR 170/12Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung II; BGH, Beschluss vom 15.07.2005 – GSZ 1/04).

Beispiel

Ein Markeninhaber mahnt seinen Konkurrenten wegen einer Markenverletzung ab. Auf die Löschungsklage des Konkurrenten wird die Marke wegen Vorliegens eines absoluten Schutzhindernisses gelöscht.

In einem solchen Fall muss der (ehemalige) Schutzrechtsinhaber dem Abgemahnten z.B. die zur Verteidigung gegen die Abmahnung aufgewendeten Anwaltskosten ersetzen. Die Rechtswidrigkeit einer Schutzrechtsverwarnung kann wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis nicht per einstweiliger Verfügung, sondern nur in einem Hauptsacheverfahren festgestellt werden. Richtige Maßnahme ist eine negative Feststellungsklage (KG Berlin, Beschluss vom 18.10.2016, Az. 5 W 201/16).

Die Grundsätze zur unberechtigten Schutzrechtsabmahnung lassen sich nicht auf unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnungen übertragen (OLG Köln, Urteil vom 10.08.2012, Az. 6 U 17/12). Nur bei Abmahnungen aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz (§ 4 Nr. 3 UWG, früher § 4 Nr. 9 UWG) ist umstritten, ob sie wie Schutzrechtsabmahnungen zu behandeln sind.

Als Alternative zu einer Schutzrechtsverwarnung kann sich in bestimmten Fällen der Versand einer Berechtigungsanfrage anbieten, bei der kein Schadensersatzrisiko besteht.

OLG Frankfurt: Abmahnender Rechtsanwalt haftet nicht persönlich

Der die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aussprechende Rechtsanwalt haftet dem Abgemahnten dagegen grundsätzlich nicht persönlich auf Erstattung seiner Anwaltskosten, da er außerhalb des konkreten Interessenkonflikts zwischen seinem Mandanten und dem Abgemahnten steht. Er trifft nicht die Entscheidung darüber, ob die Schutzrechtsverwarnung ausgesprochen wird, sondern berät seinen Mandanten nur bei dessen Entscheidung, bei der dieser unter Umständen zugunsten unternehmerischer Belange auch gewisse Risiken bewusst eingeht, und setzt diese gegebenenfalls um. Ebenso wenig profitiert der Anwalt von einer Durchsetzung der Ansprüche aus dem Schutzrecht; denn seine Vergütung erhält er unabhängig davon. Das mit der Verwarnung verbundene Risiko ist wirtschaftlich dem Bereich des Mandanten und nicht des Anwalts zuzuordnen.

Als mögliche Ausnahmen von diesem Grundsatz nennt das Oberlandesgericht eine Abmahnung ohne Auftrag des Schutzrechtsinhabers oder bewusste Kenntnis der fehlenden Berechtigung. In derartigen Ausnahmenfällen haftet der Anwalt persönlich (neben dem Schutzrechtsinhaber).

Andere Maßstäbe bei wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen

In der Entscheidung „Kinderhochstühle im Internet“ hat der BGH entschieden, dass die Grundsätze über die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nach § 823 Abs. 1 BGB (BGH, Beschluss vom 15.07.2005 – GSZ 1/04, BGHZ 164, 1 – Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung) auf die unberechtigte wettbewerbsrechtliche Abmahnung nicht übertragbar sind (BGH, Urteil vom 22.07.2010, Az. I ZR 139/08). Der Gegner einer unberechtigten wettbewerbsrechtlichen Abmahnung könne diese ohne größere Risiken unbeachtet lassen, weil mit der wettbewerbsrechtlichen Abmahnung die mit der Schutzrechtsverwarnung typischerweise verbundenen weitreichenden Beeinträchtigungen regelmäßig nicht einhergehen.

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Autor:

ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz mit Sitz in Mainz. Folge Niklas bei Twitter. Du findest ihn auch bei Facebook.

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